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| 事件 |
平成
23年
(行ケ)
10405号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2012/09/19 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
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判例全文
平成２４年９月１９日判決言渡 平成２３年(行ケ)第１０４０５号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２４年７月２日 判 決 原 告 Ｘ 被 告 特 許 庁 長 官 指定代理人 長 島 和 子 東 治 企 石 川 好 文 田 村 正 明 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の求めた判決 特許庁が不服２０１０−２３０２９号事件について平成２３年１０月１７日にし た審決を取り消す。 第２ 事案の概要 本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，容易想到性であ る。 １ 特許庁における手続の経緯 原告は，名称を「落ちない栞」とする発明についての平成１８年３月３日の特許 出願（特願２００６−１００１３５，優先権主張：平成１７年３月１３日，同年８ 月３０日，同年９月２０日，同年１１月８日，平成１８年２月１７日）の一部を， 平成２１年１１月１８日，新たな特許出願（特願２００９−２７８９０２，甲１） とし，平成２２年３月２５日付けの手続補正（甲２）及び同年６月２１日付けの手 続補正（甲３）をしたが，同年７月２３日付けで，同年６月２１日付けの補正を却 下する決定（甲４）及び拒絶査定（甲５）を受けたので，同年９月２４日，不服の 審判（不服２０１０−２３０２９号，甲６）を請求するとともに手続補正（本件補 正。甲７）をした。特許庁は，平成２３年１０月１７日，本件補正を却下した上で， 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１１月６ 日，原告に送達された。 ２ 本願発明の要旨 (1) 本件補正によるもの（補正発明，甲７。下線は，補正箇所を明示するため に付した。） 【請求項１】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と，前記栞本体は前記折山により二分 された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え，前記栞本体は前記縦長状の 栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を 有し，前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用 され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可 能であることを特徴とする栞。 (2) 本件補正前のもの（補正前発明。平成２２年３月２５日付け手続補正書（甲 ２）記載のもの） 【請求項１】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と，前記折山により二分された一方の 面の内側に取り付けられたヒモとを備え，前記折山の頂部には穴を有し，前記ヒモ は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使 用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用 可能であることを特徴とする栞。 【請求項２】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と，前記折山により二分された一方の 面の内側に取り付けられたヒモとを備え，前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長 の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し，前記ヒモ は前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページ の隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを 特徴とする栞。 ３ 審決の理由の要点 (1) 審決は，「補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載の事 項及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるか ら，特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができ ない。」，「補正前発明も，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載の事項及 び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。」と判断した。 (2) 上記判断に際し，審決が認定した刊行物１（実願昭５８−１１８５１号（実 開昭５９−１１８５６２号）のマイクロフィルム，甲１０）に記載された発明（引 用発明），刊行物２（実願昭６２−１９１４９９号（実開平１−９５３７２号）の マイクロフィルム，甲１１）に記載の事項，補正発明と引用発明との一致点及び相 違点並びに相違点に対する判断，補正前発明と引用発明との対比・判断は，以下の とおりである。 ア 引用発明 短延面（２）と長延面（３）からなり，短延面（２）の先端部（４）が長延面に 接触するよう，やや弾性を有した合成樹脂素材平板をＵ字型に変形させ，湾曲部の ほぼ中央を通して本体部分の内外両側にひも（５）を配し，長延面（３）のＵ字型 変形内側面上端部にひも（５）を固着したしおりカードであって， これを使用する時は，書籍等の表紙に短延面（２）と長延面（３）によりはさみ 込み，ひも（５）を再読する頁にはさみ込み， 今までのようにしおりが本から落脱することもない しおりカード。 イ 刊行物２に記載の事項 本からの脱落を図り，本の頁を挟むしおりにおいて，縦長状の本体を折り曲げて ２つ折りにすること ウ 補正発明と引用発明との一致点及び相違点 (ｱ) 一致点 曲げ部を有する栞本体と，前記栞本体は曲げ部により二分された一方の面の内側 に取り付けられたヒモとを備え，前記栞本体は曲げ部に設けられた穴を有し，前記 ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のペ ージの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能である 栞。 (ｲ) 相違点１ 栞本体に関し，補正発明は「折山を有する折り曲げ可能な縦長状の」及び「折山 により」二分され，と特定されているのに対し，引用発明は，湾曲部を有し，湾曲 部で短延面（２）と長延面（３）が区分されているものの，補正発明のように折山 を有するものとはいえず，折り曲げ可能な縦長状のものともいえない点。 (ｳ) 相違点２ 穴の位置に関し，補正発明は「縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に 偏った部分の折山の頂部」と特定されているのに対し，引用発明の穴の位置は，補 正発明のような位置ではない点。 エ 相違点の判断 引用発明は「使用する時は，書籍等の表紙に短延面（２）と長延面（３）によりは さみ込み」，「今までのようにしおりが本から落脱することもない」ものであるが， 合成樹脂素材平板をＵ字型に変形させているので，製造の際に変形させるための装置 を要するものである。しおり本体を簡単にしかも安価に製造することは自明の課題で あるから，本からの脱落を図り，本の頁を挟むしおりに関する刊行物２に記載の事項 を引用発明の本体部分に適用し，縦長状の本体を折り曲げて２つ折りにすることは， 当業者が容易になし得る程度のことである。 刊行物２に記載の事項を適用した引用発明の栞本体は，折山を有する折り曲げ可能 な縦長状のものとなり，折山により二分されたものとなり，折山の頂部に穴を有する ものとなる。 縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分にヒモを取り付け，従 来の本に固着されたヒモと同様に使用できる栞は，本願の優先権主張日前に周知であ る（以下「周知技術」という。例．実願昭６０−８４６５６号（実開昭６１−２００ ２７１号）のマイクロフィルム（甲１２），実願昭６２−２０３３３号（実開昭６３ −１２８０５７号）のマイクロフィルム（甲１３））。 引用発明において，ヒモの位置をどこにするかは，適宜選択し得ることであり，従 来の本に固着されたヒモと同様に使用できるようにするべく，引用発明に上記周知技 術を適用して，縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分にヒモを 取り付けることは当業者が容易になし得る程度のことであり，そうすると，穴の位置 は，縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分となる。 以上のとおりであるから，補正発明の相違点１及び２に係る構成は，刊行物１に記 載された発明，刊行物２に記載の事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到す ることができたものであり，それにより得られる効果も当業者が予測できる範囲のも のである。 したがって，補正発明は，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載の事項及び 周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許 法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないもの である。 オ 補正前発明と引用発明との対比・判断 補正前発明は，補正発明の穴の設けられた位置についての限定事項である「折山の 頂部」との構成を「折山近傍」と拡張したものである。 そうすると，補正前発明の発明を特定する事項を全て含み，さらなる限定を付加し たものに相当する補正発明が，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載の事項及 び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，補 正前発明も，同様の理由により，刊行物１に記載された発明，刊行物２に記載の事項 及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 第３ 原告主張の審決取消事由 １ 取消事由１（補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定についての誤 り） (1) 補正発明と引用発明は「発明目的」が異なる。補正発明は「逆Ｖ字型構造」 による「密着内蔵仕様」（栞本体の内側の面同士が密着でき，本本体の内部で使用 する仕様）であるのに対し，引用発明は「Ｕ字型構造」による「外付け仕様」（本 の表紙に取り付ける仕様）であるから，審決が，引用発明の「本体部分」，「長延 面（３）のＵ字型変形内側面」，「しおりカード｣は，補正発明の｢栞本体｣，｢一方 の面の内側｣，｢栞｣に相当すると認定した点は誤りである。 (2) 補正発明と引用発明は「発明目的」が異なるから，審決が，引用発明の「湾 曲部」と補正発明の「折山」は，いずれも「曲げ部」の点で共通すると認定した点 は誤りである。 (3) 補正発明は「折山」により明確に二分されているのに対し，引用発明は「Ｕ 字型」であり，区切り目により明確に区分することができないものであるから，審 決が，「栞本体は曲げ部により二分された」点で共通すると認定した点は誤りであ る。 (4) 補正発明は「剥離作用」が生じないのに対し，引用発明は「剥離作用」が 生じるものであるから，審決が，「一方の面の内側に取り付けられたヒモを備えた もの」といえると認定した点は誤りである。 (5) 補正発明と引用発明は「発明目的」が異なり，「折山」と「湾曲部」との 相違，「剥離作用」の相違があるから，審決が，「曲げ部に設けられた穴を有し」 という点で共通すると認定した点は誤りである。 (6) 引用発明と補正発明は，「外付け仕様と内蔵密着仕様」，「Ｕ字型構造と 平面となる折山構造」，「Ｕ字型の頭頂部と折り目により平らなものとなる折山」， 「ひもの剥離作用構造とヒモが剥離しない構造」の点で相違しているのにもかかわ らず，審決は，補正発明と引用発明との一致点を「曲げ部を有する栞本体と，前記 栞本体は曲げ部により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え， 前記栞本体は曲げ部に設けられた穴を有し，前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫 通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部 から下部に向かって挿入されて使用可能である栞。」と認定した。補正発明と引用 発明との一致点は，審決が認定した一致点のうち，同様の目的を達成するヒモ部分 を表現する「本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入され て使用可能である栞。」の部分だけであり，審決が，「曲げ部を有する栞本体と， 前記栞本体は曲げ部により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備 え，前記栞本体は曲げ部に設けられた穴を有し，」の部分を「一致点」と認定した のは誤りである。 ２ 取消事由２（補正発明と引用発明との相違点の看過） 補正発明と引用発明の相違点は，審決が認定した相違点１及び相違点２のみでは なく，以下の点も相違点である。 (1) 引用発明の本体はＵ字型の頭頂部であるのに対し，補正発明の本体は逆Ｖ 字型の頭頂部である点 (2) 引用発明の本体はＵ字型の空間があるので密着することはないのに対し， 補正発明の本体は折り目を境に密着できる点 (3) 引用発明はＵ字型の頭頂部の穴を通してＵ字型内側面にひもを固着したの に対し，補正発明は折山の頂部の穴を貫通して折山の内側の面にひもが取り付けら れる点 (4) 引用発明は剥離作用があるのに対し，補正発明は剥離作用がない点 (5) 引用発明は本本体外に装着して使用されることを目的としているのに対 し，補正発明は本本体の内部に使用することを目的としている点 (6) 引用発明は本本体に密着せず，強力なはさみ込み力を有しているのに対し， 補正発明は本本体内部に密着内臓され，はさみ込み力は大変小さい点 (7) 引用発明は，はさみ込み力が大きいため，強力な突破力による進入力が必 要で，ひもの固着部に影響を与えるのに対し，補正発明は単に掛けるだけである点 (8) 引用発明は，以下の３つの欠陥を有しているのに対し，補正発明は欠陥を 克服して以下の４つの進歩性を有している点 ＜３つの欠陥＞ @ 穴方向から固着部に作用するひもの剥離作用 A 長延面（３）と短延面（２）による強力なはさみ込み力を突破するため に書籍等の表紙を強力に押しつけなければならず，ひもの固着部を直撃して剥離あ るいは断絶力として作用する。 B 強力な張力のあるひもを必要し，その強力な張力のあるひもは，本のペ ージを引き裂く。 ＜４つの進歩性＞ @ ヒモの固着部に強力な接着力を要しない。 A ヒモに係る外力が，ヒモの固着部に剥離作用として作用しない。 B ヒモの固着部に強力な接着力を要しないため，ヒモに強力な張力のある ものを必要としない。 C 折山によって単に掛けることのみで，落ちない栞を実現した。 ３ 取消事由３（補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り） (1) 引用発明は剥離作用があるのに対し，補正発明は剥離作用がない。また， 強力なはさみ込み力がある引用発明を見た当業者は，引用発明に刊行物２や周知技 術を適用しようと思い至らない。 (2) 補正発明は，長いヒモの大部分を穴のホルダーあるいはストッパー機能に より折山内部構造内に収納でき，ヒモの一端の極一部分のみを折山頂部外に出すこ とによりまるで一枚の栞の様な形態を呈し，従来の１枚の栞のように取扱うことを 可能とする栞であり，これは発明の詳細な説明の記載から把握できる効果であるの に，審決が，本件明細書等の記載から把握できず，自明でもない効果であると判断 した点は誤りである。 第４ 被告の反論 １ 取消事由１（補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定についての誤 り）に対して (1) 原告の主張は，@補正発明が「密着内蔵仕様」（栞本体の内側の面同士が 密着でき，本本体の内部で使用するもの）であるのに対し，引用発明が「外付け仕 様」（本の表紙に取り付けるもの）である点，A補正発明が「折山」を有する「逆 Ｖ字型構造」であり，「折山」により明確に二分されているのに対し，引用発明は 「湾曲部」を有する「Ｕ字型構造」であり，「湾曲部」により明確に区分すること ができない点，B補正発明は「剥離作用」が生じないのに対し，引用発明は「剥離 作用」が生じる点，以上の点で相違するのに対し，審決は，この点を看過し，一致 点及び相違点を認定したので誤りであるということに帰着する。 (2) 審決は，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を補正 発明と認定し，補正発明と引用発明の構成について比較し，一致点と相違点を導き 出し，相違点に係る構成が容易に想到し得るか否かを検討し，引用発明に相違点に 係る構成を加えた発明が，当業者が予測し得ないような格別の作用効果を奏するか 否かを検討するという手法で進歩性を判断している。特許請求の範囲には，原告が 主張する本本体の内部で使用することや剥離作用の記載はないから，このような点 を相違点として挙げていないからといって，審決の手法が違法であるとはいえない。 (3) 原告が主張する上記(1)@について 原告は，補正発明が「密着内蔵仕様」であると主張しているが，本件補正後の請 求項１の記載は，第２事案の概要２(1)記載のとおりであって，「密着内蔵仕様」と いう記載はなく，本願明細書（甲１４）の段落【０００７】に「図１３及び図１４ でも解るように本本体の表紙に掛けて使用可能」と記載されていることからも，補 正発明は，本本体の内部で使用すると限定されているものではない。したがって， 原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。 また，引用発明は「使用する時は，書籍等の表紙に短延面（２）と長延面（３） によりはさみ込」むものであるが，本本体を挟むことが不可能なものではないし， 補正発明も引用発明も栞本体を本の紙葉の上辺に掛けておいて，ヒモを本のページ の間に挟んで使用するという基本的な使い方において異なるものではない。書籍等 の表紙を挟み込むように引用発明を使用した場合であっても，表紙と本本体の間に 引用発明の短延面（２）と長延面（３）のいずれかが挟まれることになり，表紙と 本本体の間に挟まれた短延面（２）と長延面（３）のいずれかは，本本体の内部で 使用した場合の補正発明の栞本体と同様に，本に挟持され，短延面（２）と長延面 （３）の間の湾曲部は，補正発明の折山と同様に，本の紙葉の上辺に掛かり，下方 への落下を防止するものである。審決は，同様な機能を有するもの同士の構成を対 比して，一致点と相違点を抽出しているのであるから，審決の一致点と相違点の認 定に誤りはない。 (4) 原告が主張する上記(1)Aについて 引用発明には「長延面（３）」と「短延面（２）」の異なる用語が用いられてお り，２つの面がはっきり認識されている。２つの平面状部位を連結し，本の紙葉の 上辺に掛かる部位であることに着目して，審決は，引用発明の「湾曲部」と，補正 発明の「折山」は，「曲げ部」の点で共通すると認定したのであって，「湾曲」と 「折り」との違いを認識し，相違点１として抽出し，その点の判断は示しているか ら，審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。 (5) 原告が主張する上記(1)Bについて 「剥離作用」については，本件補正後の請求項１には記載されておらず，発明の 詳細な説明にも記載されていない。審決は，補正発明と引用発明の構成について上 記(2)のとおり比較し，一致点と相違点を導き出しているのであって，「剥離作用」 については，効果として把握し，「２（４）判断」の「＜上記ｂについて＞」で判 断している。 したがって，審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。 ２ 取消事由２（補正発明と引用発明との相違点の看過）に対して (1) 上記１(2)で述べたとおり，審決は，本件補正後の特許請求の範囲の請求項 １に記載された発明を補正発明と認定し，補正発明と引用発明の構成について比較 し，一致点と相違点を導き出し，相違点に係る構成が容易に想到し得るか否かを検 討し，引用発明に相違点に係る構成を加えた発明が，当業者が予測し得ないような 格別の作用効果を奏するか否かを検討するという手法で進歩性を判断している。 (2) 原告が主張する(1)ないし(3)は，審決が認定した相違点１に帰着し，原告 が主張する(4)については，上記１(5)で，原告が主張する(5)については，上記１(3) で述べたとおりである。 (3) 原告が主張する(6)，(7)のはさみ込み力については，本件補正後の特許請 求の範囲には何等記載されておらず，審決は，上記(1)の手法で一致点と相違点を導 き出しているから，はさみ込み力に関して審決が相違点として挙げていないからと いって審決が相違点を看過しているものではない。 また，補正発明のはさみ込み力が小さいことが，「折山」を有することに起因し ているのであれば，審決は「折山」については相違点１として抽出し，その点の判 断は示しているから，審決は相違点を看過しているものではない。 なお，上記１(3)で述べたとおり，書籍等の表紙を挟み込むように引用発明を使用 した場合であっても，表紙と本本体の間に引用発明の短延面（２）と長延面（３） のいずれかが挟まれることになり，表紙と本本体の間に挟まれた短延面（２）と長 延面（３）のいずれかは，本本体の内部で使用した場合の補正発明の栞本体と同様 に，本に挟持されるから，引用発明のはさみ込む力は，それ程強い必要はなく，表 紙から離れない程度のもので足りる。したがって，引用発明のはさみ込み力が大き いことを主張する原告の主張は，刊行物１の記載に基づくものではない。 (4) 原告が主張する(8)の引用発明の欠点について，審決は，上記(1)の手法で 一致点と相違点を導き出しているから，欠点に関して審決が相違点として挙げてい ないからといって審決が相違点を看過しているものではない。 原告が主張する(8)の補正発明の４つの進歩性のうち，接着力についての主張につ いては，補正後の特許請求の範囲には，「・・・折山により二分された一方の面の 内側に取り付けられたヒモ・・・」と記載されているだけで，接着による取付に限 定されていないから，原告の主張は，補正後の特許請求の範囲の記載に基づくもの ではない。なお，発明の詳細な説明（甲１４）には「２個の穴ＤにヒモＥの一方の 端であるヒモＥ−１を結び」（３頁３１行），「ヒモＥ−３の端にヒモの結び目を 有するか又は留具類が取り付けられている」（３頁４２行），「図７は折山Ｃのあ る栞本体の前記折山Ｃ頂上近傍に通常の取り付け方法によって，長いヒモを針に通 されたヒモを栞本体に針により強引に貫通させることにより取り付けたり，折山近 傍に穴などをあけて貫通させて取り付けたり，縫い付けたり，接着剤などで取り付 けた状態の図である」（４頁２〜５行），「図１０に示された栞はヒモの一方の端 部Ｋ（以下「ヒモＫ」という。）が抜けどめ防止部としての結び目を有していて」 （５頁４〜６行）と記載され，接着以外の種々の取付が記載されている。 仮に，補正発明が接着によりヒモを取り付けたものであるとしても，栞本体に接 着によってヒモを取り付けることは，周知技術（乙１２：「シート主体」が栞本体 に相当し，紐６は，感圧接着剤２で取り付けられている。乙１３：「板１」が栞本 体に相当し，紐２を接着することが記載されている。乙１４：「ベースシート１」 が栞本体に相当し，両面接着テープで栞紐２を接着することが記載されている。） であるから，引用発明に刊行物２（甲１１）に記載の事項を適用する際に，栞本体 に接着によってヒモを取り付けることは，当業者が容易になし得る程度のことであ る。 剥離作用については，上記１(5)で述べたとおりであり，「折山」については，審 決が認定した相違点１に帰着する。 したがって，審決が認定した相違点に誤りはない。 ３ 取消事由３（補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り）に対し て (1) 上記１(5)で述べたとおり，「剥離作用」については，本件補正後の請求項 １には記載されておらず，発明の詳細な説明にも記載されていない。平成２３年３ 月２２日付け回答書（甲９）の６頁２６〜２９行には「本願は，折山を支点として 両方の手の平で拝むように密着して畳まれた折山内部構造内の面に取り付けられた ヒモの固着部にかかる外力の方向が折山内部の面に沿って折山頂部の穴方向に特定 され，固着部に剥離するような力が作用しません。」と記載されており，原告は， 折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモであるが故に剥離作用 がないことを主張しているものと解される。審決は，折山について，相違点１で挙 げ，引用発明において，補正発明の相違点１及び２に係る構成を採用することが容 易想到であることを判断し，補正発明の相違点１及び２に係る構成を有する引用発 明において，原告が主張する「剥離」に関する作用効果は自明のものと判断した。 審決は，引用発明に刊行物２に記載の事項を適用する理由を，「引用発明は『使 用する時は，書籍等の表紙に短延面（２）と長延面（３）によりはさみ込み』，『今 までのようにしおりが本から落脱することもない』ものであるが，合成樹脂素材平 板をＵ字型に変形させているので，製造の際に変形させるための装置を要するもの である。しおり本体を簡単にしかも安価に製造することは自明の課題であるから， 本からの脱落を図り，本の頁を挟むしおりに関する刊行物２に記載の事項を引用発 明の本体部分に適用し，縦長状の本体を折り曲げて２つ折りにすることは，当業者 が容易になし得る程度のことである。」（６頁３〜１０）と判示したが，補正発明 で栞本体に折山を設けたことと引用発明で合成樹脂平版をＵ字型に変形させて湾曲 部を設けたこととは，上記１(3)で述べたように，機能的には同様であって，この点 に関して引用発明が補正発明と形態上の相違があるとみても，それは，刊行物２記 載の事項を勘案すれば，当業者が容易になし得る程度のものである。 また，折り曲げた栞本体でヒモを支持することは，栞において一般的なこと（乙 １２，乙１５）であるから，ヒモを支持している栞である引用発明に刊行物２に記 載の事項を適用することは容易想到であると判断した審決に誤りはない。 (2) 原告は，長いヒモの大部分を折山内部構造内に収納することは，本願の発 明の詳細な説明の記載から把握できる効果である旨主張するが，補正後の特許請求 の範囲には，ヒモの長さについての特定もヒモが栞本体の穴を出入り自在である旨 の記載もないし，本願の発明の詳細な説明には，原告主張のような効果は記載され ていない。 原告は，本願の図８，図１０〜１２や前記図に関連する記載から長いヒモの大部 分を折山内部構造内に収納できることを把握できる旨主張するが，図８，図１０〜 １２等に記載されたものにおいて，長いヒモの大部分を折山を有する栞本体内に収 納できるとしても，図８，図１０〜１２等に記載のような特殊なヒモの配置によっ て初めて長いヒモの大部分を折山を有する栞本体内に収納できるものである。補正 発明は，図８，図１０〜１２等に記載のような特殊なヒモの配置については特定さ れていないから，原告主張のような効果は，補正発明のものではない。 仮に，原告の主張する効果が，補正発明の構成から自明であるとするならば，引 用発明においても当業者にとって自明の効果であるというべきである。 第５ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定についての誤 り）について (1) 審決の当否について 栞本体の形状に関して，補正後の請求項１には，「折山を有する折り曲げ可能な 縦長状」のものであること，及び，「前記栞本体は前記折山によって二分された」 ものであることが特定されている。これらの発明特定事項の技術的意義は一義的に 明確で，誤記も存在しない。したがって，本願明細書や図面を参酌すべき特段の事 情は存在しないから，補正発明の要旨は，原則どおり，特許請求の範囲の記載，す なわち本件補正後の請求項１の記載に基づいて認定すべきものである。そうすると， 補正発明と引用発明とを対比する際，補正後の請求項１に記載された発明特定事項 との関係において構成の異同を認定すれば足り，そこに記載されていない事項を考 慮する余地はない。 審決は，補正後の請求項１に記載された発明特定事項との関係において，栞本体 につき「補正発明は『折山を有する折り曲げ可能な縦長状の』及び『折山により』 二分され，と特定されているのに対し，引用発明は，湾曲部を有し，湾曲部で短延 面（２）と長延面（３）が区分されているものの，補正発明のような折山を有する ものとはいえず，折り曲げ可能な縦長状のものともいえない点」を相違点１として 挙げている。この相違点１の認定は，特許請求の範囲の記載に則ったものであり， 審決の認定に違法はない。 (2) 原告の主張について ア 原告主張の取消事由１は，補正発明と引用発明には，栞本体に関して， @補正発明は「密着内蔵仕様」であるのに対し，引用発明は「外付け仕様」である， A補正発明は「折山」を有する「逆Ｖ字型構造」であるのに対し，引用発明は「湾 曲部」を有する「湾曲Ｕ字型構造」である，B補正発明は「剥離作用」が生じない のに対し，引用発明は「剥離作用」が生じる，の各相違点があることを前提とする ものである。 イ @補正発明が「密着内蔵仕様」であるとの点については，補正後の請求 項１には，栞本体につき「折山を有する折り曲げ可能な縦長状」のものである点， 及び，「前記栞本体は前記折山によって二分された」という発明特定事項が記載さ れているにとどまり，それとは別に「密着内蔵仕様」（栞本体の内側の面同士が密 着でき，本本体の内部で使用するもの）については記載されていない。 本願明細書（甲１）の段落【０００７】には，「図１３及び図１４でも解るよう に本本体の表紙に掛けて使用可能」と記載されているとおり，栞本体の使用形態と しては，本本体の内部で使用する形態以外，すなわち，本本体の表紙に掛けて使用 する形態も存在することが明確に示されている。そうすると，補正発明は，栞本体 の使用形態を本本体の内部で使用するものに限定するものではない。栞本体の内側 の面同士が密着できるか否かは，栞本体の材質や厚み，内側の面同士の隙間，本の 頁や表紙の厚み等に依存するが，補正発明はこれらを特定していない。 よって，補正発明を「密着内蔵仕様」に限定すべき理由はなく，上記@の相違点 の看過があるとの原告主張は，理由がない。 ウ A補正発明は「折山」を有する「逆Ｖ字型構造」であるのに対し，引用 発明は「湾曲部」を有する「湾曲Ｕ字型構造」であるとの点については，審決は， 補正発明の「折山」及び引用発明の「湾曲部」は，共に曲がっているものであるこ とに着目して，「曲げ部」という抽象的な表現で上位概念的に一致点を認定する一 方，具体的な構造の違いについては相違点１の中で「折山」と「湾曲部」として認 定している。 原告が主張する「逆Ｖ字型構造」と「湾曲Ｕ字型構造」の違いは，審決が認定し た「折山」と「湾曲部」との違いに相当するものであり，上記Aの相違点の看過が 存在するとの原告主張は理由がない。 エ B補正発明は「剥離作用」が生じないのに対し，引用発明は「剥離作用」 が生じるとの点については，補正後の請求項１には「剥離作用」の記載がなく（発 明の詳細な説明にも記載されていない。），相違点Bの看過が存在するとの原告主 張は，請求項の記載に基づかないものであり，理由がない。 (3) よって取消事由１には理由がない。 ２ 取消事由２（補正発明と引用発明との相違点の看過）について 原告が主張する，(1)引用発明の本体はＵ字型の頭頂部であるのに対し，補正発明 の本体は逆Ｖ字型の頭頂部であるとの点は，審決が認定した相違点１と実質的な違 いはないから，審決にその点の相違点の看過はない。 原告が主張する，(2)引用発明の本体はＵ字型の空間があるので密着することはな いのに対し，補正発明の本体は折り目を境に密着できるとの点は，補正後の請求項 １には密着できるとの記載はなく，そこに相違点の看過はない。 原告が主張する，(3)引用発明はＵ字型の頭頂部の穴を通してＵ字型内側面にひも を固着したのに対し，補正発明は折山の頂部の穴を貫通して折山の内側の面にひも が取り付けられるとの点は，上記(1)と同様，そこに相違点の看過はない。 原告が主張する，(4)引用発明は剥離作用があるのに対し，補正発明は剥離作用が ないとの点，及び，(5)引用発明は本本体外に装着して使用されることを目的として いるのに対し，補正発明は本本体の内部に使用することを目的としているとの点は， 取消事由１の(2)のエ及びイに記載した理由により，相違点の看過とはならない。 原告が主張する，(6)引用発明は本本体に密着せず，強力なはさみ込み力を有して いるのに対し，補正発明は本本体内部に密着内臓され，はさみ込み力は大変小さい との点，及び，(7)引用発明は，はさみ込み力が大きいため，強力な突破力による進 入力が必要で，ひもの固着部に影響を与えるのに対し，補正発明は単に掛けるだけ であるとの点は，補正後の請求項１には「はさみ込み力」について記載されておら ず，また，補正発明の「はさみ込み力」が小さいことが，「折山」を有することに 起因しているのであれば，審決は「折山」については相違点１として抽出・判断し ているから，相違点の看過とはならない。 原告が主張する，(8)引用発明は３つの欠陥を有しているのに対し，補正発明は欠 陥を克服して４つの進歩性を有しているとの点は，補正後の請求項１に記載の発明 特定事項に基づくものでなく，相違点として認定すべきものではない。 よって取消事由２には理由がない。 ３ 取消事由３（補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り）につい て (1) 原告は，引用発明は剥離作用があるのに対し補正発明は剥離作用がない， 強力なはさみ込み力がある引用発明を見た当業者は引用発明に刊行物２の記載事項 や周知技術を適用しようとは思い至らない，と主張する。 原告が主張する「剥離作用」については，補正後の請求項１にも，発明の詳細な 説明にも記載されていないが，平成２３年３月２２日付け回答書（甲９）に「本願 は，折山を支点として両方の手の平で拝むように密着して畳まれた折山内部構造内 の面に取り付けられたヒモの固着部にかかる外力の方向が折山内部の面に沿って折 山頂部の穴方向に特定され，固着部に剥離するような力が作用しません。」（６頁 ２６行〜２９行）と記載されていることからすると，原告は，補正発明では，折山 により二分された一方の面の内側にヒモが取り付けられているがゆえに，「剥離作 用」が生じないのに対し，引用発明の引用発明の「やや弾性を有した合成樹脂素材 平板をＵ字状に変形させ」た部材（弾性Ｕ字状部材）では「剥離作用」が生じる旨 を主張するものと解される。 しかし，引用発明の「弾性Ｕ字状部材」に刊行物２の「しおり１」を適用すれば， 補正発明と同様，ヒモを引き剥がそうとする力が生じることはない。剥離作用の有 無やはさみ込み力の有無は，補正発明の「栞本体」と引用発明の「弾性Ｕ字状部材」 との構成上の相違のみに起因したものであるから，刊行物２の記載事項を引用発明 に適用することの阻害要因となるものではない。 よって，原告の主張は理由がない。 (2) 原告は，補正発明は，長いヒモの大部分を穴のホルダーあるいはストッパ ー機能により折山内部構造内に収納でき，ヒモの一端の極一部分のみを折山頂部外 に出すことによりまるで一枚の栞の様な形態を呈し，従来の１枚の栞のように取扱 うことを可能にする栞であり，発明の詳細な説明の記載から把握できる効果である にもかかわらず，審決は，これを本件明細書等の記載から把握できず，自明な効果 でもないと判断した点で誤りがあると主張する。 しかし，補正後の請求項１には，ヒモの長さについて特定されておらず，ヒモが 栞本体の穴を出入り自在である旨の記載も存在せず，発明の詳細な説明にも，原告 主張のような効果は記載されていない。 原告は，本願の図８，図１０〜１２や前記図に関連する記載から長いヒモの大部 分を折山内部構造内に収納できることが把握可能である旨を主張するが，そのよう な事項が補正後の請求項１に記載されていない以上，原告主張は特許請求の範囲に 基づくものではない。 よって，原告の主張は理由がない。 第６ 結論 以上によれば，原告主張の取消事由には理由がない。よって，原告の請求を棄却 することとして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 池 下 朗 裁判官 古 谷 健 二 郎 |