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| 事件 |
平成
23年
(行ケ)
10318号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2012/05/31 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２４年５月３１日判決言渡 平成２３年（行ケ）第１０３１８号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２４年２月１６日 判 決 原 告 ツ ツ ミ 産 業 株 式 会 社 訴訟代理人弁理士 唐 木 浄 治 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 藤 井 眞 吾 同 豊 原 O 雄 同 新 海 岳 同 芦 葉 松 美 主 文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求 特許庁が不服２０１０−１９７０４号事件について平成２３年８月３０日にした 審決を取り消す。 第２ 事案の概要 １ 前提事実 原告は，発明の名称を「プレス加工方法における薄板断面成型法」とする発明に ついて，平成１６年１２月６日に特許出願（特願２００４−３５２４７７。以下 「本願」という。）をしたが，平成２２年５月１４日付けで拒絶理由通知（甲２） を受け，同年７月２８日付けで拒絶査定を受けたので，同年９月１日，これに対す る不服の審判を請求するとともに（不服２０１０−１９７０４号事件），手続補正 書を提出した。原告（審判請求人）は，平成２３年２月２３日付けの審尋（甲５の １）に対し，同年４月２６日付けで回答書（甲６）を提出し，同年６月７日付け拒 絶理由通知（甲３）に対して，同年７月２２日付けで手続補正書（甲１０）を提出 した（以下「本件補正」という。）。 特許庁は，同年８月３０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 （以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年９月１３日に原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１の記載（甲１０）は，以下のとお りである（以下，この発明を「本願発明」という。）。 【請求項１】上下金型を用いて金属製薄肉板材から角形の部品を成形するプレス加 工方法において， 金型の突出した角部に丸みを有する第１の上金型２と，角部に丸みを有する第１ の下金型１との間で，被加工板材Ａの絞り時に生ずる角部の切断現象及び亀裂現象 を防止しつつ，該被加工板材Ａをプレス加工する第１加工工程と， 前記第１加工工程により成形された被加工板材Ａの中間加工製品を角部に丸みを もたない第２の下金型１’にはめ込み，金型の突出した角部に丸みをもたない第２ の上金型２’の外周の張り出し部４により，中間製品の筒状部の上端を第２の下金 型１’内に押し込みながら，第２の上金型２’により中間製品の底面の角部を押し 出すことによって，加工製品の内側と外側を直角形状に成形する第２加工工程と， からなることを特徴とするプレス加工方法における薄板断面成形法。 ３ 審決の理由 (1) 別紙審決写しのとおりである。要するに，本願発明は，本願の出願前に頒布 された特開昭５８−１３５７３２号公報（甲３。以下「刊行物１」という。）記載 の発明（以下「刊行物１発明」という。）及び特開昭５３−１３４７６２号公報 （甲２。以下「刊行物２」という。）記載の事項に基づいて，当業者が容易に発明 をすることができたものであるから，特許法29条2項の規定により特許を受ける ことができないというものである。 (2) 上記判断に際し，審決が認定した刊行物１発明の内容，刊行物２記載の事項， 並びに，本願発明と刊行物１発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。 ア 刊行物１発明の内容 ダイとポンチを用いてブランク１０から筒体Ｔを成形するプレス加工方法におい て， 金型の突出した角部に丸みを有する絞りポンチ１１とダイ２との間で，ブランク １０を筒状体１３にプレス加工する第１絞り加工工程と， 前記絞り加工工程により成形された筒状体１３を角部に丸みをもたないダイ１９ にはめ込み，金型の突出した角部に丸みをもたない小径軸部１８の外周の段部２１ により，筒状体１３の端縁部１６’をダイ１９内に押し込みながら，小径軸部１８ により筒状体１３の底面の角部を押し出すことによって，筒状体１３の外周隅部１ ５に隅肉部２４を形成する天押しプレス加工工程と， 天押しプレス加工工程により成形された筒状体１３を角部に丸みをもたないダイ ２５にはめ込み，金型の突出した角部に丸みをもたない小径軸部２９により筒状体 １３の底面の角部を押し出すことによって，筒状体１３の外周隅部１５’を小さな 丸みがついた形状に成形する第２の絞り加工工程と， からなる筒体Ｔの製造方法。 イ 刊行物２記載の事項 ダイプレート(13)外周のノックアウト兼受圧板(14)の凸縁部(22)により金属板Ｂ の終端部(21)をプレッシャーパット(3)とパンチ(2)内に押し込みながら，ダイプレ ート(13)により金属板Ｂの天板の角部を押し出すことによって金属板の角部の内側 と外側を直角形状に成形すること。 ウ 本願発明と刊行物１発明との一致点 「上下金型を用いて金属製薄肉板材から角形の部品を成形するプレス加工方法に おいて， 金型の突出した角部に丸みを有する第１の上金型と，第１の下金型との間で，該 被加工板材をプレス加工する第１加工工程と， 前記第１加工工程により成形された被加工板材の中間加工製品を角部に丸みをも たない第２の下金型にはめ込み，金型の突出した角部に丸みをもたない第２の上金 型の外周の張り出し部により，中間製品の筒状部の上端を第２の下金型内に押し込 みながら，第２の上金型により中間製品の底面の角部を押し出す第２加工工程と， からなるプレス加工方法における薄板断面成形法。」である点。 エ 本願発明と刊行物１発明との相違点 (ｱ) 相違点１ 第１加工工程において，本願発明では第１の上金型と角部に丸みを有する第１の 下金型との間で被加工板材をプレス加工するのに対し，刊行物１発明では第１の下 金型が角部に丸みをもつ旨の特定がない点。 (ｲ) 相違点２ 第１加工工程が，本願発明では被加工板材の絞り時に生ずる角部の切断現象及び 亀裂現象を防止しつつ行われるのに対し，刊行物１発明ではこのような特定がない 点。 (ｳ) 相違点３ 第２加工工程において，本願発明では第２の上金型の外周の張り出し部により中 間製品の筒状部の上端を第２の下金型内に押し込みながら，第２の上金型により中 間製品の底面の角部を押し出すことによって加工製品の内側と外側を直角形状に成 形するのに対し，刊行物１発明では第２の上金型の外周の張り出し部により中間製 品の筒状部の上端を第２の下金型内に押し込みながら，第２の上金型により中間製 品の底面の角部を押し出すことによって底部の外周隅部に隅肉部を形成し，さらに 第２の絞り加工工程によって外周隅部を小さな丸みがついた形状に成形する点。 第３ 当事者の主張 １ 原告の主張 審決は，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて判断した誤 り（取消事由１），審尋に対する原告（審判請求人）の「回答書」の内容を考慮し なかった誤り（取消事由２），審判合議体の不公正（取消事由３）があり，これら の誤りは結論に影響を及ぼすものであるから，審決は取り消されるべきである。 (1) 拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて判断した誤り （取消事由１） 審決は，本願発明と，刊行物１記載の発明及び刊行物２記載の事項を対比するこ とにより，本願発明の容易想到性を判断した。 しかし，審決の判断は誤りである。 審査段階における拒絶理由通知書（甲２）に記載された引用刊行物は，特開昭５ ３−１３４７６２号公報（刊行物２）及び特開２００１−７１０４４号公報であっ た。しかし，審判段階における拒絶理由通知書（甲３）で引用された刊行物は，刊 行物１及び刊行物２であり，引用刊行物が審査段階のものから差し替えられていた。 審判段階において，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて 判断するならば，審査段階と審判段階とで拒絶の理由が異なり，判断の結果も異な ることになるから，「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は，その査定に不服がある ときは，・・・拒絶査定不服審判を請求することができる」旨の特許法121条１ 項の規定に違反する。 また，審判合議体の裁量によって，審査段階と異なる拒絶理由を通知し，引用刊 行物の差替えまで可能とすることの根拠も不明である。このようなことが容認され るならば，審査制度とは別に審判請求制度を設けた趣旨が損なわれる。 したがって，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて，本願 発明の容易想到性を判断した審決には誤りがある。 (2) 審尋に対する原告の「回答書」の内容を考慮しなかった誤り（取消事由２） 審判合議体は，審尋に対する原告の「回答書」（甲６）の内容を考慮することな く審理し，判断した誤りがある。 すなわち，審判長から審判請求人（原告）に対する平成２３年２月２３日付けの 「審尋」には，前置報告書の内容について，審判請求人の意見を事前に求める旨記 載されている（甲５の２）。そして，前置報告書には，「原査定の理由で引用した 引用文献２（判決注 特開２００１−７１０４４号公報のことである。）にはパン チとダイスに角Ｒを付設する第一加工工程が記載されている。当該補正（判決注 平成２２年９月１日付け手続補正書に係る補正のことである。）後の請求項１に記 載された発明は，原査定の理由で引用した引用文献１（判決注 刊行物２を指 す。）に記載された発明に，原査定の理由で引用した引用文献２に記載された第一 加工工程を付加することにより，当業者が容易に発明をすることができたものであ って，その効果を見ても当業者の予測を上回るような格別の効果があるものという こともできないから，当該補正後の請求項１に記載された発明は同法29条2項の 規定により，独立して特許を受けることができない。」として，当該補正は却下さ れるべきである旨記載されている。 原告は，上記審尋に対し，平成２３年４月２６日付けで「回答書」を提出し， 「最後」の拒絶理由通知をされずに「拒絶査定」の処分をされたのは問題があると 思われること，行政不服審査法上の「教示義務」が尽くされていないことを述べ， 審判合議体による再度の審査を求めたが，審判合議体は，その意見を考慮すること なく審理した。 また，原査定の理由で引用した引用文献１（刊行物２）に記載された発明に，第 一加工工程を付加することにより，当業者が容易に発明をすることができた旨の前 置報告書の内容も誤りである。すなわち，原査定の理由で引用された引用文献２ （特開２００１−７１０４４号公報）には，パンチとダイスに角Ｒを付設する第一 加工工程は記載されておらず，そのように解釈できる程度の記載内容でもない。 したがって，審判合議体の判断は誤りである。 (3) 審判合議体の不公正（取消事由３） 審判合議体には，以下のとおり，不公正な点がある。すなわち， ア 審判官は，平成２３年７月１９日，原告代理人宛てにＦＡＸ（甲７の４）を 送信し，「唐木先生には特許のクレームを書くノウハウがないものと判断して，当 方の独断で，補正案を基礎としながら，当方が理解したとおりの発明を表現するよ うに，書き改めてみました。」，「今後は，クレームを書ける方に複代理人になっ てもらう，等の対応をお願いします。」と述べた。 復代理人を定めることは代理人の権限であり，上記の指示は，審判官による越権 行為である。 イ 審判官は，上記ＦＡＸにおいて，補正案を指示したが，原告代理人が，審判 官による補正案のとおりに手続補正書を提出した（本件補正）ところ，審判請求は 不成立と判断された。 特許庁の審判官には，行政不服審査法上の教示義務が課せられるところ，原告は， 数回にわたり，審判官による事前のチェックを受けて手続補正書を提出したのであ るから，審判請求を不成立とする審決がなされるべきではない。 また，我が国におけるプレス加工産業は産業の発展に寄与するものであり，本願 発明は，新規性ないし進歩性に多少問題があっても，有用性の観点から，特許を付 与されるべきである。 ウ さらに，審判官は，上記ＦＡＸにおいて，「ただし，上記補正案により明確 化した本件発明は，特開昭５８−１３５７３２号公報に記載された発明とは，第１ の下金型の丸みの有無のみにおいて相違し，進歩性が認められる可能性は著しく低 いことを付記しておきます。」などと述べた。 上記記載によれば，審判官が，補正後の本願発明について進歩性を認めないこと を前提としながら，結局，本件補正を認めたことになり，不合理である。 ２ 被告の反論 原告の主張する取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がなく，審決に取り消 されるべき違法はない。 (1) 取消事由１（拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて判 断した誤り）に対し 原告は，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて，本願発明 の容易想到性を判断した審決には誤りがある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 特許法159条2項によれば，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒 絶の理由を発見した場合に，同法50条の規定が準用される。すなわち，審判合議 体が，査定の理由と異なる理由で拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，審 判請求人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する 機会を与えなければならない。拒絶査定不服審判の審理において，審判合議体が， 審査時の拒絶理由通知書で引用した刊行物とは異なる刊行物に基づく拒絶の理由を 発見した場合に，審判請求人に対して新たに拒絶の理由を通知することは，特許法 の規定に基づく手続である。 本件の審判手続では，審判合議体が，査定の理由で引用した刊行物と異なる刊行 物を引用刊行物とする拒絶の理由を発見して，平成２３年６月７日付けで原告に拒 絶理由を通知し，その後，原告が提出した平成２３年７月２２日付けの意見書及び 手続補正書を踏まえて合議し，上記拒絶理由通知に記載された理由で特許法29条 ２項の規定の要件を満たしていないとの結論に至ったことから審決をした。上記手 続は，何ら特許法の規定に反するものではない。 したがって，拒絶査定不服審判での発明の進歩性等の対比判断は，審査時の拒絶 理由通知書で引用した刊行物に限定すべきである旨の原告の主張は失当である。 (2) 取消事由２（審尋に対する原告の「回答書」の内容を考慮しなかった誤り） に対し 原告は，審判合議体が，審尋に対する原告の「回答書」の内容を考慮することな く審理し，判断した誤りがある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 前置報告書（甲５の２）は，審査官が，原告による審判請求時の補正を踏まえて も特許をすべき旨の査定をすることができないとの判断の下に，特許法164条３ 項の規定に基づき作成したものである。平成２３年２月２３日付け審尋（甲５の １）は，原告に対して，前置報告書に示された見解について意見を述べる機会を与 えたものであり，原告は，回答書（甲６）を提出して前置報告書に対する意見を述 べている。 本件の審判手続の審理を担当した審判合議体は，上記回答書の内容を踏まえ，前 置報告書に示された審査官の見解を採用せず，原告に対し，平成２３年６月７日付 けで拒絶理由を通知した。 以上のとおりであるから，本件の審判合議体は，審理において，審尋に対する原 告の「回答書」を考慮しなかったとはいえない。 (3) 取消事由３（審判合議体の不公正）に対し 原告は，審判合議体には，@審判官が原告代理人に対し，復代理人を定めるよう 指示する越権行為をした，A審判官が指示した補正案のとおりに原告代理人が手続 補正書を提出したにもかかわらず，審判請求を不成立と判断した，B審判官が，補 正後の本願発明について進歩性を認めないことを前提としながら，本件補正を認め たという不公正な点がある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 ア 甲７の４における復代理人の選任に関する記載は，原告が適切に権利を取得 できるようにするためのアドバイスであり，審判官が原告代理人の復代理人を選任 するよう指示するものではなく，越権行為とはいえない。 イ 甲７の４には「補正案を基礎としながら，当方が理解したとおりの発明を表 現するように，書き改めてみました。」と記載されるが，そこに記載された請求項 １の補正案は，審判合議体が，原告の提出した補正案の内容を踏まえて，原告の意 図した発明の記載を明確化しようとして作成したものである。発明の進歩性を適切 に判断するためには，正確に発明を認定することが不可欠であるが，平成２３年７ 月６日，７月１３日，７月１５日のＦＡＸ送信票（甲７の１ないし甲７の３）によ り原告が提出した補正案では，特許請求の範囲の記載の不明瞭さは依然として解消 されなかった。甲７の４記載の補正案は，原告の作業を助ける性格のものである。 甲７の４には，審判合議体が示した補正案について，「本来，クレームは請求人 が取得しようとする権利を請求人側が特定すべきであって，庁側が決定するもので はありませんので，この案を採用するよう要請することはありません。あくまでも， 参考として，こんな書き方もあるのではないか，ということです。請求人とも相談 して，お望みの権利内容となるように必要なら手を加えた上で，補正して下さ い。」と記載され，手続補正において，上記補正案を採用することを要請するもの ではなく，原告代理人に対し原告の意向を踏まえて補正書を仕上げていくよう示唆 している。したがって，原告が提出した平成２３年７月２２日付け手続補正書は， 原告自らの判断のもとに作成，提出されたものであり，原告の手続上の権利は十分 確保されていたというべきである。 また，原告は，本願発明は，新規性ないし進歩性に多少問題があっても，有用性 の観点から，特許を付与されるべきである旨も主張する。しかし，原告の主張は失 当である。特許法には，発明の特許要件の判断において，有用性を新規性・進歩性 に優先すべきことは規定されておらず，特許要件の間に優劣関係を持ち込むことが 特許法1条に合致するという根拠もない。有用性の判断を優先させるべきとの原告 の主張は理由がない。 ウ 甲７の４には，「上記補正案により明確化した本件発明は，特開昭５８−１ ３５７３２号公報に記載された発明とは，第１の下金型の丸みの有無のみにおいて 相違し，進歩性が認められる可能性は著しく低いことを付記しておきます。」とも 記載されているが，これは，明細書の記載要件をひとまずおいて，平成２３年６月 ７日付け拒絶理由通知書で指摘されたもう一つの拒絶理由である発明の進歩性の要 件についての注意を喚起したものである。 すなわち，甲７の４記載の補正案をそのまま採用したとしても，本願は，平成２ ３年６月７日付け拒絶理由通知書に記載した理由１によって特許法29条2項の規 定の要件を満たさないものであると判断され，本件審判の請求は成り立たないと結 論される可能性があることを示唆したものである。原告としても，仮に上記補正案 どおり手続補正書を提出して明細書の記載要件が満たされたとしても，発明の進歩 性の要件を欠くとの理由で，審判請求不成立とされる可能性が高いことは，容易に 了解し得たことである。 なお，甲７の４には，「請求人とも相談して，お望みの権利内容となるように必 要なら手を加えた上で，補正して下さい。」と記載され，上記補正案とは異なる補 正をすることができることを指摘しており，審判合議体が，原告に対し，請求項１ の記載を上記補正案どおりに補正することを指示したものではない。 原告は，自らの判断により甲７の４記載の補正案を採用して，平成２３年７月２ ２日付け手続補正書を提出したものであり，審決に至る審判手続が不公正なものと はいえない。 第４ 当裁判所の判断 当裁判所は，原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく，請求を棄却すべきも のと判断する。すなわち， １ 取消事由１（拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて判 断した誤り）について 原告は，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に差し替えて，本願発明 の容易想到性を判断した審決には誤りがある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 特許法159条2項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理 由を発見した場合に，同法50条の規定を準用し，審判合議体が，査定の理由と異 なる理由で拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，審判請求人に対し，拒絶 の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければな らない旨規定し，審判請求人に対し，弁明の機会を付与している。 本件についてみると，証拠（甲２，甲３，甲１０，甲１１）及び弁論の全趣旨に よれば，本件の審判手続において，審判合議体は，査定の理由で引用した刊行物と 異なる刊行物を引用刊行物とする拒絶の理由を発見し，原告（審判請求人）に対し， 平成２３年６月７日付けで，刊行物１及び刊行物２を引用刊行物とする拒絶理由を 通知し（甲３），その後，原告が提出した平成２３年７月２２日付けの意見書（甲 １１）及び手続補正書（甲１０）を踏まえ，審決したものと認められる。 したがって，拒絶査定時の引用刊行物とは異なる引用刊行物に基づいて本願発明 の容易想到性を判断した審決に，原告の主張する誤りはない。 なお，原告は，拒絶査定の理由と異なる理由で拒絶をすべきである旨の審決をす ることは許されないとも主張するが，原告の同主張は，その主張自体失当であり， 採用の限りでない。 ２ 取消事由２（審尋に対する原告の「回答書」の内容を考慮しなかった誤り） について 原告は，審判合議体が，審尋に対する原告の「回答書」の内容を考慮することな く審理し，判断した誤りがある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 証拠（甲３，甲５の１・２，甲６）及び弁論の全趣旨によれば，原告に対する平 成２３年２月２３日付け審尋において，前置報告書に示された見解について「意見 があれば回答してください。」と記載されていたこと，原告は，これを受けて「回 答書」（甲６）を提出し，前置報告書に対する意見を述べたこと，審判合議体は， 前置報告書に示された審査官の見解とは異なる拒絶理由を発見し，原告に対し，平 成２３年６月７日付けで拒絶理由を通知したことが認められる。 以上の事実によれば，原告は，前置報告書に対する意見を回答しており，その意 見を踏まえて審理が行われたものといえるから，審決の結論が，「回答書」に示さ れた意見とは異なっていたとしても，審判手続に違法，不当があるとはいえない。 ３ 取消事由３（審判合議体の不公正）について 原告は，審判合議体には，@審判官が原告代理人に対し，復代理人を定めるよう 指示する越権行為をした，A審判官が指示した補正案のとおりに原告代理人が手続 補正書を提出したにもかかわらず，審判請求を不成立と判断した，B審判官が，本 願発明について進歩性を認めないことを前提としながら，本件補正を認めた点で， 公正を欠く行為がある旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 ア 認定事実 甲７の４（弁論の全趣旨から，本件の審判手続を担当する審判官ないし審判合議 体が，原告代理人に宛てて送付した書面であると推認される。）には次の記載があ る。 「１５日に再度お送りいただいた補正案ですが，依然として全く不明瞭であるた め，・・・先生には特許のクレームを書くノウハウがないものと判断して，当方の 独断で，補正案を基礎としながら，当方が理解したとおりの発明を表現するように， 書き改めてみました。本来，クレームは請求人が取得しようとする権利を請求人側 が特定すべきであって，庁側が決定するものではありませんので，この案を採用す るよう要請することはありません。あくまでも，参考として，こんな書き方もある のではないか，ということです。請求人とも相談して，お望みの権利内容となるよ うに必要なら手を加えた上で，補正してください。庁側が，請求人側に代わってサ ービスでクレームを作成する，または押し付ける，などという悪い先例とならぬよ う，願いたいものです。今後は，クレームを書ける方に複代理人（判決注 復代理 人の誤記と認められる。）になってもらう，等の対応をお願いします。 【請求項１】・・・ ただし，上記補正案により明確化した本件発明は，特開昭５８−１３５７３２号 公報に記載された発明とは，第１の下金型の丸みの有無のみにおいて相違し，進歩 性が認められる可能性は著しく低いことを付記しておきます。」 イ 上記@の主張について 上記ア認定の事実の，審判官ないし審判合議体が原告代理人に宛てて送付したと 推認される書面（甲７の４）の記載によれば，審判官ないし審判合議体が審判請求 人（原告）代理人に対し，復代理人を選任するよう指示したものと解することはで きず，原告主張に係る越権行為があると評価できない。 ウ 上記Aの主張について 上記ア認定の事実によれば，甲７の４には，請求項１に関する補正案が示されて いるが，「この案を採用するよう要請することはありません。あくまでも，参考と して，こんな書き方もあるのではないか，ということです。請求人とも相談して， お望みの権利内容となるように必要なら手を加えた上で，補正して下さい。」との 付加記載があり，同記載を併せて読めば，原告に対し，上記補正案を採用すること を要請したものではなく，原告が手続補正を行う際の参考案が例示されたものと解 される。 したがって，原告が提出した平成２３年７月２２日付け手続補正書の内容が，上 記補正案に全面的に依拠したものであったとしても，原告が自らの判断でこれを採 用し，上記補正書を作成，提出したと解されるから，審判官ないし審判合議体に， 原告の主張に係る「教示義務違反」等の違法があるとはいえない。 また，原告は，本願発明は，新規性ないし進歩性に多少問題があっても，有用性 の観点から，特許を付与されるべきである旨も主張する。しかし，特許法には，発 明の新規性ないし進歩性の有無にかかわらず，その有用性によって特許を付与すべ き旨を定める規定は存在しないから，原告のこの点の主張は失当である。 エ 上記Bの主張について 上記ア認定の事実によれば，甲７の４には，「上記補正案により明確化した本件 発明は，特開昭５８−１３５７３２号公報に記載された発明とは，第１の下金型の 丸みの有無のみにおいて相違し，進歩性が認められる可能性は著しく低いことを付 記しておきます。」と記載され，同記載は，甲７の４記載の補正案に依拠して補正 をしたとしても進歩性がなく，本件審判の請求は成り立たない結論に至る可能性が ある旨示唆されているものと理解される。そして，原告（審判請求人）代理人にお いて，同記載の内容を参照して，補正の要否等を検討することができる点を考慮す れば，上記の記載によって，原告が手続上の不利益を受けたとも考え難い。 エ 以上によれば，甲７の４の記載がされたことにより，審判手続において，審 決の手続に違法を来すものではない。 第５ 結論 以上のとおり，原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく，審決に取り消すべ き違法は認められない。原告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用できない。 よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 裁判官 池 下 朗 裁判官 武 宮 英 子 |