ポートフォリオ機能| 関連ワード | 有用性 / アクセス / 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 引用発明の認定 / 周知技術 / パリ条約 / 優先権 / 共有 / 抵触 / 参酌 / 技術的意義 / 容易に想到(容易想到性) / 実施 / 交換 / 拒絶査定不服審判 / 拒絶査定 / 請求の範囲 / 変更 / |
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| 元本PDF |
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| 事件 |
平成
23年
(行ケ)
10155号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2012/02/15 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
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判例全文
平成２４年２月１５日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 平成２３年（行ケ）第１０１５５号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２４年１月２５日 判 決 原 告 マ イ ク ロ ソ フ ト コ ー ポ レ ー シ ョ ン 同訴訟代理人弁理士 阿 部 豊 隆 谷 義 一 阿 部 和 夫 梅 田 幸 秀 新 開 正 史 藤 原 弘 和 窪 田 郁 大 被 告 特 許 庁 長 官 同 指 定 代 理 人 加 内 慎 也 小 曳 満 昭 樋 口 信 宏 板 谷 玲 子 主 文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理の申立ての ための付加期間を３０日と定める。 事実及び理由 第１ 請求 特許庁が不服２００８−２６１１４号事件について平成２２年１２月２２日にし 1 た審決を取り消す。 第２ 事案の概要 本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を下記 ２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成 り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとお り）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。 １ 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は，平成１２年１２月７日，発明の名称を「注釈を付ける文書処理装 置」とする特許を出願したが（特願２００１−５４４１９８。パリ条約による優先 権主張日：平成１１年１２月７日（米国）。甲４），平成２０年７月７日付けで拒 絶査定を受けたので（甲１２），同年１０月９日，これに対する不服の審判を請求 した（甲１３）。 (2) 特許庁は，前記請求を不服２００８−２６１１４号事件として審理し，平 成２２年１２月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし， その謄本は，平成２３年１月７日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲の記載 本件審決が審理の対象として認定した特許請求の範囲は，平成２０年４月１８日 付け手続補正書（甲１１）に記載のものであって，次のとおりである。以下，当該 特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい，本願発明に係る明細書（甲 ５）を，「本願明細書」という。なお，以下の「／」は，原文における改行箇所で ある。 【請求項２２】ディスプレイデバイス，コンピュータ，入力デバイスおよび記憶デ バイスを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方 法であって，前記コンピュータは，／ファイルの中の修正不可の部分の中のユーザ が選択可能な複数のオブジェクトのページの第１の表示部分を前記ディスプレイデ バイスの表示画面上に表示するステップと，／ユーザが選択可能な複数のオブジェ 2 クトのページからの選択に関するユーザ入力を前記入力デバイスから受け取るステ ップと，／選択の前記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，／前記 ファイルの修正不可の部分の中の前記選択のオブジェクトのファイル位置を決定す るステップと，／前記位置と前記注釈を前記ファイルの修正不可の部分とは別個に 前記記憶デバイスに記憶するステップと，／その後，前記注釈が選択された時に， 前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトに ナビゲートするステップと／を実行することを特徴とするコンピュータ実施方法 ３ 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決の理由は，要するに，本願発明が米国特許第５１４６５５２号明 細書（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明及び周知の事項に基づい て，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法29条2項の 規定により特許を受けることができない，というものである。 (2) なお，本件審決が認定した引用例に記載された発明（以下「引用発明」と いう。）並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。 ア 引用発明：ディスプレイ，プロセッサ，キーボードおよびディスクドライブ を有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法であ って，前記コンピュータは，ファイルの中のコンテキスト部分の中のユーザが選択 可能な複数のオブジェクトのページの表示対象部分をディスプレイの表示画面上に 表示するステップと，ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選択 に関するユーザ入力を前記キーボードから受け取るステップと，選択の前記オブジ ェクトに関連する注釈を作成するステップと，前記ファイルのコンテキスト部分の 中の前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップと，前記コーデ ィネートと前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前記ディスクド ライブに記憶するステップと，を実行するコンピュータ実施方法 イ 一致点：ディスプレイデバイス，コンピュータ，入力デバイスおよび記憶デ バイスを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方 3 法であって，前記コンピュータは，ファイルの特定部分の中のユーザが選択可能な 複数のオブジェクトのページの表示部分を前記ディスプレイデバイスの表示画面上 に表示するステップと，ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページからの選 択に関するユーザ入力を前記入力デバイスから受け取るステップと，選択の前記オ ブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，前記ファイルの特定部分の中の 前記選択のオブジェクトのファイル位置を決定するステップと，前記位置と前記注 釈を前記ファイルの特定の部分とは別個に前記記憶デバイスに記憶するステップと， を実行するコンピュータ実施方法 ウ 相違点１：本願発明の「ファイルの特定部分」は，「ファイルの中の修正不 可の部分」であるのに対し，引用発明の「ファイルの特定部分」（ファイルのコン テキスト部分）は，「ファイルの中の修正不可の部分」の中とは限らない（引用例 には「修正不可の部分」に関する記載がない。）点 エ 相違点２：本願発明は，「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画 面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲート するステップ」を有しているのに対し，引用発明は，それに相当するステップを有 しない（引用例にはそれに相当するステップに関する記載がない。）点 ４ 取消事由 本願発明の容易想到性に係る判断の誤り (1) 相違点１に係る判断の誤り（取消事由１） (2) 相違点２の認定及び判断の誤り（取消事由２） 第３ 当事者の主張 １ 取消事由１（相違点１に係る判断の誤り）について 〔原告の主張〕 (1) 本件審決は，相違点１について，@文書処理システム一般において，扱う 文書ファイルをだれもが自由に修正できるよう設定したり，特別な権限等を有しな い者に対してはファイルの一部又は全部を修正不可として文書を保護したりできる 4 ことは，周知の技術である，A引用発明も文書処理システムであり，そこにおいて も上記周知の技術を用いてファイルの一部又は全部を修正不可とするのが有用な場 合があることは，当業者に自明である，B引用発明は，もともと注釈等をファイル の特定部分とは別個に記憶するものであり，注釈等を付加しても文書のオリジナル 部分は何ら変更されないから，上記周知の技術を用いてファイルの一部又は全部を 修正不可にできない理由がない，C以上のことは，とりもなおさず引用発明につい て本願発明の相違点１に係る構成を採用する当業者にとって容易であったことを意 味している旨を説示する。 (2) しかしながら，本件審決は，前記(1)@に記載の周知技術の認定に当たり， 何らの根拠文献を示しておらず，その存在を立証していないから，当該周知技術が 存在するとの前提において誤っている。 次に，本件審決は，前記(1)Aの説示に当たり，上記周知技術を適用した場合に 引用発明の注釈付与技術がそのまま適用できるのかどうか，仮に，これが可能であ るとして，そのような適用が有用であるかどうか，また有利であるとすればどのよ うな点において有利であるかについて何ら検討していない。例えば，引用例には， ユーザ１が付与した注釈をユーザ２がレビューした上で，コンテキストを修正する 方法について記載があるが，上記周知技術を適用すると，このような修正方法は， 実行できなくなるという不利益がある。本件審決は，このような不利益を凌駕する ほどの有用な場合があることについて何ら説示していない。 むしろ，引用例の記載によれば，引用発明の目的は，テキスト本文が修正可能と いう前提のもとで，テキスト本文の特定の部分に注釈を付けること及びテキスト本 文が修正された場合であっても，注釈とそれに関連付けられたテキスト本文の特定 の部分との対応関係を保つことにある。しかしながら，引用発明においてファイル の一部又は全部を修正不可にすると，テキスト本文が変更可能であるという前提が 崩れてしまい，引用発明の目的も達成できなくなる。したがって，引用例には阻害 事由があり，当業者は，引用発明に基づき，ファイルの一部又は全部を修正不可と 5 することを容易に想到できないというべきである。 (3) また，本件審決は，本願発明の効果が引用発明及び周知の事項から予測さ れる範囲内のものにすぎない旨を説示する。 しかしながら，引用発明は，内容の編集が可能な文書を表示することとされてい る一方，本願発明は，ファイルの中に修正不可の部分を含み，この部分に注釈を作 成するようにしたものであって，「ユーザによる，作品をアクティブ実際に読み， 注釈を付けたいという希望は，出版社による，著作権保護された作品をそれらの未 修正の状態に維持するための目標とぶつか」っていた（本願明細書【０００７】） という課題を解決するという格別の効果を奏するものである。そして，本願発明は， ファイルが修正不可である以上，選択のオブジェクトのファイル位置も固定されて おり，注釈の記憶手段への記憶をより簡潔に行い得ることが明らかであるし，ファ イルを修正不可とすることが容易に想到できるからといって，注釈の作成及び記憶 方法までもが容易に想到できるものではないから，引用発明のファイルの一部を修 正不可とすることが容易に想到できるからといって，本願発明の作用効果を否定す ることはできない。 (4) 以上のとおり，本件審決は，相違点１について前記(2)及び(3)に記載の検討 を怠っており，審理不尽であるほか，本願発明の作用効果の評価を誤るものである から，違法として取り消されるべきである。 〔被告の主張〕 (1) 周知技術については，必ずしも根拠文献を示す必要はない。なお，扱う文 書ファイルを誰もが自由に修正できるように設定したり，特別な権限等を有しない 者に対してはファイルの一部又は全部を修正不可として文書を保護したりできると いう周知技術（前記〔原告の主張〕(1)@参照）は，原告作成の文書を含めて根拠 文献が存在する（乙１〜４）。 上記周知技術は，不正又は意図しない修正が文書にされることを防止するための 技術であるということができるところ，引用発明が扱う文書についても当該技術を 6 利用できるのが望ましいことは，当然である。むしろ，引用例には，ユーザ２がコ ンテキストを修正する方法について記載があるとは解されないし，仮に記載がある としても，引用例にはコンテキストの修正を前提としない発明も含まれているから， そのような発明に上記周知技術を適用しても，不利益は生じない。 また，本件審決は，上記周知技術を用いた場合に引用発明の注釈付与技術がその まま適用できるかどうかについても検討していることが明らかであるし（前記〔原 告の主張〕(1)B参照），上記のようなユーザ２によるコンテキストの修正に関す る引用例の記載を勘案すると，上記周知技術を適用した場合であっても引用発明の 注釈付与技術がそのまま適用できることが明らかである。 さらに，引用例には，本文の修正の際にも対応関係を保つことを目的とするとの 記載はないから，当業者は，引用例から，引用発明が本文が修正されることを前提 としない発明であることを把握可能である。仮に，引用発明が本文の修正を前提と しているとしても，そのことから，引用発明の本文を修正不可とすると，注釈を付 けることができなくなるということにはならない。 (2) 引用発明は，注釈をファイルと別個に保存することで，ファイルには何ら の修正も加えずに注釈を付けることを可能としているから，本願発明の解決すべき 課題は，既に引用発明のみで解決できるものである。 また，本願発明の特許請求の範囲は，原告主張に係る「注釈の記憶手段への記憶 を簡潔に行い得る」といった効果を奏するための記憶手段への具体的記憶方法につ いて何ら規定していないし，ファイルが修正可能な発明を排除していないから，当 該原告の主張は，特許請求の範囲に基づかないものである。仮に，本願発明が，フ ァイルが修正可能な発明を排除しており，上記「簡潔に行い得る」ものであるとし ても，そのような発明は，引用発明から容易に想到可能なものである。 (3) よって，原告の主張は，いずれも失当である。 ２ 取消事由２（相違点２の認定及び判断の誤り）について 〔原告の主張〕 7 (1) 相違点２の認定の誤りについて ア 本件審決は，引用発明及び相違点２を前記第２の３(2)ア及びエに記載のと おり認定し，かつ，相違点２の判断に当たって，引用発明には後に「注釈」と「選 択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップを付加することの容易想到性に ついて説示していることから，引用発明が，注釈を作成するステップ及び注釈を記 憶するステップを有するものの，注釈を表示するステップを有していないものと認 定していることが明らかである。 イ しかしながら，およそ，注釈を作成し，かつ，記憶しているにもかかわらず， これを表示しないことはあり得ないし，引用例には，「後に「注釈」と「選択のオ ブジェクト」を関連付けて表示するステップ」の一形態，すなわち，ユーザ１が注 釈付けを行った後，ユーザ２のワークステーションにおいて，注釈が段落の近傍に 表示される旨の記載があるほか，その旨の図示がある。そして，上記「表示するス テップ」を除外すると，引用例に記載の発明は，本件審決が認めた「後に「注釈」 と「選択のオブジェクト」とを関連付けて表示することを可能にする」という目的 を達成できなくなるから，「表示するステップ」は，必須の構成である。 したがって，引用発明及び相違点２は，それぞれ次のように認定されるべきであ る。なお，下線部が付加又は変更された部分である。 (ア) 引用発明：ディスプレイ，プロセッサ，キーボードおよびディスクドライ ブを有する文書処理システムにおいて注釈を付けるためのコンピュータ実施方法で あって，前記コンピュータは，／ファイルの中のコンテキスト部分の中のユーザが 選択可能な複数のオブジェクトのページの表示対象部分をディスプレイの表示画面 上に表示するステップと，／ユーザが選択可能な複数のオブジェクトのページから の選択に関するユーザ入力を前記キーボードから受け取るステップと，／選択の前 記オブジェクトに関連する注釈を作成するステップと，／前記ファイルのコンテキ スト部分の中の前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップと， ／前記コーディネートと前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前 8 記ディスクドライブに記憶するステップと，／その後，前記ディスプレイの表示画 面上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブジェクトの 近傍に表示するステップと／を実行するコンピュータ実施方法 (イ) 相違点２：本願発明は，「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示 画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲー トするステップ」を有しているのに対し，引用発明は，「その後，前記ディスプレ イの表示画面上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブ ジェクトの近傍に表示するステップ」を有している点 ウ しかるに，本件審決は，引用発明及び相違点２について誤った認定のもとで 相違点２を容易に想到できると判断したのであるから，違法として取消しを免れな い。 (2) 相違点２に係る判断の誤りについて ア 本件審決は，@引用発明において「前記ファイルのコンテキスト部分の中の 前記選択のオブジェクトのコーディネートを決定するステップ」とその「コーディ ネート」を「記憶するステップ」が設けられている理由が，後に「注釈」と「選択 のオブジェクト」とを関連付けて表示することを可能にするためであることは，当 業者に自明であり，引用発明に，「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連 付けて表示するステップ」を付加することは，当業者が容易に推考し得たことであ る，A引用発明に「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示する ステップ」を付加する際の画面構成や所望表示情報の選択方法等のユーザインタフ ェースをどのように構成するかは当業者が適宜設計すべき事項である，B「「選択 のオブジェクト」に相当するものといえる「ドキュメントの特定の部分」に関連付 けられた特定の情報（ブックマーク）が選択された時に，画面の特定の表示部分に 当該「ドキュメントの特定の部分」を表示する（ナビゲートする）」ようにしたユ ーザインタフェースは，米国特許第５７３７５９９号明細書（甲２。以下，同明細 書に記載の発明を「甲２発明」という。）にも示されるように周知であり，引用発 9 明に上記「後に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステッ プ」を付加する際にも当該周知のユーザインタフェースが有用な場合があることは， 当業者に自明である，C引用発明の「注釈」は，甲２発明のブックマークと同様に 「ドキュメントの特定の部分」に関連付けられた情報であり，引用発明に上記「後 に「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を付加する とともに上記周知のユーザインタフェースを採用しようとした場合に，当該「後に 「注釈」と「選択のオブジェクト」を関連付けて表示するステップ」を「その後， 前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づい て前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップ」に相当するステップとする ことは，当業者が普通に考えることである旨を説示する。 イ しかしながら，甲２は，「ユーザが章を選択するとき，その章の最初のペー ジが表示ウィンドウに表示される」ことを示しているにすぎず，これが存在するこ とだけで，本件審決が摘示するような一般的・抽象的なユーザインタフェースが周 知技術であると認定することはできないし，本件審決は，いかなる情報に基づいて 選択のオブジェクトにナビゲートするのかも明らかにしていない。また，引用発明 の「注釈」は，全て本文と同じページに関連付けられているから，引用発明に甲２ 発明を適用しても，同じページ上に付与された多数の注釈のいずれを選択しても同 じページが選択されるだけであって，本願発明の相違点２に係る構成を想到するこ とにはならない。 また，１つのウィンドウに表示される本文の特定の段落に対して付与される任意 の情報を「注釈」と呼んでいる引用発明とは異なり，甲２発明では，章又は章表題 がブックマーク中のラベルとして用いられており，かつ，本文とブックマークが個 別のウィンドウに表示されることで，ユーザがブックマーク中のラベルに基づいて 本文に含まれた情報を確認することができる。このように，引用発明の「注釈」と 甲２発明の「ブックマーク」とでは，技術的意義が異なるから，甲２発明の「ブッ クマーク」の技術が引用発明の「注釈」に用いられ得るとはいい難いし，引用発明 10 にいう「コーディネート」は，表題及び段落の相対的な位置関係を特定する情報と いうべきであるから，「コーディネート」に基づいて「前記選択のオブジェクト」 にナビゲートできるとは限らない。 ウ 仮に，本件審決の認定に係る周知技術が存在するとしても，引用発明は，２ 名のユーザがドラフトをレビューするような場合にある注釈が本文のどの部分に対 応するのか分かりやすくするため，注釈とそれに対応する本文の部分が同じ表示画 面に隣接して表示されることに意味があるから，当該周知技術を組み合わせた上で 注釈を選択しても，表示画面は，何ら変わらない。したがって，当業者は，引用発 明に上記周知技術を組み合わせる動機付けがないし，引用発明に当該周知技術を組 み合わせ，かつ，２つのウィンドウでそれぞれ「注釈」と「本文」を個別に表示す るように構成した場合，両者が分離してしまうため，ある「注釈」が本文のどの部 分に対応するのかが分かりにくくなってしまう。 また，引用例には，上記の技術的意義のために本文中の１つの段落に複数の注釈 を付加することが開示されているが，この注釈は，ユーザが自らの思想を表現する ことを目的としており，ドキュメントとともに見ていく注釈であって，ドキュメン トの中から関連付けられた部分を選び出すことを目的として付けられたものではな い。他方，上記周知技術においては，「特定の情報（ブックマーク）」は，ドキュ メントの中から特定の部分を選び出すことを目的として当該部分に付けられたマー クないしラベルであって，「ドキュメントの特定の部分」に一対一で関連付けられ ており，具体的には，当該部分を簡潔に表すような内容である。このように，引用 発明の「注釈」と上記周知技術における「ドキュメントの特定の部分に関連付けら れた特定の情報」とでは技術的意義が異なる。 そして，引用発明に上記周知技術を組み合わせると，「ドキュメントの特定の部 分」を表示するために選択可能な情報（注釈）が複数存在する形態が得られること になるが，このような形態では，ブックマークがあるドキュメントに一対一で関連 付けられた「特定の」情報とはいえなくなってしまい，当該周知技術の技術的意義 11 が没却されることになる。また，被告主張に係る２つのウィンドウで引用発明の画 面と甲２発明の画面とを表示したとしても，甲２発明は，上記のとおりドキュメン トの特定の部分を簡潔に表すものであってユーザの思想を表現するものではないか ら，その画面中に引用発明の「注釈」部分が表示されることにはならない。このこ とは，甲２発明のブックマークを「章または章表題」以外の部分に付与することを 考えついたとしても，同じである。以上のとおり，引用発明に甲２発明その他の上 記周知技術に関して記載した文献（乙５〜８）の内容を組み合わせたとしても，本 願発明の相違点２に係る構成を想到することは，容易とはいえず，引用発明のユー ザインターフェースをどのように構成するかは，当業者が適宜決定すべき事項では ない。 エ さらに，引用発明は，前記のとおり「その後，前記ディスプレイの表示画面 上に，前記注釈を，前記コーディネートに基づいて，前記選択のオブジェクトの近 傍に表示する」構成を備えているところ，引用発明における「前記コーディネート と前記注釈を前記ファイルのコンテキスト部分とは別個に前記ディスクドライブに 記憶するステップ」は，当該構成のために存在することが明らかであるから，当該 ステップのこのような技術的意義を無視して，引用発明に上記周知技術を適用する ことが動機付けられるものではない。 以上のとおり，引用発明には，上記周知技術を組み合わせることについて動機付 けがなく，むしろ阻害事由がある。 オ なお，引用例の図６では，ブックマークと注（テキスト注釈）を別個のもの として記載しているから，両者は，異なる概念である。また，被告は，引用発明の 「注釈」がテキスト注釈に限られるとしても，そのようなテキスト注釈からドキュ メントの特定の部分をたどることが周知技術である（乙９〜１１）旨を主張するが， 本件審決は，ドキュメントの特定の部分に関連付けられた「特定の情報（ブックマ ーク）」が選択されたときに，当該ドキュメントの特定の部分にナビゲートするこ とを周知技術として認定したのであって，テキスト注釈からナビゲートする周知技 12 術については触れておらず，この点について意見を述べる機会が与えられていない から，本件審判手続には，特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手 続違背があったというべきである。 また，仮に，テキスト注釈からナビゲートする周知技術があるとしても，この技 術（乙９〜１１）は，いずれもテキスト注釈とドキュメントの特定の部分との対応 関係が外見上明らかでない場合に必要とされる機能である。他方，引用発明のテキ スト注釈は，それに対応する本文の部分が隣接して表示されるものであるから，上 記周知技術は，引用発明には不要ないし冗長な機能であって，引用発明にこれを取 り入れる動機付けがない。 このように，上記周知技術は，本願発明を容易に想到させるものではない。 カ よって，本件審決は，取り消されるべきである。 〔被告の主張〕 (1) 相違点２の認定の誤りについて 引用例に記載の方法において，注釈を作成し記憶する過程と，当該記憶した注釈 を表示する過程が相互に独立していることは，明らかであり，当業者は，引用例か ら，審決が認定した引用発明も当然に認識可能であるから，当該引用発明の認定は， 誤りではない。しかも，本願発明は，原告が上記引用発明に付加した構成を具備し ておらず，本願発明とは関係しないことが明らかであるから，当該構成を認定しな かった本件審決に誤りはない。 (2) 相違点２に係る判断の誤りについて ア 「「ドキュメントの特定の部分」に関連付けられた情報が選択されたときに， 画面の特定の表示部分を上記「ドキュメントの特定の部分」にナビゲートする」よ うにしたユーザインターフェースは，甲２のほか，多くの文献（乙５〜８）に示さ れているから，周知技術であるといえる。 また，甲２には，「ブックマークは，ユーザ（あるいは異なるユーザ）がテキス ト（またはその代わりにグラフィックス）により特別にマークやラベルを付けたド 13 キュメントの特定の部分を，ユーザが選択し表示することを可能にします」との記 載があるから，甲２発明の「ブックマーク」とは，ユーザが選択しマークやラベル を付けたドキュメントの特定の部分，すなわち「選択のオブジェクト」に付与され るものであり，「章又は章表題」のみにしか付与できないものでないことが明らか である。すなわち，甲２に開示されているのは，ブックマークが「章」以外のオブ ジェクトを選択できないということではなく，むしろ，ある「ページ」上において， （同一又は異なる）特定のオブジェクトに対して複数のブックマークを複数付与す ることも可能であるということや，選択されたブックマークに対応するオブジェク トが他のブックマークに対応するオブジェクトと同じページ上に存在する場合は， どちらを選択しても同じページが表示される場合もある，ということである。他方 で，引用発明は，１つの段落に複数の注釈が付加されることを必須としているもの ではない。 このように，甲２発明の「ブックマーク」は，引用発明の「注釈」と技術的意義 も異ならないから，甲２に記載の「ブックマーク」に関する技術（ブックマークが 選択されたときに，画面の特定の表示部分を上記「ドキュメントの特定の部分」に ナビゲートする技術）は，引用発明の「注釈」に関しても用いられ得ることが明ら かである。 なお，引用発明の「注釈」は，「ブックマーク」を包含する概念であり，ユーザ が自らの思想を表現することを目的としてドキュメントに対して新たに付加した文 字列（テキスト注釈）に限られない。仮に，これがテキスト注釈に限られるとして も，そのようなテキスト注釈からドキュメントの特定の部分をたどることは，やは り周知技術である（乙９〜１１）から，原告の主張は，いずれにせよ失当である。 イ 原告が主張する引用発明の相違点２に係る構成（「表示するステップ」）は， 「オブジェクト」を表示させることに伴う処理であるのに対し，甲２及び乙５ない し８が開示するユーザインターフェースに関する周知技術は，「ドキュメントの特 定の部分（選択のオブジェクト）に関連付けられた特定の情報」の選択に伴う処理 14 であって，両者は，相互に関連するものではない。したがって，引用発明に甲２発 明を組み合わせることで，１つ目のウィンドウに引用発明の注釈及び本文が表示さ れ，２つ目のウィンドウに当該注釈のリストが示され，２つ目のウィンドウに表示 された注釈のリストから「注釈が選択された時に」，その注釈に「関連付けられた オブジェクト」のあるページを１つ目のウィンドウに注釈とともに表示する，すな わち「選択のオブジェクト」にナビゲートする，という形態を自然に想起すること ができるのであって，このことについて原告主張に係る阻害事由はない。そして， 上記の形態は，上記周知技術の技術的意義を没却するものでもない。 ウ 原告が主張する引用発明の相違点２に係る構成（「表示するステップ」）は， オブジェクトを表示する際に注釈を表示するだけであるから，例えばすべての注釈 を見落としなくチェックするためには，注釈の付与されていないページを含む全て のページを表示して，注釈の付与されている場所を目視で探さなければならないな ど，ページ数が多くなるにつれて無駄な労力や作業時間が増加する等の問題がある ことは，明らかであり，そのような問題を解決するために，引用発明を具現化する に当たって，例えば甲２及び乙５ないし８に示されるユーザインターフェースに関 する周知技術を採用し付加することは，当業者であれば容易に想到し得たことであ る。そして，上記インターフェースは，選択したブックマークに対応するドキュメ ントの特定の部分にナビゲートするのであるから，当該ブックマークと特定部分と の関連付けを表す何らかの情報に基づいてナビゲートしているのは，明らかであり， 引用発明においては，オブジェクトのファイル位置と注釈を関連付けて記憶デバイ スに記憶しているから，当該インターフェースを用いるに際して，選択オブジェク トのファイル位置に基づいて選択のオブジェクトにナビゲートするようにすること は，当業者が当然に考えることである。 エ 以上のとおり，本願発明の相違点２に係る構成は，仮に原告の主張に基づい たとしても，引用発明に基づき当業者が容易に想到可能なものであって，本件審決 の判断に誤りはない。 15 第４ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（相違点１に係る判断の誤り）について (1) 本願明細書の記載について 本願発明は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本願明細書には，おお むね次の記載がある。 ア この発明は，電子的に表示されたドキュメントにおける注釈の配置及び使用 に関する（【０００２】）。 イ 情報の電子的提示に対するユーザの親しみやすさを助長する１つの方法は， 情報を電子ブックフォーマット（印刷された本によく似た方法）で提示することで あるが，印刷された本をより完全にまねるために，ユーザは，紙の本の余白への書 込みに類似して，自分自身がテキストの注記を作成する能力を有することを必要と するほか，その他の書込みに類似した追加やブックマークの追加を望む（【０００ ５】）。しかし，注釈等を電子的エディタにおいて追加した場合，注釈等がドキュ メントに挿入され，その下にあるドキュメントがその挿入前のもとの状態から破損 されるが，著作権保護されたドキュメントの修正は，様々な著作権の規定に抵触す る可能性があるし，そうでなくても，出版社から好まれない可能性がある（【００ ０６】）。したがって，ユーザによる，作品に注釈を付けたい等の希望は，出版社 による，著作権保護された作品を未修正の状態に維持するための目標とぶつかり， このジレンマを解決しない限り，電子出版業界の成長が妨げられる可能性がある （【０００７】）。 ウ この発明は，電子ドキュメントに，ドキュメント自体を破損することなく注 釈を付けるための技術を提供する。この発明の「ドキュメント」は，電子的に表示 可能な情報の全ての形式（本等）を包含する。ユーザは，ドキュメントにおける 「オブジェクト」（テキスト等）を選択して，注釈（テキスト注記の追加やブック マーク等）が配置されるべきところを位置指定すると，コンピュータシステムは， どのオブジェクトが選択されたかを決定し，選択されたオブジェクトに関連付けら 16 れたファイル位置を決定する。ユーザは，注釈を追加し，ドキュメントの読取りに 戻る。注釈は，ドキュメントとともに表示されるが，下にあるドキュメントは，修 正されない（【０００８】【０００９】）。注釈は，選択されたオブジェクトに関 連付けるため，修正不可能なドキュメントにおけるファイル位置にリンクされる。 この発明は，例えば，語の最初のキャラクタのファイル位置を計算し，ファイル位 置を注釈とともに，分離かつリンクされたローカルファイルに格納するなどする （【００１１】）。 エ この発明によりシステムに格納された注釈のソート，修正，探索及び再命名 するための表示ウィンドウ（図９）では，注釈のリスト及びその特性を表示した各 ペインを表示することができ，ユーザによる注釈の選択により，ドキュメントにお いて注釈を含む位置にナビゲートすることができる（【００５２】）。 (2) 引用例の記載について 引用例には，そこに記載の発明についておおむね次の記載がある。 ア この発明は，広くはデータ処理方法に関連し，より具体的には電子出版にお ける改善に関連する。 イ この発明の目的は，@オンライン電子書籍に注釈を付ける手段を提供するこ と，A電子書籍中の特定の位置に関連付けられるメモ，ブックマーク又は注釈を作 成する手段を与えること，B電子書籍について，種々の目的のための複数の注釈同 士及び／又は種々のソースからの複数の注釈同士を関連付ける手段を提供すること である。 ウ この発明の操作原理は，電子的出版物の読者が，メモ，ブックマーク又は注 釈を作成して，ドキュメント中の特定箇所にそれらを関連付けることを可能にする。 そのような注釈又は「プレースマーク」のレコードは，出版物の内部又は出版物と は別々に格納することができる。もとの出版物とは別々に格納された注釈は，名前 によってドキュメントに関連しており，様々な目的で，同じ（あるいはコピーされ た）出版された電子ドキュメントへ特定の個々の読者によってアクセス及び／又は 17 個人間で共有や交換がされる。 エ ドキュメント内の特定のコンテキストと注釈との関連は，著者が電子的に出 版されるドキュメントを構築する際に，そのマテリアルを「マークアップ」し，章， 節，小節，段落及び図などのような主な文書要素を識別することによって，ドキュ メントの構造を示したという事実を利用する。さらに，それは，読者が特定の行又 は単語位置へ正確に示したいいくつかの注釈の正確な位置を決定するために「最も 細かい」識別された文書要素内の相対位置を使用する。 オ この技術における注釈の形態のうち，「メモ」は，読者により作成されるテ キストであり，出版資料の特定のコンテキストと関連付けられる。メモは，種々の 目的のために使用できるが，一般に一読者又は共通の目的等を持つ読者のグループ に特有であり，しばしば，ドキュメントの著者及び／又は他の読者との交換を唯一 の目的として読者により作成される。 カ いったんフォーマットされたテキストストリームの構造が表題及び順序付け られた段落に対する全体の編成により確立されると，この発明の注釈は，特定の段 落に関連付けられることができ，注釈と関連する段落との間の関係の有効性を変化 させることなく，全ての段落のテキストに対する変更を行うことができる。 キ 図３（注釈文字列レコードのメモリイメージ）及び４（ブックのテキストを 関連する注釈とともに表示した場合）では，ユーザ１（テキストの編集者）及び２ （テキストのもとの著者）がテキストの特定段落付近にカーソルの位置を制御する ことで，それぞれ注釈を入力し，入力された注釈文字列レコードがそれぞれメモリ に格納され，その文字列（複数）が，テキストの位置を特定するコーディネートに 基づいて画面上の上記カーソル位置の近傍に隣接して表示される例が示されている。 ク 注釈文字列は，注釈が例えばブックマークとして役立つように，空文字にす ることもできる。なお，図６には，「注釈」の中に「ブックマーク」を含む記載が ある（注釈文字列レコード２４）。 (3) 相違点１について 18 引用例には，前記(2)に記載のとおり，引用発明において注釈の対象となる「フ ァイルの特定部分」（ファイルのコンテキスト部分）が修正不可であるとの明示の 記載はない一方，本願発明の当該「ファイルの特定部分」は，「ファイルの中の修 正不可の部分」である点で，引用発明とは相違している（相違点１）。 (4) 電子的に作成された文書等を修正不可とする技術について と こ ろ で ， 乙 １ は ， 「 Microsoft Word ９ ７ オフィシャルマニュアル」 （Russell Borland 著。平成９年５月１１日刊行）と題する文献であり，乙２は， 「Microsoft Word ２０００ オフィシャルマニュアル」（Charles Rubin 著。 平成１１年８月２日刊行）と題する文献であって，いずれも，原告が作成した文書 作成ソフトウェアの「公式解説書」と銘打たれたものである。そして，これらの文 献には，上記各ソフトウェアにより作成された文書の全部又は一部について，作成 者以外の者による改変から保護する機能についての説明があるほか，乙１には，文 書の校閲者がコメントを付けることしかできないように文書を保護し，当該コメン トを文書とは別のウィンドウ枠に表示する機能についての説明がある。 次に，乙３は，「Microsoft Excel ９７ オフィシャルマニュアル」（Mark Dodge ほか著。平成９年６月１日刊行）と題する文献であり，原告が作成した表 計算ソフトフェアの「公式解説書」と銘打たれたものであるが，そこには，当該ソ フトウェアにより作成されたファイルを作成者以外の者による改変から保護する機 能についての説明がある。 また，乙４は，「最新ＨＴＭＬ＆ＣＧＩ入門」（笹木望・藤崎真美著。平成１１ 年４月５日刊行）と題する文献であり，そこには，ＵＮＩＸのファイルについて， 作成者によるアクセスのみを可能とする方法についての記載がある。 以上のように，本件優先権主張日前に刊行された複数の一般的な文献において， 電子的に作成された文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護 する技術が開示されている以上，当該技術は，当該技術分野において周知であった ものと認められる。 19 (5) 相違点１の容易想到性について 以上に加えて，引用発明は，前記(2)アないしウに記載のとおり，電子出版物の 読者が，当該出版物に注釈を付け，その注釈を当該出版物の特定の位置に関連付け ることなどを目的とするものであって，当該電子出版物自体に改変を加えることの 可否又は是非を問題とするものではないばかりか，引用例は，上記のとおり引用発 明において注釈を付ける対象を，電子的に作成された文書のうち，電子出版物ない し電子書籍であると特定している以上，そこには，その内容を読者が修正できない ものも含まれるとみるのが自然である。 すなわち，引用例には，注釈の対象となるファイルの特定部分（コンテキスト部 分）を修正不可の部分に限定することについて示唆があるといえる。 以上によれば，引用例に接した当業者は，引用発明に対して，電子的に作成され た文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護するという当該技 術分野における前記周知技術を適用して，本願発明の相違点１に係る構成を容易に 想到することができたものというべきである。 (6) 原告の主張について ア 以上に対して，原告は，前記周知技術の存在それ自体を争うもののようであ る。 しかしながら，前記(4)に認定のとおり，本件優先権主張日前に刊行された複数 の一般的な文献（原告作成のソフトウェアに関するものを含む。）において，電子 的に作成された文書等のファイルの全部又は一部を修正不可として文書を保護する 技術が開示されているから，当該技術は，周知のものであったと認められ，この認 定を左右するに足りる証拠はない。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 イ 次に，原告は，上記周知技術を適用した場合に引用発明の注釈付与技術がそ のまま適用できるかどうかについて疑問を呈し，仮に適用可能であるとしても本件 審決がその有用性を検討していない旨を主張する。 20 しかしながら，引用発明は，注釈をファイルのコンテキスト部分とは別個にディ スクドライブに記憶（格納）するものであるばかりか，前記(2)カ及びキの記載に よれば，注釈が特定の段落にコーディネートに基づいて関連付けられているために， 注釈又はその対象となるコンテキスト部分のいずれかに変更が加えられても，両者 の対応関係は変化しないものと認められる。したがって，引用発明に上記周知技術 を適用したとしても，引用発明の注釈付与技術に何ら変動をもたらすものではなく， 当該適用は，十分に可能であるというべきである。また，前記のとおり，引用例に は，注釈の対象となるファイルの特定部分（コンテキスト部分）を修正不可の部分 に限定することについて示唆があり，かつ，上記周知技術が存在するものと認めら れる以上，当業者は，両者を組み合わせることの有用性ないし有利性について改め て検討するまでもなく，当該組合せをごく容易に想到できたものというべきである。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 ウ また，原告は，引用発明はテキスト本文が修正可能であることを前提として おり，本文を修正不可とすると，引用発明の目的が達成できなくなる旨を主張する。 しかしながら，引用発明は，コンテキスト部分に変更を加えることができる実施 形態を含むものであるとはいえるものの（前記(2)カ参照），前記(5)に認定のとお り，電子出版物の読者が，当該出版物に注釈を付け，その注釈を当該出版物の特定 の位置に関連付けることなどを目的とするものであって，当該電子出版物自体に改 変を加えることの可否又は是非を問題とするものではなく，注釈を付ける対象を電 子出版物であるとしている以上，そこには，その内容を読者が修正できないものも 含まれるとみるのが自然である。したがって，引用発明は，コンテキスト部分の修 正が可能であるもののみを前提としているものとは認められず，原告の上記主張は， その根拠を欠くばかりか，引用発明にコンテキスト部分を修正不可とする上記周知 技術を適用することが可能であることは，上記のとおりである。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 エ さらに，原告は，本願発明が，ユーザの希望と著作権保護の目的がぶつかっ 21 ていたという課題を解決する，格別の作用効果があり，また，ファイルが修正不可 である以上，ファイル位置も固定されており，ファイルが修正可能なものと比べて 注釈の記憶手段への記憶をより簡潔に行い得ることが明らかである旨を主張する。 しかしながら，前記(2)アないしウに記載のとおり，引用例は，引用発明におい て注釈を付ける対象を，電子的に作成された文書のうち，電子出版物ないし電子書 籍であると特定している以上，そこに著作権保護された作品が含まれ得ることは， 明らかであるほか，引用発明は，注釈をその対象となる電子出版物等とは別々に格 納するのであるから，当該電子出版物等のファイルには何の修正も加えずに注釈を 付けることが十分に可能であって，本願発明の上記課題を解決することができるも のである。 また，ファイルが修正不可であることによりファイル位置が固定されており，そ のため注釈の記憶手段への記憶がより簡潔に行い得るとの点については，本願発明 及び本願明細書には明確な記載がないばかりか，ファイル位置が固定されれば当該 記憶がより簡潔に行い得ることは，それ自体，当業者が当然予測可能なことであっ て，格別な作用効果であるとはいえない。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 ２ 取消事由２（相違点２の認定及び判断の誤り）について (1) 相違点２の認定について ア 原告は，本件審決が認定した引用発明には，そこに記載の構成に加えて， 「その後，前記ディスプレイの表示画面上に，前記注釈を，前記コーディネートに 基づいて，前記選択のオブジェクトの近傍に表示するステップ」との構成を備えて いるのに，本件審決がこの点を認定しておらず，これに伴い，相違点２の認定にも 誤りが生じている旨を主張する。 イ そこで検討すると，本件審決が認定した本願発明の相違点２に係る構成は， 「その後，前記注釈が選択された時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位 置に基づいて前記選択のオブジェクトにナビゲートするステップ」というものであ 22 る。そして，ここにいう「ナビゲートする」との意義についてみると，本願発明の 特許請求の範囲の記載によれば，本願発明は，選択のオブジェクト（注釈を付する 対象となる修正不可の部分であって，注釈と関連付けられた部分）のファイル位置 がユーザにより作成された注釈とは別個に記憶されていることを前提として，当該 別個に記憶された注釈をユーザが選択すると，当該オブジェクトのファイル位置に 基づいて，@当該注釈が表示されたディスプレイデバイス上の表示画面のある部分 （第２の表示部分）を当該オブジェクトの表示に変更するか，あるいは，A当該オ ブジェクトを注釈（第２の表示部分）とともに表示することを意味するものと解さ れるが，そのいずれであるかは，一義的に明確であるとはいい難い。 そこで，本願明細書の記載を参酌すると，そこには，ユーザによる注釈の選択に より，ドキュメントにおいて注釈を含む位置にナビゲートすることができる旨の記 載がある（前記１(1)エ。【００５２】）ほか，注釈は，ドキュメントとともに表 示される旨の記載がある（前記１(1)ウ。【０００９】）。 そして，本願発明の「ナビゲートする」について上記@の意義に解釈すると，表 示画面上には選択のオブジェクトのみが表示され，これに対応する注釈が表示され ない結果ともなり得るから，本願明細書の上記記載によれば，本願発明の特許請求 の範囲の記載にいう「ナビゲートする」とは，ユーザによる別個に記憶された注釈 の選択により，選択のオブジェクト（注釈を付する対象となる修正不可の部分であ って，注釈と関連付けられた部分）が注釈（第２の表示部分）とともに表示画面上 に表示されること（上記A）を意味するものと解釈するのが自然である。そして， この解釈は，本願発明の特許請求の範囲の記載において，第１の表示部分において 選択のオブジェクトが表示されていたこととも矛盾しない。 ウ 以上のとおり，本願発明における「ナビゲートする」との意義によれば，本 願発明の相違点２に係る構成は，ユーザがいったん別個に記憶された注釈を選択し た場合に注釈をオブジェクトとともに画面に表示するという機能に関するものであ る。 23 他方，引用例には，前記１(2)キに記載のとおり，ユーザが入力した注釈文字列 がコーディネートに基づいて画面上の注釈の対象となったテキスト（オブジェク ト）の近傍に隣接して表示される例が示されているものの，ユーザがテキスト（オ ブジェクト）とは別々に格納された注釈を選択した場合に，いかなる機能により表 示画面がどのような形態を示すのかについては，具体的な記載がないというほかな い。 したがって，本件審決による，「本願発明は，「その後，前記注釈が選択された 時に，前記表示画面上の第２の表示部分を前記位置に基づいて前記選択のオブジェ クトにナビゲートするステップ」を有しているのに対し，引用発明は，それに相当 するステップを有しない（引用例にはそれに相当するステップに関する記載がな い。）点」との相違点２の認定は，誤りであるとはいえない。 エ この点について，原告は，引用発明が注釈を作成・記憶している以上，これ を画面に表示しないことはあり得ないから，注釈をオブジェクトの近傍に表示する ステップが必須である旨を主張する。 しかしながら，前記のとおり，引用例は，ユーザが入力した注釈文字列がコーデ ィネートに基づいて画面上の注釈の対象となったテキスト（オブジェクト）の近傍 に隣接して表示される例が示されているものの，ユーザがテキスト（オブジェク ト）とは別々に格納された注釈を選択した場合に，いかなる機能により表示画面が どのような形態を示すのかについては，具体的な記載がないというほかない。よっ て，引用発明が注釈をテキスト（オブジェクト）とは別々に格納している以上，注 釈が何らかの形態で画面に表示されることまでは当然に想定されているというべき であるとはいえるものの，そのことから，ユーザが当該注釈を選択した場合に，原 告の主張に係る「コーディネートに基づいて，前記選択のオブジェクトの近傍に表 示するステップ」を引用発明が必須のものとして備えていると認定するには足りな い。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 24 (2) 相違点２に係る判断の誤りについて ア 本願発明に係る相違点２の容易想到性について検討すると，まず，甲２（平 成１０年（１９９８年年）４月７日公開）には，「ブックマーク４５は，ユーザ （あるいは異なるユーザ）がテキスト（またはその代わりにグラフィックス）によ り特別にマークやラベルを付けたドキュメントの特定の部分を，ユーザが選択し表 示することを可能にします。例えば，ユーザが章を選択するとき，その章の最初の ページが表示ウィンドウに表示されるように，異なる章標題は，ブックマーク中の ラベルとして表示することができます。」との記載がある。 乙５（特開平６−２３１１８６号公報）は，「文書処理装置」という名称の発明 に関する公開特許公報であるが，そこには，文書処理装置に関し，一般書籍を読む のと同様に，文書情報に対して視覚的に栞（しおり）等の認識マークを挟み，参照 できることを目的とする発明についての記載がある。 乙６（特開平３−１１４６３号公報）は，「文書作成装置」という名称の発明に 関する公開特許公報であるが，そこには，本に栞（しおり）を挟んだように所望の 箇所を簡単に呼び出すことのできる栞機能を持った文書処理装置に関する発明につ いての記載がある。 乙７（特開平７−２３０４６６号公報）は，「電子図書館システム」という名称 の発明に関する公開特許公報であるが，そこには，従来の技術として，コンピュー タのディスプレイ表示を本のイメージで行う方法（ブックメタファ）において，電 子的に作成された文書の目次からのジャンプや，任意の頁イメージに付箋紙ボタン を設定し，これを選択することで当該付箋紙ボタンが設定されている頁イメージが 表示されるなどの機能についての記載がある。 乙８（特開平３−１５８９６７号公報）は，「検索機能付き電子書籍装置」とい う名称の発明に関する公開特許公報であるが，そこには，電子的に作成された書籍 データに関して，検索情報登録手段に登録済みの検索情報リストを一覧表示させ， そこから所望の検索情報を選択することで，当該検索情報に対応する位置（例えば 25 頁）の書籍データを検索して表示部に表示させる技術についての記載がある。 以上のとおり，本件優先権主張日前に公開された複数の文献に，電子的に作成さ れた文書の特定の部分に関連付けられた特定の情報（ブックマーク）をユーザが選 択した場合に，当該特定の情報（ブックマーク）に関連付けられた当該文書の特定 の部分が当該特定の情報（ブックマーク）とは別個に表示画面上に表示される技術 について記載があることに照らすと，当該技術は，当該技術分野において周知であ ったものと認められる。 イ 他方，引用例には，前記１(2)イに記載のとおり，引用発明が，電子書籍中 の特定の位置に関連付けられるメモ，ブックマーク又は注釈を作成する手段を与え ることを目的の１つとしており，また，前記１(2)ウに記載のとおり，電子的出版 物の読者がメモ，ブックマーク又は注釈を作成して，ドキュメント中の特定箇所に それらを関連付けることを可能にするものであり，そのような注釈又は「プレース マーク」のレコードが，出版物の内部又は出版物とは別々に格納することができる ものであって，前記１(2)オに記載のとおり，そこにいう注釈が，出版資料の特定 のコンテキストと関連付けられる「メモ」を含むものである旨の記載がある。さら に，引用例には，前記１(2)クに記載のとおり，そこにいうブックマークが注釈の １例であることを前提とした記載もある。 以上のように，引用例において，「注釈」が，「メモ」及び「ブックマーク」を 含むものであって，電子的出版物の読者がドキュメント中の特定箇所（コンテキス ト部分）に関連付けることが可能なものであり，かつ，もとの出版物（ドキュメン ト）とは別々に格納することができる点で「メモ」，「ブックマーク」及び「プレ ースマーク」と並列して記載されていることに鑑みると，引用例にいう「注釈」は， 「メモ」，「ブックマーク」及び「プレースマーク」を包括的に代表するものとし て記載されているものと認められる。 このように，引用発明にいう「注釈」は，これに対応するテキスト（コンテキス ト部分）とコーディネートにより関連付けられており，かつ，「ブックマーク」を 26 含む概念であるから，引用例には，そこにいう「注釈」（ブックマーク）に，前記 アに認定の，ブックマークに関する当該技術分野における周知技術を組み合わせる ことについて示唆ないし動機付けがあるものといえる。 ウ 以上によれば，引用例に接した当業者は，電子的に作成された文書の特定の 部分に関連付けられた特定の情報（ブックマーク）をユーザが選択した場合に，当 該特定の情報（ブックマーク）に関連付けられた当該文書の特定の部分が表示画面 上に別個に表示されるというブックマークに関する当該技術分野における周知技術 を，引用発明にいう「注釈」に適用することで，ユーザがドキュメントとは別々に 格納された注釈を選択した場合に，上記関連付けを利用して，当該注釈に対応する ドキュメント中の特定箇所（コンテキスト部分）を，当該注釈と併せて表示画面上 に別個に表示することについて容易に想到することができたものというべきである。 したがって，引用例に接した当業者は，引用発明に上記周知技術を適用すること で，本願発明の相違点２に係る構成を採用することについて容易に想到することが できたものというべきである。 エ 以上に対して，原告は，前記アに認定の周知技術の存在に疑問を呈し，甲２ に開示の技術（甲２発明）を引用発明に組み合わせても本願発明の本件相違点に係 る構成に至らず，また，引用発明の「注釈」が甲２にいう「ブックマーク」と技術 的意義ないし概念が異なり，引用発明の「コーディネート」に基づいてナビゲート ができるとは限らない旨を主張する。 しかしながら，甲２及び乙５ないし８の記載によれば上記周知技術を認定できる ことは，前記アに記載のとおりであって，これを左右するに足りる証拠はないばか りか，引用発明には当該周知技術を適用することについて示唆ないし動機付けがあ り，これにより，本願発明の本件相違点に係る構成を想到することができることも また，前記イに認定のとおりである。 また，引用例にいう「注釈」が，「メモ」，「ブックマーク」及び「プレースマ ーク」を包括的に代表するものとして記載されていることは，前記イに認定のとお 27 りであって，当該「注釈」は，その機能に照らしても，甲２にいう「ブックマー ク」と技術的意義が異なるとはいえず，この認定を左右するに足りる証拠はない。 そして，本願発明にいう「ナビゲート」とは，前記(1)イに認定のとおり，ユー ザが選択のオブジェクトとは別個に記憶されている注釈を選択した場合に，当該注 釈とこれに対応する選択のオブジェクトとを併せて表示画面上に表示する機能を意 味しており，当該機能の前提として，当該注釈と選択されたオブジェクトのファイ ル位置とは，相互に関連付けられているものと理解することが可能であるところ， 引用発明の「コーディネート」は，前記１(2)カ及びキに記載のとおり，注釈とド キュメント中の特定箇所（コンテキスト部分）とを，例えばコンテキスト部分の段 落と関連付けることで表示画面上において注釈をその近傍に表示することを可能と するものである。すなわち，引用発明の「コーディネート」は，「ナビゲート」の 前提となる構成であるということができるのであって，これにより「ナビゲート」 ができないというものではない。 よって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。 オ また，原告は，引用発明が，注釈とそれに対応する本文に１つのウィンドウ 内で隣接して表示することに技術的意義があり，前記周知技術を適用すると注釈と 本文との対応関係がわかりにくくなってしまうほか，引用発明の注釈がユーザの思 想を複数表現することを目的としており，当該周知技術のようにドキュメントの中 から一対一で関連付けられた部分を選び出すことを目的としていないから，引用発 明に当該周知技術を適用すると引用発明の技術的意義が没却されるほか，当該周知 技術が引用発明には不要ないし冗長な機能であって，引用発明にこれを取り入れる 動機付けがない旨を主張する。 しかしながら，前記(1)ウに認定のとおり，引用例には，ユーザが入力した注釈 文字列がコーディネートに基づいて画面上の注釈の対象となったテキスト（オブジ ェクト）の近傍に隣接して表示される例が示されているものの，ユーザがテキスト （オブジェクト）とは別々に格納された注釈を選択した場合に，いかなる機能によ 28 り表示画面がどのような形態を示すのかについては，具体的な記載がないというほ かない。しかも，前記１(2)ウに記載のとおり，引用例における「注釈」とは，電 子的出版物の読者がドキュメント中の特定箇所に関連付けることが可能であって， 様々な目的で，読者によるアクセス等のために，もとの出版物とは別々に格納する ことができるものである。したがって，引用発明に上記周知技術を適用した場合お いて，ユーザが別個に記憶された注釈を選択した場合の表示画面の形態は，上記の 様々な目的に応じて想定することが可能であり，引用例は，上記周知技術を適用す ることで，注釈とこれに対応するドキュメント中の特定箇所（コンテキスト部分） とを別個の表示部分に表示することも当然に許容しているというべきである。よっ て，引用例が引用発明の実施例の一つとして注釈とそれに対応する本文を１つのウ ィンドウ内で隣接して表示する形態を示していることは，本願発明の本件相違点に 係る構成を想到するに当たり阻害事由となるものではない。 また，前記１(2)イに記載のとおり，引用発明の目的は，@オンライン電子書籍 に注釈を付ける手段を提供すること，A電子書籍中の特定の位置に関連付けられる メモ，ブックマーク又は注釈を作成する手段を与えること，B電子書籍について， 種々の目的のための複数の注釈同士及び／又は種々のソースからの複数の注釈同士 を関連付ける手段を提供することであるから，引用発明及び引用例にいう注釈の目 的及び実施態様もまた，原告の主張に係る目的や実施形態に限定されるものではな い。 よって，原告の上記主張は，採用できない。 ３ 結論 以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求 は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第４部 裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣 29 裁判官 井 上 泰 人 裁判官 荒 井 章 光 30 |