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| 審判番号（事件番号） | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成23行ケ10258審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成22行ケ10184審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成22行ケ10019審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成23行ケ10134審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成23行ケ10130審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 関連ワード | 製造方法 / 新規性 / 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 発明特定事項 / 相違点の認定 / 周知技術 / 出願公開 / 先行技術 / 発明の詳細な説明 / 化学構造 / パリ条約 / 優先権 / 実質的に同一 / クレーム / 優先日 / 参酌 / 発明の要旨認定 / 置き換え / 置換 / 容易に想到(容易想到性) / 実施 / 構成要件 / 設定登録 / 発明の範囲 / 請求の範囲 / 減縮 / 拡張 / 変更 / 合理的な理由 / 国際出願 / 国際公開 / |
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| 元本PDF |
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| 事件 |
平成
23年
(行ケ)
10191号
審決取消請求事件
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|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2012/02/28 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２４年２月２８日判決言渡 平成２３年（行ケ）第１０１９１号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２４年１月１７日 判 決 原 告 セントラル硝子株式会社 訴訟代理人弁護士 本 多 広 和 同 中 村 閑 訴訟代理人弁理士 古 橋 伸 茂 同 岩 田 耕 一 被 告 ゾルファイ フルーオル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 訴訟代理人弁理士 実 広 信 哉 同 堀 江 健 太 郎 主 文 １ 特許庁が，無効２０１０−８０００４０号事件について，平成２３年５月６ 日にした審決を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定め る。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求 主文と同旨。 第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯等 被告は，発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラス チックの製造」とする特許第３９４９８８９号（平成１１年５月１５日国際出願， パリ条約による優先権主張平成１０年５月２２日，ドイツ連邦共和国。平成１９年 ４月２７日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。 原告は，平成２２年３月８日，本件特許の請求項１ないし１２，１４ないし１６， １９及び２０に係る発明についての特許の無効審判請求（無効２０１０−８０００ ４０号事件）をし，同年４月１日，無効審判請求に係る請求項を，本件特許の請求 項１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０とする補正をした。被告 は，同年７月８日付け訂正請求書を提出した（以下「本件訂正」という。）。 特許庁は，平成２３年５月６日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立た ない。」との審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし２０の記載は，次のと おりである（以下，これらの請求項に係る発明を，それぞれ「本件訂正発明１」な いし「本件訂正発明２０」といい，これらを総称して「本件訂正発明」という。）。 本件訂正は，特許査定時の特許請求の範囲における請求項１ないし１０及び１７の 発泡剤としての組成物，請求項１１ないし１６及び１８及び１９の発泡剤組成物， 請求項２０の発泡剤混合物を，ＨＦＣ−１３４ａ（１，１，１，２−テトラフルオ ルエタン）又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まないものとするものであり，下線部が訂 正部分である（乙３）。なお，本件特許の明細書を「本件明細書」という（甲１７， 乙３）。 【請求項１】発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームまたは発泡さ れた熱可塑性プラスチックを製造する方法において，発泡剤として， ａ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ−３６５ ｍｆｃ）および ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２−テ トラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオ ルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の 発泡剤 を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る組成物（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又 はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）を使用することを特徴とする，ポリウレタン硬 質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックを製造する方法。 【請求項２】ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ ５〜５０質量％未満を含有する組成物を使 用する，請求項１記載の方法。 【請求項３】発泡剤として次のもの： ＨＦＣ−３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ−１５２ａ；ＨＦＣ−３６５ｍｆｃおよびＨＦ Ｃ−３２；ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ−１５２ａおよびＣＯ２；ＨＦＣ−３６ ５ｍｆｃ，ＨＦＣ−３２およびＣＯ２ を含有するかまたはこれらのものから成る組成物の１つを使用する，請求項１記載 の方法。 【請求項４】ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ １０〜５０質量％未満および別の成分９０ 〜５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成る組成物を使用する，請求 項３記載の方法。 【請求項５】発泡剤組成物は付加的にＣＯ２ ２〜５０質量％を含有する，請求 項１記載の方法。 【請求項６】発泡剤組成物はプラスチックの性質を変性する添加剤３０質量％ま でを含有する，請求項１記載の方法。 【請求項７】熱可塑性プラスチックとしてポリスチロール，ポリエチレン，ポリ プロピレン，ポリ塩化ビニルまたはＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）を使用 する，請求項１記載の方法。 【請求項８】熱可塑性プラスチックとしてポリスチロールを使用する，請求項７ 記載の方法。 【請求項９】発泡剤組成物を発泡すべき熱可塑性プラスチックと発泡剤組成物と から成る全混合物に対して１〜３０質量％の量で使用する，請求項１記載の方法。 【請求項１０】発泡剤組成物をポリウレタンと発泡剤組成物とから成る全混合物 に対して１〜５０質量％の量で使用する，請求項１記載の方法。 【請求項１１】 ａ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン５０質量％未 満（ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）および ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２−テ トラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオ ルプロパン；およびヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つ の他の発泡剤 を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ−１３ ４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）。 【請求項１２】ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ ５〜５０質量％未満を含有する，請求項 １１記載の発泡剤組成物。 【請求項１３】ＨＦＣ−３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ−１５２ａ；ＨＦＣ−３６５ ｍｆｃおよびＨＦＣ−３２；ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ−１５２ａおよびＣＯ ２；ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ−３２およびＣＯ２ を含有するかまたはこれらのものから成る，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１４】１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ−３６５ｍ ｆｃ） １０〜５０質量％未満および別の成分９０〜５０質量％超を含有するかま たはこれらのものから成る，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１５】液化されたＣＯ２ ２〜５０質量％を含有する，請求項１１記載 の発泡剤組成物。 【請求項１６】ａ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタンおよび ｂ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ−２４５ｆａ）；１， １，１，３，３，３−ヘキサフルオルプロパン（ＨＦＣ−２３６ｆａ）；または１， １，１，２，３，３，３−ヘプタフルオルプロパン（ＨＦＣ−２２７ｅａ）がＣＯ ２を全く含有しない場合には，発泡剤組成物は，１，１，１，３，３−ペンタフル オルブタン５０質量％未満および１，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン； １，１，１，３，３，３−ヘキサフルオルプロパンまたは１，１，１，２，３，３， ３−ヘプタフルオルプロパン５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成 るという条件を有する，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１７】ａ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタンおよび ｂ ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ−２４５ｆａ）；１， １，１，３，３，３−ヘキサフルオルプロパン（ＨＦＣ−２３６ｆａ）；または１， １，１，２，３，３，３−ヘプタフルオルプロパン（ＨＦＣ−２２７ｅａ）がＣＯ ２を全く含有しない場合には，発泡剤組成物は，１，１，１，３，３−ペンタフル オルブタン５０質量％未満および１，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン； １，１，１，３，３，３−ヘキサフルオルプロパンまたは１，１，１，２，３，３， ３−ヘプタフルオルプロパン５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成 るという条件で，ポリスチロールまたはポリエチレンを基礎とするプラスチックを 製造するための請求項１記載の方法。 【請求項１８】主に独立気泡の発泡された熱可塑性プラスチックにおいて，請求 項１１から１６までのいずれか１項に記載の発泡剤組成物が独立気泡中に含有され ていることを特徴とする，主に独立気泡の発泡された熱可塑性プラスチック。 【請求項１９】主に独立気泡の硬質ポリウレタンフォームにおいて， ａ）１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ−３６５ ｍｆｃ）および ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２−テ トラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオ ルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の 発泡剤 を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又は ＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）を含有することを特徴とする，主に独立気泡の硬 質ポリウレタンフォーム。 【請求項２０】１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン１〜５０質量％未満 および １，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン，１，１，１，３，３，３−ヘキサ フルオルプロパンおよび１，１，１，２，３，３，３−ヘプタフルオルプロパンか らなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超〜９９質量％ を含有するかまたはこれらのものから成る，低い温度での熱伝導性に関連して改善 された性質を有するＰＵ硬質発泡材料の製造に使用可能な発泡剤混合物（但し，Ｈ ＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）。 ３ 審決の理由 別紙審決書写しのとおりである。その判断の概要は以下のとおりである。 (1) 本件訂正の可否について 本件訂正は，訂正前の発泡剤としての組成物，発泡剤組成物あるいは発泡剤混合 物を，「１，１，１，２−テトラフルオルエタン」（略称：「ＨＦＣ−１３４ ａ」）又は「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を含まないものに限定するものであり，特許請 求の範囲の減縮に該当し，特許法134条の2第1項ただし書き１号に掲げる事項 を目的とするものである。また，「ＨＦＣ−１３４ａ」又は「ＨＣＦＣ−１４１ ｂ」を含まない発泡剤としての組成物，発泡剤組成物あるいは発泡剤混合物を用い ることは，願書に最初に添付した明細書（甲１６。以下「本件当初明細書」とい う。）に記載されているので，本件訂正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲 内においてするものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもので ないから，同法134条の2第5項において準用する同法126条3項及び４項の 規定に適合する。よって，本件訂正を認める。 (2) 無効理由１の成否について 本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲１ （A. ALBOUY et al., “A Status Report on the Development of HFC Blowing Agent for Rigid Polyurethane Foams”, POLYURETHANES WORLD CONGRESS 1997, ５１４ないし５２３頁）に記載された発明，甲１及び甲１２（国際公開第９６／１ ４３５４）に記載された発明，又は，甲１及び甲３（特開平８−３０２０５５号公 報）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたもので ある旨の請求人（原告）主張の無効理由１は採用できない。 (3) 無効理由２の成否について 本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲４ （欧州特許出願公開第０７４２２５０号明細書）及び甲５（特開平６−３０６１３ ８号公報）に記載された発明，甲４，甲５及び甲１に記載された発明，甲４，甲５ 及び甲１２に記載された発明，甲４，甲５及び甲３に記載された発明又は甲４，甲 ５，甲１及び甲３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが できたものである旨の請求人主張の無効理由２は採用できない。 (4) 本件訂正発明１の作用効果等について 本件訂正発明１は「除くクレーム」の訂正がなされているが，「除くクレーム」 とすることにより進歩性が認められるのは，先行技術と技術思想としては顕著に異 なり本来進歩性を有する発明であるが先行技術と重なるような場合に限られるので あり，本件訂正発明１は，甲１に記載された発明及び甲４に記載された発明と技術 思想としては異ならないので，「除くクレーム」の趣旨からみて，進歩性を有しな いとの請求人の主張，及び，本件訂正発明が，甲１に記載された発泡剤及び甲４に 記載された発泡剤に対して，顕著な作用効果を奏することは検証されていないとの 請求人の主張も採用できない。 (5) したがって，請求人の主張及び提出した証拠方法によっては，本件訂正発明 の特許を無効とすることはできない。 第３ 当事者の主張 １ 取消事由に係る原告の主張 審決には，(1) 本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１），(2) 本件訂正発明の 容易想到性判断の誤り−その１（取消事由２），(3) 本件訂正発明の容易想到性判 断の誤り−その２（取消事由３），(4) 本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取 消事由４），(5) 本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思 想が異なるとした判断の誤り（取消事由５）があり，これらは，審決の結論に影響 を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。すなわち， (1) 本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１） 審決は，本件訂正発明について，「『ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂ を含まない』との規定は，『『ＨＦＣ−１３４ａ単独』，『ＨＣＦＣ−１４１ｂ単 独』及び『ＨＦＣ−１３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂとの併用』を含まない』と解さ れる」，「被請求人は，いわゆる『除くクレーム』による訂正により，本件訂正発 明と，甲第１号証に記載された『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を含む発泡剤又は甲第４号 証に記載された『ＨＦＣ−１３４ａ』を含む発泡剤との重複を避けようとしている ことは明らかであって，このような訂正の趣旨からみても，本件訂正発明が備える 『（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）』との発明特定 事項を，『ＨＦＣ−１３４ａ』及び『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』のどちらか一方（どち らでもよい）を含む態様を依然として包含していると解釈するのは適当であるとは いえない。」と判断した。 しかし，審決のした上記認定は，以下のとおり誤りである。すなわち， 「Ａ又はＢを含まない」という記載は，当初ＡやＢが発明に含まれていたがこれ を除外する趣旨であり，「Ａ又はＢが除かれている」と同義であって否定論理和で あるから，「ＨＦＣ−１３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂとの併用」をも含まないと解 釈することは誤りである。 また，発明の要旨認定は，まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり，特許 請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえな い場合に限って，例外的に発明の詳細な説明中の記載が参酌されるべきであるから， 「訂正の趣旨」という，特許請求の範囲の記載とも発明の詳細な説明中の記載とも 無関係な要素を認定の基礎とすることは誤りである。 本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含 まない）」は，ＨＦＣ−１３４ａを含まない場合か，ＨＣＦＣ−１４１ｂを含まな い場合のいずれかであるとの意味，すなわち，使用する発泡剤（組成物または混合 物）として，ＨＦＣ−１３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂのどちらか一方（どちらでも よい）を含む態様を包含していると認定されるべきである。 したがって，審決は，本件訂正発明の認定を誤ったものであり，これが審決の結 論に影響を及ぼすことは明らかである。 なお，本件訂正発明についての審決の認定に誤りがないことを前提としても，審 決には，後記(2)ないし(5)の誤りがある。 (2) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り−その１（取消事由２） 審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１は採用できない旨判断した が，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち， ア 審決は，本件訂正発明と甲１記載の発明とは，甲１記載の発明が「ＨＣＦＣ −１４１ｂ」を成分として含有する点で相違することを前提として，「甲第１号証 には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ−１４１ｂから， ＨＦＣ−２４５ｆａ，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されて いるといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている 発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ−２４５ｆａ』及び『Ｈ ＦＣ−３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を依然として含有するもの であって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ −１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」と判 断した。 しかし，審決の判断は誤りである。 甲１には，@ＨＣＦＣ−１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが，AＨ ＣＦＣ−１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（Hydro Chloro Fluoro Carbon）（水素と塩素と フッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有し ているから，B米国やＥＵではＨＣＦＣ−１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュ ールが定められるに至っており，CＨＣＦＣ類に替わる代替物質が必要であること が開示され，さらに，その代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ ｍｆｃが最も有望であることが開示されている（甲１・５１４頁左欄２ないし１０ 行，右欄２ないし２０行，５２２頁右欄６ないし１０行，甲６−２・１頁５ないし ９行，２４ないし３５行，１１頁下から４ないし２行）。すなわち，甲１記載の発 明は，ＨＣＦＣ−１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオ ゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質 （ＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）を提案する発明である。 上記のとおり，審決は，上記の甲１記載の発明の課題に基づきＨＣＦＣ−１４１ ｂを代替する方向性を認めながら，ＨＣＦＣ−１４１ｂの熱的性能および防火性能 という利点があることを根拠として，甲１に具体的に示される発泡剤組成物から， 熱的性能，防火性能に優れる「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の完全除去することは当業者 が予測し得ないと判断した。しかし，審決の判断は，「ＨＣＦＣ−１４１ｂが有す る熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」との甲 １記載の発明の解決課題を誤り，「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に 優れるとの点を過大に評価した結果，甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ −１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明に想到することは容易でないとの結論を導い たものである。 したがって，審決は，甲１記載の発明の認定を誤り，その認定を基礎として本件 訂正発明の容易想到性を判断した誤りがある。 イ 審決は，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ−１ ４１ｂ』成分を除去するとしても，単純に『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』成分を除去する 手法，『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』成分に代えて代替物質として挙げられている『ＨＦ Ｃ−２４５ｆａ』，『ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ』，『ＨＦＣ−２３６ｅａ』，『ＨＦ Ｅ−２３６』などで置換する手法などの複数の手法があり，どの手法を採れば， 『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについ ては，当業者といえども，予測できるとはいえない。」と判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。 「『ＨＦＣ−２４５ｆａ』等が『代替物質』として挙げられている」ということ は，発泡剤組成物中に含まれる「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を「ＨＦＣ−２４５ｆａ」 等で置換でき，かつ，置換された「ＨＦＣ−２４５ｆａ」等が「ＨＣＦＣ−１４１ ｂ」に代わって同等の作用を発揮することを意味するから，甲１は，「ＨＣＦＣ− １４１ｂ」を含む発泡剤組成物において，発泡剤組成物中の一部又は全部の「ＨＣ ＦＣ−１４１ｂ」を「ＨＦＣ−２４５ｆａ」等に置換しても，発泡剤組成物として の作用が同等であることを開示するものである。審決が，「ＨＦＣ−２４５ｆａ」 等を「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の「代替物質」であること認定したにもかかわらず， これらの物質で置換する手法のいずれを採れば「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の代替物が 得られるかを予測できないとするのは，誤りである。 のみならず，甲１に例示される発泡剤組成物には，ＨＦＣ−２４５ｆａとＨＦＣ −３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ−１４１ｂとが含まれるが，本件特許の優先日前におい て，複数の発泡剤化合物を含む発泡剤組成物は周知であり，ＨＣＦＣ−１４１ｂを 含まない発泡剤組成物はもちろん，ＨＦＣ−２４５ｆａやＨＦＣ−３６５ｍｆｃが 単独で用いられることも周知であった（甲５の【請求項１】，【請求項２】，段落 【００２８】ないし【００３０】，【００３７】，甲８の【請求項１】，【請求項 ２】，段落【００２９】ないし【００３１】，【００３８】，甲１１の【請求項 １】，【請求項４】，【請求項６】，段落【００６７】，【００８０】，【００８ ２】，甲１９の段落【００１２】，【００１４】）。すなわち，ＨＦＣ−２４５ｆ ａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが，他の化合物と混合物に限らず単独でもポリウレタ ンフォームの発泡剤として機能することは周知の技術であり，甲１記載のポリウレ タンフォームの製造に用いられるＨＦＣ−２４５ｆａとＨＦＣ−３６５ｍｆｃと第 ３成分（例えば，ＨＣＦＣ−１４１ｂ）とを含む発泡剤組成物から，第３成分を取 り除いた２成分の発泡剤組成物に設計変更することは当業者が容易になし得ること である。 また，甲１記載の発明が，ＨＣＦＣ−１４１ｂが有する熱的性能および防火性能 を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを目的とする発明であることに かんがみれば，なおさら，甲１に例示される，ＨＦＣ−２４５ｆａとＨＦＣ−３６ ５ｍｆｃとＨＣＦＣ−１４１ｂを含む発泡剤組成物から，ＨＣＦＣ−１４１ｂを完 全に除去して使用することは，当業者が容易に想到し得るといえる。 さらに，甲１には，ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及 びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが好ましいことが記載され（甲１・５２２頁右欄６ないし １５行，甲６−２・１１頁下から４行ないし１２頁２行），上記のとおり，本件特 許の優先日当時の周知技術を示す文献には，ポリウレタンフォームの発泡剤として， ＨＣＦＣ−１４１ｂを使用せずに，ＨＦＣ−２４５ｆａやＨＦＣ−３６５ｍｆｃを 使用することが記載されるから，甲１に示された発泡剤組成物からＨＣＦＣ−１４ １ｂ成分を除去するに当たり，ＨＣＦＣ−１４１ｂ成分を除去する手法を採ること や，ＨＣＦＣ−１４１ｂ成分に代えてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆ ｃに置換する手法を採ることは，当業者であれば予測できることである。 したがって，「ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得 られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである。 ウ 審決は，「甲第１号証には，・・・ＨＣＦＣ−１４１ｂは熱的性能，防火性 能に優れているが，オゾンを破壊するため，ＨＣＦＣ−１４１ｂから，ＨＦＣ−２ ４５ｆａ，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえ るが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成 物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ−２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ−３６ ５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を依然として含有するものであって， 当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『Ｈ ＣＦＣ−１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ−１４ １ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」，「甲第１号証に・ ・・具体的に示された発泡剤組成物において，『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』に代えて， 『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』と同様にオゾン層破壊物質として規制の対象となっている 『ＨＣＦＣ−１４１ａ』を用いることは，当業者といえども容易に想到できるとは いえない。」と判断した。 しかし，審決の上記判断も誤りである。 上記イのとおり，甲１記載の発明に具体的に示されている発泡剤組成物が，その 成分として，代替物である「ＨＦＣ−２４５ｆａ」及び「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」 とともに「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を依然として含有することは，ＨＣＦＣ−１４１ ｂを除去することや代替物質に置換することの容易想到性を否定する根拠とならな い。甲１のみならず周知技術を開示した文献に，代替物質の示唆やＨＣＦＣ−１４ １ｂを欠く構成の示唆が多々見られることからすれば，他の代替物質に比して構造 が酷似している異性体であるＨＣＦＣ−１４１ａに置換することは容易である。ま た，「ＨＣＦＣ−１４１ａ」が法的規制の対象となっているとしても，置換が容易 想到ではないとする根拠とはならない。 したがって，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を「ＨＣ ＦＣ−１４１ａ」に置換することは容易想到でないとした審決の判断は誤りである。 (3) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り−その２（取消事由３） 審決は，原告が審判手続において主張した無効理由２について，甲４記載の発泡 剤組成物の「１，１，１，２−テトラフルオロエタン（ＨＦＣ−１３４ａ）」成分 は，ジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡さ せるのに好適であり，単に，@硬質ポリウレタンフォーム用ポリオール中への溶解 性が限られていること及びＧＷＰ（地球温暖化係数）が高いとの理由で除去するこ とや，A甲５に，ポリウレタンフォーム用の発泡剤として列挙されている化合物に 「ＨＦＣ−１３４ａ」と「ＨＦＣ−２４５ｆａ」が入っているとの理由で「ＨＦＣ −２４５ｆａ」と置換することを根拠として，前記フォームを発泡させるのに好適 である発泡剤が得られることを，当業者が予測できるとはいえない旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち， 甲５には，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としての低沸点有機化合物として， 「ＨＦＣ−１３４ａ（ＣＦ３−ＣＦＨ２）」と「ＨＦＣ−２４５ｆａ（ＣＦ３−ＣＨ ２ −ＣＨＦ２）」が並列して列挙され（甲５の請求項２，段落【０００８】），両 化合物は，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としては実質的に同様の性質を有する ものとして記載されている。 他方，甲１には，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ−１３４ａは， 硬質ポリウレタンフォーム用ポリオールへの溶解性の問題があること（甲１・５１ ６頁右欄１５ないし１７行，甲６−１・４頁１６，１７行），ＧＷＰ（地球温暖化 係数）の値が大きく問題があること（甲１・５１６頁，Table 1，甲６−１・４頁， 表１）が記載されているから，当業者であれば，硬質ウレタンフォームの製造にお いて，ＨＦＣ−１３４ａに代えて，上記のような問題のない又は問題の少ない他の 発泡剤を用いる動機があるといえる。 そうすると，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦ Ｃ−３６５ｍｆｃとＨＦＣ−１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ −１３４ａ」を「ＨＦＣ−２４５ｆａ」に変更することは当業者には容易である。 したがって，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。 (4) 本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取消事由４） ア 審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２について，本件 明細書の段落【００２７】の記載に基づいて，本件訂正発明１，２，４ないし１２， １４ないし１６，１９及び２０は，低温での熱遮断性（約１５℃を下廻る温度範囲 内での冷気に対する遮断性）に優れた発泡体を提供するという作用効果があること を認定した。 しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち， 甲１５記載の実験データ（以下「追加実験データ」という。）において，約１５ ℃を下廻る温度範囲内での冷気に対する遮断性に優れた発泡体を提供できるほどの 効果は示されていない。例えば，０℃においては，実施例１及び２では改善率が０ ％であり比較例との効果の差異が全くみられず，実施例３でもわずか０．４％の改 善率であり，１０℃においては，実施例１ないし３のいずれにおいても，比較例に 対する改善率は全く認められず，むしろマイナスの改善率である。 仮に，その効果が一部認められたとしても，甲１５記載の追加実験データに基づ く効果は，進歩性を肯定し得る程度の顕著な効果にはなり得ない。すなわち，作用 効果の顕著性を理由に発明の進歩性を肯定するためには，引用文献に記載された発 明に対する作用効果の顕著性が認められるべきである。本件において，追加実験デ ータの比較例１及び２の発泡剤混合物の組成はＨＦＣ−３６５ｍｆｃが７０質量部， ＨＦＣ−２４５ｆａが３０質量部であるのに対し，甲１には，ＨＦＣ−３６５ｍｆ ｃとＨＦＣ−２４５ｆａだけでなく，さらにＨＣＦＣ−１４１ｂを含む発泡剤組成 物が記載され（甲１・５２１頁，Table 6のSample 1，甲６−２・９頁，表６の試 料１）），追加実験データの比較例の発泡剤混合物と，甲１記載の発泡剤組成物と は全く異なるから，追加実験データは，甲１記載の発明に対する本件訂正発明の作 用効果の顕著性を示すものではない。 したがって，甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を 認定した審決の判断は誤りである。 イ また，審決は，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６及び１ ９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少なくとも，「ａ）１，１， １，３，３−ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）およ び ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２ −テトラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフ ルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの 他の発泡剤を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ−１ ３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項 １」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件訂正発明２０は，発 泡剤混合物が，少なくとも，「１，１，１，３，３−ペンタフルオルブタン１〜５ ０質量％未満および１，１，１，３，３−ペンタフルオルプロパン，１，１，１， ３，３，３−ヘキサフルオルプロパンおよび１，１，１，２，３，３，３−ヘプタ フルオルプロパンからなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質 量％超〜９９質量％を含有するかまたはこれらのものから成る発泡剤混合物（但し， ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤 成分事項２」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書 の例１のｂ），ｃ）（段落【００４４】，【００４５】）等の記載から，実用に供 し得る発泡体が得られることが確認できる旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち， 本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）においては，発泡剤組成物中，１，１，１， ３，３−ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）はそれぞれ８０質量部及 び７０質量部使用されており，本件訂正発明における「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃが５ ０質量％未満」との構成を満たしていない。 したがって，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）の記載を前提として本件訂正発 明の作用効果を認定した審決は誤りである。 (5) 本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なる とした判断の誤り（取消事由５） 審決は，甲１及び甲４には，本件訂正発明１の「低温で熱遮断性に優れた発泡体 を提供する」との技術思想は示されていないから，本件訂正発明１の技術思想と， 甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち， 甲１記載の発明は，硬質ポリウレタンフォーム発泡剤の分野において，ＨＣＦＣ −１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を 最小限に防ぐことを目的として，ＨＣＦＣ−１４１ｂに代替する物質としてＨＦＣ −２４５ｆａおよびＨＦＣ−３６５ｍｆｃが最も有望であるとする発明である。ま た，本件訂正発明１も，本件明細書によれば，新規種類の好ましい発泡剤を用いて ポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法や，当該発泡剤を提供することを 目的とするポリウレタン硬質フォームの製造方法に関する発明であって，発泡剤と してＨＦＣ−３６５ｍｆｃやペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ−２４５ｆａ）を含 み，かつ発泡剤としての組成物（組成物又は混合物）からＨＣＦＣ−１４１ｂを除 くというものである。 そうすると，本件訂正発明１と甲１記載の発明は，@硬質ポリウレタンフォーム の発泡剤であり，AＨＣＦＣ−１４１ｂに代えて，BＨＦＣ−３６５ｍｆｃやペン タフルオルプロパン（ＨＦＣ−２４５ｆａ）を含むことで共通し，両者の技術思想 は実質的に同一であるから，本件訂正発明１は，甲１記載の発明から容易想到であ るというべきである。 ２ 被告の反論 以下のとおり，審決には，取り消されるべき判断の誤りはない。 (1) 取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）に対し 原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４ １ｂを含まない）」は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ− １３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包 含していると認定されるべきである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 「但し，ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない」は否定論理和で あるから，この文言を有する本件訂正後の本件特許の請求項１，１１，１９及び２ ０は，「ＨＦＣ−１３４ａ単独の場合」，「ＨＣＦＣ−１４１ｂ単独の場合」，及 び，「ＨＦＣ−１３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂとの併用の場合」を含まない，すな わち，ＨＦＣ−１３４ａ及びＨＣＦＣ−１４１ｂのいずれをも含まないとの意味に 解するのが合理的である。審決の本件訂正発明の認定に誤りはない。 (2) 取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り−その１）に対し ア 原告は，「ＨＣＦＣ−１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にし てもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題を誤解し， 「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価して， 甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明 に想到することは容易でないと判断した審決は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲１には，表６のSample 1の発泡剤組成物が，「ＨＣＦＣ−１４１ｂが有する優 れた熱的性能および防火性能を犠牲にしても，オゾン層の破壊を最小限に防ぐこと を課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ−２４５ｆａおよびＨＦ Ｃ−３６５ｍｆｃ）を提案する発明である」ことを示す記載は何ら存在しないから， 原告の上記主張は，甲１の記載に基づかないものである。 また，ＨＣＦＣ−１４１ｂは優れた熱的性能及び防火性能を備えた発泡剤である から，ＨＣＦＣ−１４１ｂを完全に使用しないことは本件特許の優先日当時の当業 者にとって現実的な選択肢ではなかった。そのため，甲１には，ＨＣＦＣ−１４１ ｂの使用をいずれは廃止しなければならないかのような説明が存在するものの，表 ６では依然としてＨＣＦＣ−１４１ｂが使用されている。そうすると，甲１記載の 発明（表６のSample１）はＨＣＦＣ−１４１ｂを含むことを前提としていることは 明らかであり，当業者といえども，ＨＣＦＣ−１４１ｂを完全に除去することを容 易に想到することはできない。 したがって，甲１に具体的に示されている発泡剤は依然としてＨＣＦＣ−１４１ ｂを含むものであり，この発泡剤からさらに熱的性能，防火性能に優れるＨＣＦＣ −１４１ｂを完全に除去することは，当業者の容易になし得ることではないとした 審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。 イ 原告は，「ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得 られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲１記載の発明（表６のSample１）からＨＣＦＣ−１４１ｂを完全に除去すると しても，当該除去の方法は様々な選択肢が存在するから，甲１記載の発明である 「ＨＦＣ−２４５ｆａ」，「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」及び「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」 の混合物を「ＨＦＣ−２４５ｆａ」と「５０質量％未満のＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」 の混合物で置換する必然性は存在しない。 また，仮に，甲１の表６のSample１の発泡剤混合物においてＨＣＦＣ−１４１ｂ の存在していた分を表６記載の他の発泡剤で置き換えるにしても，表６にはＨＦＣ −３６５ｍｆｃとＨＦＣ−２４５ｆａしか記載されていない以上，Sample１におけ るＨＣＦＣ−１４１ｂの置換物の選択肢は，「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」と「ＨＦＣ −２４５ｆａ」の２つしか存在しない。 ここで，同表のサンプル１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ−１４１ｂを全て ＨＦＣ−３６５ｍｆｃに置き換えると，発泡剤混合物の質量％ベースでの配合割合 （乙１・１２頁）によれば，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの量は５１．６（２０．１＋３ １．５）質量％となり，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの配合量を５０質量％未満に限定し ている本件訂正発明に至ることはできない。また，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃは，他の 発泡剤（ＨＦＣ−２４５ｆａ，ＨＣＦＣ−１４１ｂ）とは異なり，引火点（−２５ ℃）を有するという観点から（甲１・５１８頁，Table 4 ，甲６−１・７頁，表 ４），当業者は，安全性のため，発泡剤中の可燃性のＨＦＣ−３６５ｍｆｃの含有 量を減らそうと動機づけられる（乙１・１３頁）。そうすると，同表のサンプル１ の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ−１４１ｂをＨＦＣ−３６５ｍｆｃに置換して 本件訂正発明の構成に至ることは，本件特許の優先日当時の当業者にとって動機づ けがなく，容易とはいえない。 一方，同表のSample１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ−１４１ｂをＨＦＣ− ２４５ｆａに置換すると，ＨＣＦＣ−１４１ｂの沸点は３２．１℃で室温（２５ ℃）では液体であるのに対し，ＨＦＣ−２４５ｆａの沸点は１５．３℃で室温では 気体であるから（甲１・表４），発泡剤混合物の蒸気圧が高くなり保存中に容器が 破裂する可能性が高まる，通常の気温での作業中にＨＦＣ−２４５ｆａが気化して 発泡剤組成の正確な制御が困難となるなど，安全性及び発泡体の製造の観点で不都 合が生じる。また，甲１・５２２頁右欄の「ZERO ODP“LIQUID”BLOWING AGENTS- HFC-365mfc CUSTOMERS’ EVALUATIONS」の欄には，ＨＦＣ−１４１ｂの代替品とし て液状発泡剤が好ましい旨が示唆されている。そうすると，本件特許の優先日当時 の当業者にとって，甲１の表６のサンプル１の発泡剤混合物において，液体のＨＣ ＦＣ−１４１ｂを気体のＨＦＣ−２４５ｆａに置換する動機づけがない。 しかも，同表のSample１中のＨＣＦＣ−１４１ｂをＨＦＣ−２４５ｆａ（又はＨ ＦＣ−３６５ｍｆｃ）に置換すると，溶解性の点で同等の発泡剤ができないことは 当業者の予測し得る範囲である（塩素原子は溶解性に大きな影響を与えるが，上記 置換によって塩素原子が完全に無くなってしまう。）。 したがって，本件訂正発明が甲１記載の発明から容易に想到できたとはいえず， 「甲第１号証に具体的に記載された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』成分 を除去するとしても，・・・複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ− １４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者 といえども，予測できるとはいえない」とした審決の判断に誤りはない。 ウ 原告は，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を，異性 体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ−１４１ａ」に置換することは，容易に想到できる とはいえないとした審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 ＨＣＦＣ−１４１ａが本件特許の優先日前に発泡剤の分野で周知，慣用であった ことを示す証拠はない。 また，一般に，化学構造が類似しているからといって，直ちに同一の用途に使用 できるとは限らず，発泡剤の分野においても，発泡剤分子の構造は厳密に区別され ており，ＨＣＦＣ−１４１ｂとＨＣＦＣ−１４１ａのように構造異性体の関係にあ る２つの発泡剤分子が直ちに互換的に使用できるとは限らない。そうすると，化学 構造の類似性を根拠に，甲１の表６のSample１においてＨＣＦＣ−１４１ｂをＨＣ ＦＣ−１４１ａに置換することを当業者が容易に想到し得るとはいえない。 さらに，原告の主張によれば，甲１には，ＨＣＦＣ類は将来的に全廃される方向 である旨が記載されているというのであるから，当業者は，ＨＣＦＣ−１４１ｂの 代わりに，同じくＨＣＦＣ類であるＨＣＦＣ−１４１ａを使用してみようとするは ずがない。 (3) 取消事由３（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り−その２）に対し 原告は，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ− ３６５ｍｆｃとＨＦＣ−１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ−１ ３４ａ」を「ＨＦＣ−２４５ｆａ」に変更することは当業者にとって容易であり， 困難性は存在しないから，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤り である旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲４記載の発明とは，「１，１，１，２−テトラフルオロエタン８４〜８８部と １，１−ジフルオロエタン１２〜１６部からなる発泡剤組成物」であり，１，１， １，２−テトラフルオロエタンはＨＦＣ−１３４ａに相当する。 審決において，甲４記載の発明におけるＨＦＣ−１３４ａは，フッ素化クロロ炭 化水素と同様にジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォー ムを発泡させるのに好適であるとの知見に基づいて採用されたものであり，甲４の 特許請求の範囲に，「１，１，１，２−テトラフルオロエタンと，・・・さらに別 の１つの発泡成分と」と記載されるとおり，ＨＦＣ−１３４ａは甲４記載の発明の 必須成分であるから，甲５にＨＦＣ−２４５ｆａが記載されているからといって， 甲４記載の発明におけるＨＦＣ−１３４ａをＨＦＣ−２４５ｆａに置換することは 当業者が容易になし得ることではない。 また，甲７（甲４の訳文）において，ＨＦＣ−２４５ｆａは，「１，１，１，２ −テトラフルオロエタンと，既知の液体物理発泡剤，具体的には沸点が８０℃未満 である易揮発性有機化合物と，を含む２成分系発泡剤組成物」の態様に関する説明 部分に記述があるのみである。具体的には，１，１，１，２−テトラフルオロエタ ンと組み合わされ得る前記「易揮発性有機化合物」の一例の「ハロゲン化炭化水 素」の一例の「フルオロ炭化水素」の一例として挙げられている（Ｒ２４５ｆａ） にすぎない（甲７・３頁）。そうすると，ＨＦＣ−２４５ｆａ（Ｒ２４５ｆａ）は， ＨＦＣ−１３４ａ（１，１，１，２−テトラフルオロエタン）と組み合わされ得る 他の発泡剤の一例として記載されていることは明らかである。 したがって，甲４記載の発明において，ＨＦＣ−１３４ａをＨＦＣ−２４５ｆａ に置換することは，甲４に接した当業者が容易に想到できるものではない。 (4) 取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）に対し 原告は，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 本件訂正発明の技術思想は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，及 び，（ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２， ２−テトラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサ フルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つ の他の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善され た発泡材料を製造することができるとするものである（甲１５，本件明細書（甲１ ７）の段落【００２７】）。 甲１５の表１ないし３によれば，「３０質量部のＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」と「７ ０質量部のＨＦＣ−２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（実施例１ないし３ ：本件訂正発明に対応）と，「７０質量部のＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」と「３０質量 部のＨＦＣ−２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（比較例１ないし３：本件 訂正発明の範囲外）の両者をそれぞれ使用してポリウレタン硬質フォーム及びポリ スチレン（熱可塑性プラスチック）を製造した場合に，−１０℃〜−３０℃の低温 において，実施例１ないし３の方が比較例１ないし３よりも熱伝導率が低く，断熱 性に優れていることが実証されている。そうすると，本件訂正発明が，上記の技術 思想に基づく作用効果を発揮することは明らかである。 また，原告は，甲１５の追加実験データに基づく効果は，甲１記載の発明に対す る本件訂正発明の作用効果の顕著性を示すものではなく，したがって，顕著な効果 はないと主張する。 しかし，原告の主張は誤りである。甲１記載の発明と本件訂正発明とは，技術思 想において相違する。本件訂正発明が，上記の技術思想に基づく所望の効果を奏す るのに対し（甲１５），甲１には，発泡剤（組成物又は混合物）の５０質量％未満 のＨＦＣ−３６５ｍｆｃを特定の他の発泡剤と組み合わせて使用することによって， 特に，低温での熱遮断特性に優れた発泡体を提供することができる点について記載 も示唆もされていない以上，甲１記載の発明と本件訂正発明とを対比した実験結果 がなくとも，甲１の記載に基づいて本件訂正発明の構成に容易に想到することはな い。 したがって，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断に誤りはない。 (5) 取消事由５（本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術 思想が異なるとした判断の誤り）に対し 原告は，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技 術思想とは異なる旨判断した審決は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 本件訂正発明１は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，及び， （ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ−３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２− テトラフルオルエタン（ＨＦＣ−１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフル オルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他 の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善された発 泡材料を製造することができるというものであり，本件訂正発明１は甲１記載又は 甲４記載の発明と技術思想において異なる。 本件訂正において加入された「ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含ま ない」の記載は，本件特許に係る発明が有していた甲１又は甲４記載の発明との重 複を排除して，それらの発明と異なるものであることを明りょうとするためのもの であり，本件訂正後の本件訂正発明１は，甲１又は甲４記載の発明と異なる。原告 の主張は理由がない。 第４ 当裁判所の判断 当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４（本件訂正発明の容易 想到性判断の誤り及び作用効果の認定の誤り）の誤りがあると解する。なお，原告 主張に係る取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）は理由がないが，事案にかん がみ，この点を先に判断する。 １ 取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）について 原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４ １ｂを含まない）」との構成は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として， ＨＦＣ−１３４ａとＨＣＦＣ−１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む 態様を包含していると認定されるべきである旨主張する。 しかし，原告の主張は，採用の限りでない。すなわち，本件において，「ＨＦＣ −１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない」との構成は，「ＨＦＣ−１３４ａ のみを含む場合」，「ＨＣＦＣ−１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ−１３４ ａ及びＨＣＦＣ−１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と理解するの が相当である。 なお，被告は，本件訂正において，特許査定時の特許請求の範囲の請求項１，１ １，１９及び２０各記載の発泡剤（組成物又は混合物）について「（但し，ＨＦＣ −１３４ａ又はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）」の記載を加えるとともに，請求 項においてＨＦＣ−１３４ａに関する記載を削除していること，本件訂正は，原告 が審判手続において引用した甲１（ＨＣＦＣ−１４１ｂを含む発泡剤），甲４（Ｈ ＦＣ−１３４ａを含む発泡剤）に記載される先行技術との重複部分を削除したが， 同訂正は，本件訂正発明の新規性を確保する趣旨でされたのが合理的と解されるこ と（乙３），本件訂正が認められていること（本件訂正の可否については争われて いない。）に照らすならば，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ−１３４ａ又 はＨＣＦＣ−１４１ｂを含まない）」は，「ＨＦＣ−１３４ａのみを含む場合」， 「ＨＣＦＣ−１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ−１３４ａ及びＨＣＦＣ−１ ４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と解するのが相当である。 したがって，審決の本件訂正発明の認定に誤りはなく，原告の主張は理由がない。 ２ 取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り−その１）について 審決は，本件訂正発明と甲１記載の対比・検討に当たって，甲１発明は「ＨＣＦ Ｃ−１４１ｂ」を含有する点が，本件訂正発明との相違点であることを前提とした 上で，その容易想到性の有無について，「甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレ タンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ−１４１ｂから，ＨＦＣ−２４５ｆａ，ＨＦＣ −３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような 方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分と して，代替物である『ＨＦＣ−２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ』ととも に『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物 から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を完全に除去す ることは，当業者が予測できるとはいえない。」，「甲第１号証に具体的に示され た発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数 の手法があり，どの手法を採れば，「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の代替物として作用す る発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえ ない。」，「甲第１号証に・・・具体的に示されている発泡剤組成物は，・・・ 『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』を依然として含有するものであって，当業者といえども， この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ−１４１ｂ』 を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ−１４１ａ』に置換するこ とは，容易に想到できるとはいえない。」として，甲１に記載された混合気体から， 本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事 項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に 想到できないと判断した。 これに対し，原告は，@「ＨＣＦＣ−１４１ｂが有する熱的性能および防火性能 を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題 を誤解し，「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に 評価して，本件訂正発明に想到することは容易でないとした審決の判断，A「ＨＣ ＦＣ−１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業 者は予測できないとした審決の判断，B甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦ Ｃ−１４１ｂ」を，異性体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ−１４１ａ」に置換するこ とは，容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は，いずれも誤りである旨 主張する。以下，この点について検討する。 (1) 甲１の記載内容 甲１（甲６−２は訳文）には次の記載がある。 ア 甲６−２ １頁５ないし９行 「近年，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤の分野に大きな変化が起こっている。 当初，ＣＦＣ−１１が，実使用されている唯一の発泡剤だったが，様々な代替物質 が登場するようになった。その中でも，ＨＣＦＣ−１４１ｂは，高い熱的性能およ び防火性能が求められる場合に選択される製品になっている。しかし，オゾン層に 影響を与えないと考えられる新世代の発泡剤を検討する時期がすでにやって来てい る。」 イ 甲６−２ １頁２４ないし２９行 「ポリウレタンフォーム中に発泡剤として使用される製品に関しては，モントリ オール議定書に基づき，１９９６年１月１日以降，先進国におけるＣＦＣ類の製造 が禁止された。「5条国」に関しては，２０１０年までに製造を終了しなければな らない。ＨＣＦＣ類もこれに含まれており，先進国における２０２０年の廃止スケ ジュール（２００４年から２０２０年にかけて段階的に削減），5条国における２ ０４０年の廃止スケジュール（２０１６年から２０４０年にかけて段階的に削減） が決まっている。」 ウ 甲６−２ １頁３０ないし３５行 「この議定書の枠組みの中で，米国や欧州連合（ＥＵ）などの幾つかの国は，す べてのオゾン破壊物質の全廃に向けてさらに前進することを決定した。例えば，米 国は，２００３年までにＨＣＦＣ−１４１ｂを段階的に廃止しなければならないこ とを決定した。・・・ＥＵにおいては，ＨＣＦＣ類は２０１４年までに廃止される であろう。」 エ 甲６−２ ５頁１４行ないし３１行 「ＨＣＦＣ−１４１ｂのすべての用途において置き換えが可能となる真の意味で の「液状」ＨＦＣ代替物質が依然として求められている。その候補は既に幾つか現 れている。・・・その中には，ペンタフルオロプロパンの３種の異性体，ＨＦＣ− ３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ−２３６ｅａ，およびＨＦＥ−２３６・・・がある。 これらの分子をいずれも発泡剤として用いて同1条件下で試験した。・・・これ らの結果から，以下の傾向を略述することができる。 ・３種のペンタフルオロプロパン異性体，すなわちＨＦＣ−２４５ｃａ，ＨＦＣ− ２４５ｅｂ，およびＨＦＣ−２４５ｆａは，調査したすべての分野，すなわち熱伝 導率（初期および熟成後の両方），圧縮永久歪み，および連続気泡率において良好 な特性を与える。 ・この最適化されていない処方に関しては，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃは，従来の発泡 剤よりわずかに劣っている。より適した界面活性剤・・・を使用すれば，結果は間 違いなく向上するであろう。・・・」 オ 甲６−２ １１頁２ないし７行 「上記液状ＨＦＣ類を用いて発泡させたポリウレタンフォームの長期熱特性を評 価できることは，ＨＣＦＣ−１４１ｂ代替物質に関する他の大きな関心事である。 この問題に対応する１つの方法は，フォームの熱伝導率の劣化を観察することであ る。・・・ポリウレタンフォームの気相組成を観測し，これらの発泡剤がポリウレ タンフォームから放散される速度を分析することもできる（独立気泡硬質ポリウレ タンフォームの長期熱効率・・・は，発泡剤のフォーム外への放散に非常に依存す ることが見出された。）。」 カ 甲６−２ １１頁１８ないし４３行 「最も有望な数種の代替物質の放散を比較調査するための最初のステップとして， ＨＣＦＣ−１４１ｂ／ＨＦＣ−２４５ｆａ／ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの混合物を用い て２種類のポリウレタンフォームを調製した。上述の手順に従い分析した２種類の ポリウレタン試料の初期の気泡に含有される気体を表６に示す。 この分析の後，一方の試料を室温で熟成させ，他方を７０℃で熟成させた。この ケースでは，我々は，ＨＣＦＣ−１４１ｂ／ＨＦＣ−２４５ｆａおよびＨＣＦＣ− １４１ｂ／ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの体積分率の比を測定した。実際，ＨＦＣ−２４ ５ｆａの体積分率に対するＨＣＦＣ−１４１ｂの体積分率は，単純に，気相中に存 在するＨＦＣ−２４５ｆａの量に対する同じ気相中のＨＣＦＣ−１４１ｂの量の比 率である。空気またはＣＯ２の量に依存する全体の体積は，もはや無関係である。 より詳しくは，気相中の物理的発泡剤（ＨＣＦＣ−１４１ｂ，ＨＦＣ−２４５ｆ ａ，またはＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）の量は，幾つかの機構，すなわち発泡剤のフォ ーム外への放散，ポリマーマトリックス内への溶解，または気泡内部における凝縮 によってのみ減少する。発泡剤の量の増加が観察される唯一の可能性は，マトリッ クスから気相中への脱着により起こるものであろう。通常の環境下では，このよう なことが起こるとは考えにくい。 例えば，ＨＣＦＣ−１４１ｂ／ＨＦＣ−２４５ｆａの体積分率の比が増加してい る場合は，気相中のＨＦＣ−２４５ｆａの量がＨＣＦＣ−１４１ｂよりも速く減少 していることを意味している。一方，この比が低下した場合は，ＨＣＦＣ−１４１ ｂの量がＨＦＣ−２４５ｆａよりも速く減少したことを意味している。・・・ 室温での最初の放出を分析する。いずれも場合も，ＨＣＦＣ−１４１ｂ／ＨＦＣ −２４５ｆａおよびＨＣＦＣ−１４１ｂ／ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの体積分率の比は 時間とともに低下する。これは，ＨＣＦＣ−１４１ｂがフォームの気相からＨＦＣ −２４５ｆａおよびＨＦＣ−３６５ｍｆｃよりも速く消失することを意味している。 したがって，この２種類のＨＦＣ類のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフ ォームは，ＨＣＦＣ−１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率が より高い）と期待できる。７０℃における放出の場合，この比は最初に著しく低下 した後，一定になる。この放散比較調査から，ＨＦＣ−２４５ｆａおよびＨＦＣ− ３６５ｍｆｃのいずれかで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ−１４１ ｂで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであるといえる。」 キ 甲６−２ １１頁４４ないし４６行 「我々の得た結果は，効率の高いゼロＯＤＰのＨＣＦＣ−１４１ｂ代替物質が確 かに存在することを示している。これらの中でも，硬質ポリウレタンフォーム用の 発泡剤としての性能だけでなく製造の容易さも考慮する場合は，ＨＦＣ−２４５ｆ ａおよびＨＦＣ−３６５ｍｆｃが最も有望なようである。」 ク 甲６−２ １２頁１３ないし１７行 「・・・ＨＦＣ−３６５ｍｆｃの硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤としての可 能性をはっきりと示す非常に希望的なものである。・・・ その候補を許容可能な発泡剤と認定するには多くの要素（環境への影響，毒性， 燃焼性，およびフォームの性能）が必要である。・・・」 (2) 判断 ア 上記(1) 認定の事実によれば，甲１には，ＨＣＦＣ−１４１ｂは高い熱的性 能及び防火性能を有するが（ア），ＨＣＦＣ−１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（Hydro Chloro Fluoro Carbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に 悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣＦＣ−１４１ ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められており（イ，ウ），ＨＣＦＣ類の 代替物質としては，ＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが最も有望であ ること（エないしキ）が開示されているといえる。 また，上記(1)エ には，ＨＣＦＣ−１４１ｂの全ての用途において置き換えが可 能となる分子の候補として，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ−２４５ｆａ等があり， 発泡試験の結果，ＨＦＣ−２４５ｆａは，調査した熱伝導率，圧縮永久歪み及び連 続気泡率の分野において良好な特性があり，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃは，従来の発泡 剤よりわずかに劣るものの，より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると 考えられること，同オ，カには，この２種類のＨＦＣ類（ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ， ＨＦＣ−２４５ｆａ）のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，Ｈ ＣＦＣ−１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と 期待でき，放散比較調査から，ＨＦＣ−２４５ｆａないしＨＦＣ−３６５ｍｆｃで 発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ−１４１ｂで発泡させたフォームと 少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。 以上の記載によれば，甲１（甲６−２）には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦ Ｃ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃ（特 に，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認めら れる。なお，ＨＣＦＣ−１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然 として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そ うすると，甲１（甲６−２）において，ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦ Ｃ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体から ＨＣＦＣ−１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ−２４５ｆａないしＨＦＣ −３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できないとし た審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される。 イ したがって，原告の上記@及びAの主張は理由があり，上記Bの主張につい て検討するまでもなく，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，２，４ ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２ ０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決 の判断は誤りである。 ３ 取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）について 審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２に関し，「本件訂正 発明１，２，４〜１２，１４〜１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡 剤組成物が，少なくとも，発泡剤成分事項１を発明特定事項として備えることによ り，また，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少なくとも，発泡剤成分事項２ を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書の例１のｂ）〜ｃ）（段 落【００４４】〜【００４５】），例２，例２のｂ）及び例２のｄ）（段落【００ ４７】，【００５０】及び【００５４】）並びに例３のａ）（段落【００５６】） の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できるものであり，さら に，本件当初明細書の段落【００２７】に『本発明方法により得ることができるポ リウレタン発泡材料の特殊な利点は，低い温度の場合，多くの場合に約１５℃を下 廻る温度で効力を生じることにある。意外なことに，本発明方法により得ることが できるポリウレタン発泡材料は，純粋な炭化水素から製造された発泡材料よりも有 利な熱伝導率（即ち，熱移行がよりいっそう低い）を有するだけでなく，純粋なペ ンタフルオルブタン（ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）を有する発泡材料と比較した場合で あっても熱伝導率は僅かである。ペンタフルオルブタン，有利に１，１，１，３， ３−ペンタフルオルブタンおよび上記に他の発泡剤の少なくとも１つを有する発泡 剤混合物を有する十分に独立気泡のポリウレタン発泡材料において，熱伝導率，即 ち熱遮断能に関連して使用された発泡剤混合物の相乗効果は顕著なものである。従 って，ペンタフルオルブタン，有利にＨＦＣ−３６５ｍｆｃおよび上記の発泡剤の 少なくとも１つの他のものを使用しながら得ることができるポリウレタン発泡材料 は，約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対して遮断するのに特に好適であ る。』と記載されているように，低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することが できるという効果を奏するものであって，この効果は，・・・平成１８年１月２０ 日付け意見書（判決注 甲１５のことである。）に掲載された追加実験データによ っても確認できるものである。」と判断した。 これに対し，原告は，@甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の 作用効果を認定した審決の判断は誤りである，A本件当初明細書の段落【００４ ４】，【００４５】記載の実施例（例１のｂ），ｃ））は，本件訂正発明における 「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成要件を満たさないから，上記 実施例から本件訂正発明の作用効果を認定した審決は誤りである旨主張する。以下， この点について検討する。 甲１５記載の追加実験データは，本件訂正発明のうち，限定された実施例につい て，限定された方法により実験された結果にすぎず，このデータのみから本件訂正 発明の作用効果を認定することはできないというべきである。 なお，本件当初明細書の段落【００４４】，【００４５】には，それぞれ，「本 発明によれば，発泡剤組成物は，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ ８０質量部とＨＦＣ−３ ２ ２０質量部とから成り立っていた。」，「本発明によれば，発泡剤組成物は， ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ ７０質量部とＨＦＣ−１５２ａ ３０質量部とから成り立 っていた。」との記載があり（例１のｂ），ｃ）），これらの実施例は，本件訂正 発明における「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成を充足するもの ではない。 したがって，甲１５記載の追加実験データから，低温で熱遮断性に優れた発泡体 を提供することができるという効果を確認できるとした審決には誤りがある。上記 @の原告の主張には理由がある。 ４ 小括 以上のとおり，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあり，その 余の判断をするまでもなく，審決は取り消されるべきである。被告は，他にも縷々 主張するが，いずれも採用の限りではない。 ５ 付言 当裁判所は，審決には，上記２ないし４において判断した他，次の点に問題があ ると解する。すなわち，一般に，審決が，「本件訂正発明が甲１に記載された発明 に基づいて容易に想到することができたか否か」を審理の対象とする場合，@引用 例（甲１）から，引用発明（甲１に記載された発明）の内容の認定をし，A本件訂 正発明と甲１記載の発明との一致点及び相違点の認定をした上で，Bこれらに基づ いて，本件訂正発明の相違点に係る構成について，他の先行技術等を適用すること によって，本件訂正発明１に到達することが容易であったか否か等を判断すること が不可欠である。特に，本件においては，引用例の記載事項のいかなる部分を取捨 ・選択して，引用発明（甲１に記載された発明）を認定するかの過程は，引用発明 として認定した結果が，本件訂正発明と引用発明との相違点の有無，技術的内容を 大きく左右するという意味において，極めて重要といえる。 しかし，本件において，審決では，引用発明の内容についての認定をすることな く（甲１の記載を掲げるのみである。），また本件訂正発明と引用発明との一致点 及び相違点の認定をすることなく（相違点が何であるか，相違点が１個に限るのか 複数あるのか等），甲１の文献の記載のみを掲げて，本件訂正発明１の容易想到性 の有無の判断をしている。 当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあるとして， 審決を取り消すべきものと判断したが，差し戻した後に再開される審判過程におい て，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等に ついて，別途の主張ないし認定がされた場合には，その認定結果を前提として，改 めて，相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で，結論を導く必要が生じる ことになる旨付言する。 第５ 結論 よって，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 裁判官 池 下 朗 裁判官 武 宮 英 子 |