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関連ワード 新規性 /  進歩性(29条2項) /  周知技術 /  先行技術 /  単一性 /  翻訳文 /  パリ条約 /  優先権 /  優先日 /  特許料(維持年金) /  実施 /  損害額 /  相当因果関係 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  不服申立 /  異議申立 /  特許協力条約 /  国際出願 /  国際調査 /  国際公開 /  国際予備審査 / 
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事件 平成 22年 (行ウ) 304号 審査結果無効確認及びその損害賠償請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2011/01/28
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文


1
平成23年1月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(行ウ)第304号審査結果無効確認及びその損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成22年11月10日
判決
神奈川県大和市〈以下略〉
原 告 X
東京都千代田区〈以下略〉
被 告 国
処 分 行 政 庁 特許庁長官
同 指 定 代 理 人 豊 島 英 征
同 小 倉 栄
同 下 田 一 博
同 平 瀬 知 明
同 市 川 勉
同 天 道 正 和
主文
1原告の無効等確認の訴え及び義務付けの訴えをいずれも却下する。
2原告の損害賠償金の支払請求を棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告に対し,8946万円を支払え。
2原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基
づく国際出願(PCT/JP2006/307179)について平成18年8
月18日にした国際予備審査の請求に対して,?特許庁審査官が作成し平成1
8年10月10日付けで送付した国際予備審査機関の見解書の請求の範囲21



2
及び22の進歩性についての見解に係る部分,及び?特許庁審査官が作成し平
成19年7月3日付けで送付した国際予備審査報告書の請求の範囲9ないし1
3の進歩性についての見解に係る部分が無効であることを確認する。
3特許庁長官は,?前項の国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告書
が無効である事実を認め,無効な審査結果によって原告が被った損害を賠償し,
?特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方,審査業務の取組姿
勢を見直し,再発を防止せよ。
第2事案の概要
1本件は,原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力
条約(以下「PCT」という。)に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,
その後,国際予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した国際予備
審査機関の見解書及び国際予備審査報告書は特許法29条に則さない無効な審
査に基づくものであると主張して,被告に対し,?国家賠償法1条1項に基づ
き損害賠償金8946万円の支払を求め,?行政事件訴訟法36条3条4項
に基づき上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることの確認を求め
るとともに,?同法37条の33条6項2号に基づき,特許庁長官に対し,
上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることを認め,原告が被った
損害を賠償し,特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方及び審
査業務の取組姿勢を見直し,再発を防止することの義務付けを求める事案であ
る。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,平成18年3月29日,平成17年4月18日を出願日とする特
願2005?119427号を基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張し
て,発明の名称を「微弱電流施療具」とする発明につき,特許庁長官に対し,
PCTに基づく国際出願国際出願番号:PCT/JP2006/3071
79。以下「本件国際出願」という。)をした。(乙4)



3
(2) 特許庁審査官は,本件国際出願について国際調査報告及び国際調査機関の
見解書を作成し,特許庁は,原告に対し,平成18年6月20日,これらの
書類を送付した。(乙5,6)
原告は,平成18年8月15日,世界知的所有権機関(WIPO)の国際
事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,PCT19条に基づく補正
書を提出した。(乙7)
(3) 原告は,平成18年8月18日,特許庁長官に対し,本件国際出願に係る
国際予備審査の請求(以下「本件国際予備審査請求」という。)をした。(乙
8)
特許庁審査官は,本件国際予備審査請求の請求の範囲全28項のうち,請
求の範囲20につき新規性が欠如し,また,全ての請求の範囲について進歩
性が欠如する旨の見解を記載した国際予備審査機関の見解書(以下「本件見
解書」という。)を作成し,特許庁は,平成18年10月10日,原告にこ
れを送付した。(乙9)
(4) 本件見解書の送付を受け,原告は,平成18年11月7日,特許庁に対し,
答弁書及び手続補正書を提出した。(乙10,11)
原告は,特許庁に対し,平成19年1月30日,答弁書及び手続補正書を
提出し,また,同年4月16日にも,答弁書及び手続補正書を提出した。(乙
12?15)
(5) 特許庁審査官は,平成19年6月13日,本件国際予備審査請求の請求の
範囲全28項のうち,請求の範囲20につき新規性が欠如し,また,請求の
範囲1?15,18,20,25?28について進歩性が欠如する旨の見解
を記載した国際予備審査報告書(以下「本件報告書」という。)を作成し,
特許庁は,同年7月3日,原告及び国際事務局にこれを送付した。(甲10,
乙16)
なお,請求の範囲5?13に係る上記各補正が出願時における開示の範囲



4
を超えてされたものと認められたため,本件報告書は,その補正がされなか
ったものとして作成されている。
(6) 原告は,日本以外の国の指定官庁(又は選択官庁)に本件国際出願の明細
書及び請求の範囲等の翻訳文を提出していない。
3争点
(1) 国家賠償法1条1項の違法の有無(争点1)
(2) 損害の有無及び額(争点2)
(3) 無効等確認の訴えの適法性(争点3)
(4) 義務付けの訴えの適法性(争点4)
4争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(国家賠償法1条1項の違法の有無)について
ア原告の主張
?特許庁審査官が,本件国際予備審査請求の請求の範囲21及び22に
ついて,特許法29条に則さない当業者には絶対になし得ない論理付けに
よって特許性(進歩性)がない旨の無効な審査をして本件見解書を作成し,
平成18年10月10日,特許庁がこれを原告に送付した行為,及び?特
許庁審査官が,本件国際予備審査請求の請求の範囲9ないし13について,
特許法29条に則さない当業者には絶対になし得ない論理付けによって特
許性(進歩性)がない旨の無効な審査をして本件報告書を作成し,平成1
9年7月3日,特許庁がこれを原告及び国際事務局に送付した行為は,特
許庁審査官及び特許庁長官の法的職務義務に違反するものであり,国家賠
償法1条1項の違法な行為である。
国内特許出願においては,本件国際予備審査請求の請求の範囲9ないし
13,21及び22と全く同じ構成の発明につき,特許性ありとして登録
査定がされていることからしても,本件見解書及び本件報告書における審
査結果が無効であることは明らかである。



5
イ被告の主張
(ア) 国際予備審査は,PCT33条(1)に規定されるように,新規性,進歩
性,産業上の利用可能性についての予備的なかつ拘束力のない見解を示
すことを目的とするものであるから,国際予備審査機関の見解書及び国
際予備審査報告に不服がある場合であっても,PCTの規定上,これら
に対する不服申立ての申請をすることは許されておらず,不服のある者
は,当該国際出願の国内移行の手続を行い選択国の国内出願とした上で,
選択国の特許法の規定に従って行われる国内出願の審査の中で自己の主
張をなすべきことが本来的に予定されている。このことは,国際予備審
査機関の判断に法令違反等の瑕疵がある場合であっても同様であり,そ
の瑕疵は,選択国の法律による不服申立制度によって是正されることが
本来的に予定されているのである。
そして,国際予備審査機関による特許性の有無についての見解は,事
柄の性質上,専門的知識と経験に基づく高度に技術的な判断であるから,
国際予備審査を行う国際予備審査機関の各審査官の判断に一定の範囲で
裁量が認められているということができ,このことを併せ考えれば,国
際予備審査を担当した審査官が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くす
ことなく漫然と審査をして国際予備審査機関の見解書や国際予備審査
告書を作成したと認め得るような事情があり国家賠償法上違法と評価さ
れる場合としては,当該国際予備審査に法令違反の瑕疵が存在する場合
のほか,国際予備審査当時に存在した資料に基づく審査官の判断が明ら
かに不合理と認められるなど,審査官が上記の裁量を逸脱ないし濫用し,
違法な国際予備審査に対する救済を選択国における不服申立制度による
是正にゆだねるものとするだけでは不相当と解されるような特別な事情
がある場合に限られると解すべきである。
(イ) 国際予備審査機関の見解書には,国際予備審査機関の見解の根拠を十



6
分に記述するものとされている(特許協力条約に関する規則(以下「P
CT規則」という。)66.2(b))。
本件見解書(乙9)の第?欄「1.見解」には,請求の範囲21及び
22は,いずれも新規性及び産業上の利用可能性はあるが,進歩性はな
いと記載されている。そして同欄「2.文献及び説明」には,見解の依
拠する文献1ないし14(いずれも国内特許文献)が列挙されており,
請求の範囲ごとに,見解の依拠する文献が特定され,新規性進歩性
有しない理由が記載されている。
請求の範囲21について進歩性を有しないと判断した理由は,本件国
際出願に係る発明である微弱電流施療具の基本構成を開示する先行技術
たる文献8と本件の発明との差異を明らかにして,同じく圧電体を用い
た発電装置の技術分野に属し,当該差異に係る本件の発明の構成を開示
する先行技術たる文献13及び14に記載されている周知技術との組合
せにより本件の発明が全体として自明であると評価するものである。
請求の範囲22について進歩性を有しないと判断した理由は,本件国
際出願に係る発明である微弱電流施療具の基本構成を開示する先行技術
たる文献9と本件の発明との差異を明らかにして,同じく圧電体を用い
た発電装置の技術分野に属し,当該差異に係る本件の発明の構成を開示
する先行技術たる文献2,13及び14に記載されている周知技術との
組合せにより本件の発明が全体として自明であると評価するものである。
したがって,本件見解書における請求の範囲21及び22の進歩性
関する判断は,PCT,PCT規則及びPCT国際調査及び予備審査ガ
イドライン(以下「ガイドライン」という。)に適合している。
(ウ) 国際予備審査報告には,PCT33条(2),(3)又は(4)に規定する新規
性,進歩性又は産業上の利用可能性についての見解,当該見解に関連す
る技術に関する文献及び説明を記載しなければならないとされている



7
(PCT35条(2),PCT規則70.6,70.7,70.8,特許協
力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「国際出願法規
則」という。)56条1項7号,8号)。
本件報告書(乙16)の第V欄「1.見解」には,請求の範囲9ない
し13については,いずれも新規性及び産業上の利用可能性はあるが,
進歩性はないと記載されている。そして,同欄「2.文献及び説明」に
は,見解の依拠する文献1ないし11(国内特許文献10件,国際公開
公報1件)が列挙されており,請求の範囲ごとに,見解の依拠する文献
が特定され,新規性進歩性を有しない理由が記載されている。
請求の範囲9ないし13について進歩性を有しないと判断した理由は,
本件国際出願に係る発明である微弱電流施療具の基本構成を開示する先
行技術たる文献1又は文献3と本件の発明との間の差異を明らかにして,
同じく電流施療具の技術分野に属し,当該差異に係る本件の発明の構成
を開示する先行技術たる文献5又は6のいずれかとの組合せにより,又
は当業者の一般的技術知識を考慮することにより,本件の発明が全体と
して自明であると評価するものである。
したがって,本件報告書における請求の範囲9ないし13の進歩性
関する判断は,PCT,PCT規則及びガイドラインに適合している。
(エ) 本件見解書で列挙された文献1ないし14並びに本件報告書で列挙さ
れた文献1ないし11は,いずれも国内特許文献ないし国際公開公報で
あり,PCT規則64.1(a)で定義された「先行技術」に該当する。
本件報告書に示された文献3は,本件国際出願優先日(2005(平
成17)年4月18日)と国際出願日(2006(平成18)年3月29
日)の間に公開されたもの(公開日:2005(平成17)年5月19日)
であるところ,文献3は,国際出願日が基準日となる請求の範囲(5な
いし13,15,18,20,25,27及び28)に係る発明(本件



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報告書第?欄3参照)ついての先行技術として列挙されたものであり,
PCT規則64.1(a),(b)に適合している。
したがって,上記各文献は,いずれもPCT及びPCT規則に適合し
ている。
(オ) 以上のとおり,本件国際出願国際予備審査の方法は妥当なものであ
り,本件見解書及び本件報告書の内容がPCT,PCT規則,特許協力
条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。),
国際出願法規則等に適合したものであることは明らかであるから,国際
予備審査を担当した特許庁審査官の審査に不適切な点はない。
よって,本件国際出願に係る国際予備審査において,特許庁審査官の
審査がその裁量を濫用,逸脱したものでないことはもちろん,選択国の
不服申立制度による国際予備審査の是正にゆだねるものとするだけでは
不相当と解されるような特別な事情があるとは到底認めることができず,
本件見解書を作成して原告に送付した行為及び本件報告書を作成して原
告・国際事務局に送付した行為に国家賠償法1条1項の違法はない。
(カ) 原告は,請求の範囲9ないし13,21及び22に係る発明について,
我が国の特許法に基づく特許査定を受けているにもかかわらず,本件国
際予備審査において進歩性が認められなかったことをもって本件見解書
及び本件報告書における上記各請求の範囲に係る審査結果が無効である
と主張する。
しかしながら,進歩性の判断は,専門知識と経験に基づく高度に技術
的な判断であり,かつ,「当該技術分野の専門家」にとって「先行技術
からみて「自明のもの」といえるか否かという審査官による価値判断を
経て決定される要素に基づいてなされるものであるから(PCT33条
(3)),仮に同じ発明についての判断であっても審査官によって判断が
区々になることは十分に考えられるところである。



9
さらに,本件見解書において請求の範囲21及び22の進歩性に関す
る判断が依拠する文献(乙9)と同請求の範囲に係る発明と類似する発
明である特願2006?154209号及び特願2006?04065
5号の進歩性に関する判断が依拠する文献(乙18及び19)は異なっ
ており,また,本件報告書において請求の範囲9ないし13の進歩性
関する判断が依拠する文献(乙16)と同請求の範囲に係る発明と類似
する発明である特願2006?028210号の請求項1ないし5に係
る発明の進歩性に関する判断が依拠する文献(乙17)も異なっている
のであるから,その判断が区々になることは何ら不自然ではない。
したがって,原告の上記主張は本件見解書及び本件報告書における審
査結果の無効を基礎付けるものではない。
(2) 争点2(損害の有無及び額)について
ア原告の主張
本件国際予備審査請求について,特許庁審査官が特許法29条に則さな
い無効な審査を行い,特許庁が無効な審査結果である本件見解書及び本件
報告書を原告・国際事務局へ送付したため,原告は,本件国際出願につき
国際特許権を取得することができず損害を被った。
原告が被った損害の額は,?本件国際出願請求の範囲9ないし13に
係る発明の実施品である「ピエゾ手袋」の諸外国における特許料53億4
600万円(売上予想額1782億円×0.03)の1%である5346
万円と,?本件国際出願請求の範囲21に係る発明の実施品である「ピ
エゾ履き具」及び請求の範囲22に係る発明の実施品である「ピエゾ踏み
台」の諸外国における特許料3600万円(各1800万円の合計)との
合計8946万円である。
イ被告の主張
(ア) 前記(1)イ(ア)のとおり,国際予備審査報告は,「予備的なかつ拘束力



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のない見解」を示すものにすぎないから,国際予備審査報告に何らかの
法的効力があるわけではなく,国際出願の出願人が後に権利を取得した
国際出願の選択国に国内移行をする際の判断資料となることがあり得
るとしても,そのような効果は飽くまで事実上のものである。また,出
願人に不利な内容の国際予備審査報告書が出願人の知らない間に作成さ
れることを防ぎ,出願人が意見を述べる機会を確保することを目的とし
て送付される国際予備審査機関の見解書にも何ら法的効力はなく,国際
出願の選択国に国内移行をする際の判断資料となることも予定されてい
ない。
原告は,本件国際出願について,本件見解書及び本件報告書の記載内
容にかかわらず,選択国への国内移行の手続を行うことができたのに,
自らの意思によりその手続を行わなかったのであるから,原告が,本件
国際出願の選択国で本件国際出願に係る特許権を取得することができな
かったのは,自らの意思により国内移行の手続を行わなかったからであ
り,本件見解書及び本件報告書の作成・送付との間に因果関係はない。
(イ) 原告主張の損害額は否認ないし争う。
(3) 争点3(無効等確認の訴えの適法性)について
ア原告の主張
前記(1)アのとおり,本件見解書における請求の範囲21及び22につき
特許性がない旨の審査並びに本件報告書における請求の範囲9ないし13
につき特許性がない旨の審査は,特許法29条に則さない当業者には絶対
になし得ない論理付けによってなされた無効なものであるから,これらが
無効であることの確認を求める。
イ被告の主張
無効等確認の訴えは,「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の
確認を求める訴訟」であるから,いわゆる処分性が必要となる(行政事件



11
訴訟法3条4項)。そして,「処分」とは,公権力の主体たる国又は公共
団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し
又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解
される。
国際予備審査報告は,PCTの締結国間における出願手続の簡素化を目
的として定められた国際出願手続の中において,各国で特許権を付与する
か否かを判断する各国の特許法に基づく手続の前に,出願人の請求により,
国際予備審査機関が予備的なかつ拘束力のない見解を示すものであって,
直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法により認
められているものではない。これは,国際予備審査報告書を作成する手続
の中で出願人に反論の機会を与えるために作成される国際予備審査機関の
見解書についても同様である。
したがって,本件見解書及び本件報告書は,無効等確認の対象である「行
政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」,「審査請求,異議申立
その他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為」のいずれ
にも該当しないことから,原告の無効等確認の訴えは訴訟要件を欠く不適
法な訴えである。
(4) 争点4(義務付けの訴えの適法性)について
ア原告の主張
前記(1)アのとおり,本件見解書及び本件報告書における審査結果は無効
であり,無効な審査結果が国際事務局に報告されれば,出願人である原告
は国際特許権を取得することができなくなり損害が生じるのであるから,
特許庁長官は,本件見解書及び本件報告書における審査結果が無効である
ことを認め,これにより原告が被った損害を賠償し,今後,特許庁審査官
により無効な審査がされないよう,特許庁審査官の特許法29条に基づく
実体審査の在り方,審査業務の取組姿勢を見直して再発を防止するべきで



12
あるにもかかわらず,何ら処分又は裁決をしない。
イ被告の主張
原告が,特許庁長官に対して義務付けることを求める本件見解書及び本
件報告書が無効である事実を認め,損害を賠償するという行為は,直接国
民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められて
いるものに該当せず,義務付けの訴えの対象である「処分又は裁決」(行
政事件訴訟法3条6項柱書き)に該当しないことは明らかである。
また,特許庁長官に対して義務付けることを求める特許庁審査官の特許
29条に基づく実体審査の在り方,審査業務の取組姿勢を見直し,再発
を防止するという行為は,行政庁に当該行為を求めることのできる法的根
拠が全く明らかではなく,求めている行為の内容も一般的,抽象的なもの
であるから,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定すること
が法律上認められているものではなく,義務付けの訴えの対象である「処
分又は裁決」に該当しないことは明らかである。
したがって,原告の義務付けの訴えも訴訟要件を欠く不適法な訴えであ
る。
第3当裁判所の判断
1PCT,PCT規則及び関係法令によれば,PCTの目的及びPCT国際出
願の手続の概要は,以下のとおりである。
(1) PCTの目的
PCTに基づく国際出願(以下「PCT国際出願」という。)は,一つの
出願願書をPCTに従って提出することにより,PCT加盟国である全ての
国に同時に出願(国内出願)したのと同じ効果を与える出願制度である。こ
れは,締約国における出願手続や審査の簡素化等を目的とするものである(P
CT前文,3条11条(3))。
(2) PCT国際出願の手続の概要



13
PCT国際出願は,国際的な出願手続であり,実際にPCT国際出願に係
る発明が締約国において特許を取得するためには,各国特許法所定の手続を
経る必要がある。具体的には,優先日(PCT2条(xi))から30か月以内
に,特許を取得したい国の指定官庁(又は選択官庁)(PCT2条(x?),(x
?))に,PCT国際出願の明細書及び請求の範囲等の翻訳文を提出し,必要
な手数料を支払う必要がある(PCT22条(1))。
上記翻訳文の提出後,例えば我が国の特許を取得するのであれば,我が国
の特許法が定める手続に基づいて審査が行われ,特許査定(特許法51条
又は拒絶査定(同49条)がされることになる。
PCT国際出願を行ってから上記翻訳文を提出するまでのPCTに基づく
手続の概要は以下のとおりである。
ア方式審査
PCT国際出願は,国際的に統一された出願願書等の出願書類を,受理
官庁(我が国においては特許庁)に所定の言語で作成し,提出する(PC
3条(4),PCT規則12.1)。
PCT国際出願を受理した受理官庁は,提出された出願書類がPCT条
約所定の国際出願日認定のための要件(PCT11条(1))及び様式上の要
件(PCT14条(1)(a))を満たしているかの方式審査を行う。
国際調査
PCT国際出願は,すべて国際調査という先行技術調査に付される(P
CT15条)。
国際調査を行う国際調査機関は,国際調査報告と共に,国際調査機関の
見解書(PCT規則43の2.1)を作成し,それらの写しを出願人及び
国際事務局に送付する(PCT規則44.1)。国際調査機関の見解書は,
後記エの国際予備審査(PCT31条以下)の過程において国際予備審査
機関が作成する見解書と同様,PCT国際出願に係る発明が新規性,進歩



14
性及び産業上の利用可能性を備えているかについての国際調査機関の予備
的なかつ拘束力のない見解を示すものであり,同じ基準に基づいて審査さ
れるものである(PCT規則43の2.1(b)及び(c)参照)。
国際出願8条1項は,特許庁長官は,国際出願につき,審査官に国際
調査報告(PCT18条)を作成させなければならない旨規定している。
国際公開
PCT国際出願の内容は,優先日から18か月を経過した後速やかに,
国際事務局によって,国際調査報告と共に統一的に公開(国際公開)され
る(PCT21条,PCT規則48.2)。また,国際出願は,国際調査
報告と共に国際事務局が指定官庁に送達する(PCT20条)。
国際予備審査
(ア) PCT国際出願は,出願人の請求により,国際予備審査の対象となる
(PCT31条(1))。国際予備審査は,PCT国際出願に係る発明が新
規性,進歩性及び産業上の利用可能性を有するものかどうかについて,
国際予備審査機関による予備的なかつ拘束力のない見解を示すものであ
り(PCT33条(1)),その報告(国際予備審査報告)は国際事務局及
び出願人に送付される(PCT規則71.1)。
この国際予備審査制度の目的は,PCT国際出願の出願人が,国際出
願された発明の特許性に関する判断を国際調査機関の見解書に加えて入
手することにより,あるいは国際出願の内容を補正し,特許性について
否定的な見解を示した国際調査機関の見解書に対して応答等することに
より,特許取得の可能性を精査し,コストの効率化及び適正化を図るこ
とを可能にすることにある。
(イ) 国際予備審査に当たっては,当該国際出願請求の範囲に記載されて
いる発明が,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義
する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するも



15
のとされている(PCT条約33条(3))。この「規則に定義する先行技
術」とは,世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他
の図解を含む。)によって公衆が利用することができるようにされてい
るすべてのものであり(PCT規則64.1(a)),「基準日」とは,当
国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の有効
な主張を伴う場合には,先の出願の日をいい,それ以外の場合には,当
国際予備審査の対象である国際出願国際出願日をいう(PCT規則
64.1(b))。
また,「自明のものではない」かどうかを判断するに際しては,個々
請求の範囲先行技術全体との関係に考慮を払うとともに,請求の範
囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく,個々の文献又はその
抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとって自明である場合には,請求
の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払うこととされてい
る(PCT規則65.1)。
(ウ) 国際予備審査報告には,当該国際出願請求の範囲に記載されている
発明がPCT33条(1)から(4)までに規定する新規性進歩性(自明の
ものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認
められるかどうかを各請求の範囲について記述し,その記述の結論を裏
付けると認められる文献を列記し,場合により必要な説明を付するとさ
れており,当該国際出願請求の範囲に記載されている発明がいずれか
の国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特
許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題について
のいかなる陳述をも記載してはならないとされている(PCT35条
(2))。
これは,国際予備審査の性格が予備的で,選択国を拘束しないもので
あることから,国際予備審査がいずれの国内法令からも独立し,PCT



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33条に規定された要件によってのみ行われることを明らかにするもの
といえる。
(エ) 国際予備審査機関は,国際予備審査報告を作成し,これを国際事務局
及び出願人に送付する(PCT35条(1),PCT規則71.1)。
(オ) 国際予備審査機関は,当該国際出願のいずれかの請求の範囲に記載さ
れている発明が,新規性進歩性(自明のものではないもの)又は産業
上の利用可能性を有するものとは認められないため,当該請求の範囲
ついて国際予備審査報告が否定的となると認めた場合等には,その旨を
国際予備審査機関の見解及びその根拠を十分に記載した見解書で出願人
に通知する(PCT規則66.2)。
通常,前記イのとおり,国際調査機関により見解書が作成されており,
当該見解書は,国際予備審査機関の書面による見解(見解書)とみなさ
れる(PCT規則66.1の2)。
(カ) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所
定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を
有するが,この補正は出願時における国際出願の開示の範囲を超えてし
てはならない(PCT34条(2)(b))。
国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を
超えてされたものと認める場合には,国際予備審査報告は,その補正が
されなかったものとして作成するものとし,報告には,その旨及びその
開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示することとされてい
る(PCT規則70.2(c))。
(キ) 国際予備審査機関の見解を公式に見直すための規定は,発明の単一性
の欠如における追加手数料の支払に対する異議申立てを除いて存在しな
い(PCT34条(3),PCT規則68.3)。
(ク) 国際出願12条1項は,特許庁長官は,国際予備審査の請求があっ



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たときは,当該国際出願につき,審査官に国際予備審査報告(PCT3
5条)を作成させなければならない旨規定している。
2争点1(国家賠償法1条1項の違法の有無)について
(1) 原告は,特許庁審査官が,本件見解書において本件国際予備審査請求の請
求の範囲21及び22につき,本件報告書において本件国際予備審査請求の
請求の範囲9ないし13につき,それぞれ特許性(進歩性)がない旨の審査
をしたことが特許法29条に則さない論理付けであって無効であるから,こ
れらの書面を作成・送付した行為が違法であると主張する。
しかし,前記1(2)エ(ウ)のとおり,国際予備審査は,予備的で選択国を拘
束しないものであり,いずれの国内法令からも独立し,PCT33条に規定
された要件によってのみ行われるものであるから,国際予備審査報告におい
ては,当該国際出願請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法
令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けるこ
とができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述を
も記載してはならないとされている(PCT35条(2))。
したがって,本件国際予備審査請求に係る国際予備審査報告を作成する特
許庁審査官に対し,本件国際予備審査請求の請求の範囲に係る発明につき,
我が国の特許法29条に基づく特許性(進歩性)の有無の判断を求めること
を前提とする原告の主張は,PCT35条(2)に反する行為を求めるものであ
って,失当である。
(2) また,前記1(2)エ(ウ),(オ)のとおり,国際予備審査機関の見解書には,特
許性を有しない旨の見解及びその根拠を十分に記載するものとされており,
国際予備審査報告には,当該国際出願請求の範囲に記載されている発明が
PCT33条(1)ないし(4)までに規定する新規性進歩性(自明のものでは
ないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかど
うかを各請求の範囲について記述し,その記述の結論を裏付けると認められ



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る文献を列記し,場合により必要な説明を付するものとされているが,?本
件見解書の第?欄には,請求の範囲21及び22につき,進歩性を有しない
旨の見解及びその結論を裏付けると認められる文献が記載され,当該文献に
ついての説明が付されており(乙9),また,?本件報告書の第?欄には,
請求の範囲9ないし13につき,進歩性を有しない旨の見解,その結論を裏
付けると認められる文献が記載され,当該文献についての説明が付されてい
る(乙16)ことから,本件見解書及び本件報告書の記載は,PCT35条(2),
PCT規則66.2の規定に則したものである。また,本件報告書の第?欄
の3における請求の範囲5?13,15?28に係る各発明の基準日に関す
る記載も,PCT規則70.2(c)の規定に則したものである。
原告は,特許庁審査官が当業者には絶対になし得ない論理付けによって特
許性(進歩性)がない旨の無効な審査をしたと主張するが,具体的にどのよ
うな論理付けをしたことが違法だと主張するのか明らかではなく,本件見解
書及び本件報告書における特許性(進歩性)に係る見解がPCT等の関係法
令に違反した無効なものであると認めるに足りる主張立証はない。
さらに,前記1(2)エ(ア),(ウ)のとおり,国際予備審査は,いずれの国内法
令からも独立し,PCT国際出願に係る発明が新規性進歩性及び産業上の
利用可能性を有するものかどうかについて,国際予備審査機関による予備的
なかつ拘束力のない見解を示すものである(PCT33条(1))から,仮に国
際予備審査機関が違法な判断に基づき特許性を否定する旨の国際予備審査
告を作成し,これを国際事務局に送付したとしても,出願人が特許を取得し
たい締約国の指定官庁(又は選択官庁)が国際予備審査報告の見解に法的に
拘束されることはない上,そもそも原告は日本以外の国の指定官庁(又は選
択官庁)に明細書の翻訳文等必要な書面を提出していないのであるから,特
許庁が本件見解書及び本件報告書を原告・国際事務局に送付したことが,原
告が本件国際出願に係る発明につき日本以外の国で特許を取得できなかった



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ことと相当因果関係のある原因行為であると認めることはできない。
その他,原告が主張する行為に関係法令に違反する事実は認められない。
以上からすると,特許庁審査官が本件見解書及び本件報告書を作成し,特
許庁がこれらの書面を原告・国際事務局に送付するに当たり,特許庁審査官
及び特許庁長官がその職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と行
為をしたと認め得るような事情は認められないから,原告主張の行為に国家
賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。
(3) 原告は,我が国では,本件国際予備審査請求の請求の範囲9ないし13,
21及び22と全く同じ構成の発明につき,特許性ありとして登録査定がさ
れていることから,本件見解書及び本件報告書における特許性(進歩性)の
審査結果が無効であることは明らかであると主張するが,上記(1)のとおり,
国際予備審査は,いずれの国内法令からも独立してPCT33条に規定され
た要件によってのみ行われるものであるから,我が国の特許法に基づき特許
査定がされたことをもって本件見解書及び本件報告書における特許性につい
ての審査結果が無効であるということはできず,原告の主張を採用すること
はできない。
(4) 以上検討したところによれば,原告の国家賠償法1条1項に基づく損害賠
償金8946万円の支払請求は,理由がない。
3争点3(無効等確認の訴えの適法性)について
無効等確認の訴えは,「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認
を求める訴訟」である(行政事件訴訟法3条4項)ところ,「処分」とは,公
権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国
民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められている
ものをいうものと解される。
これを本件についてみると,前記1のとおり,国際予備審査は,締約国にお
ける出願手続や審査の簡素化等を目的として定められたPTC国際出願手続の



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中において,締約国において特許権を付与するか否かを判断する各国特許法所
定の手続を経る前に,出願人の請求により,国際予備審査機関が「予備的なか
つ拘束力のない見解」を示すにすぎないものであるから,直接国民の権利義務
を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものというこ
とはできない。
したがって,国際予備審査の結果である国際予備審査報告書及びこれに記載
された見解,国際予備審査機関の見解書及びこれに記載された見解は,無効等
確認の訴え(行政事件訴訟法36条3条4項)の対象である「行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為」(同法3条2項)にも,「審査請求,異議
申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為」(同法
3条3項)にも該当しないから,本件見解書及び本件報告書ないしこれらに記
載された見解が無効であることの確認を求める原告の無効等確認の訴えは不適
法なものである。
4争点4(義務付けの訴えの適法性)について
行政事件訴訟法3条6項2号により行政庁に義務付けを求め得る「処分又は
裁決」とは,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法
律上認められているものをいうものと解される。
原告は,特許庁長官に対し,本件見解書及び本件報告書が無効である事実を
認め,無効な審査結果によって原告が被った損害を賠償し,特許庁審査官の特
許法29条に基づく実体審査の在り方,審査業務の取組姿勢を見直し,再発を
防止することの義務付けを求めるが,原告が求めるものは,いずれも直接国民
の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているも
のということはできないから,行政事件訴訟法3条6項2号により行政庁に義
務付けを求め得る「処分又は裁決」に該当しない。
したがって,特許庁長官に対し,上記義務付けを求める原告の訴えは不適法
なものである。



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5結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の無効等確認の訴え
及び義務付けの訴えはいずれも不適法であるから却下することとし,原告の国
家賠償法1条1項に基づく損害賠償金の支払請求は理由がないから棄却するこ
ととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官
坂本康博

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