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| 事件 |
平成
27年
(ネ)
10028号
特許権侵害差止等請求控訴事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2016/06/23 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
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判例全文
平成２８年６月２３日判決言渡 平成２７年（ネ）第１００２８号 特許権侵害差止等請求控訴事件 （原審・東京地方裁判所平成２４ １５６９３号） 口頭弁論終結日 平成２８年４月２８日 判 決 控 訴 人 日本ファイリング株式会 社 訴訟代理人弁護士 鮫 島 正 洋 同 小 栗 久 典 同 久 礼 美 紀 子 同 和 田 祐 造 被 控 訴 人 株 式 会 社 岡 村 製 作 所 訴訟代理人弁護士 三 村 量 一 同 澤 田 将 史 同 近 藤 正 篤 訴訟代理人弁理士 堅 田 多 恵 子 補佐人弁理士 重 信 和 男 同 小 椋 正 幸 主 文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第１ 控訴の趣旨 1 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人は，控訴人に対し，８２５０万円及びこれに対する平成２４年６ 月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 第２ 事案の概要 本判決の略称は，特段の断りがない限り，原判決に従う。 １ 事案の要旨 本件は，名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許権を有する控 訴人が，被控訴人において業として製造・販売する図書保管管理装置が上記特 許権に係る特許発明（特許請求の範囲の請求項１，５及び６の各発明（本件発 明１ないし３））の技術的範囲に属すると主張して，被控訴人に対し，@同特 許権に基づき，上記装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに， A特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として，８２５０万円及びこれ に対する平成２４年６月８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所 定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は，上記装置はいずれも本件発明１ないし３の技術的範囲に属しない とし，また，本件発明１に係る特許には，特開平５−１５１２３３号公報（乙 １２公報）を主引例とする進歩性欠如の無効理由があり，かつ，これに対する 控訴人の訂正による対抗主張は成立しないから，控訴人は上記特許に係る特許 権を行使することができないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は，原判決のうち，上記Aの請求を棄却した部分を不服として本件控 訴を提起した（なお，本件特許に係る特許権の存続期間は，平成２６年４月２ ０日をもって終了している。。 ） ２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，以下のとおり原判決を補 正し，後記３のとおり「当審における当事者の主張」を加えるほかは，原判決 「事実及び理由」の第２の２及び３並びに第３記載のとおりであるから，これ を引用する。 2 原判決３頁５行目の「審決」のあとに「（以下「本件第１次審決」とい う。 」を，同頁７行目の「判決」のあとに「 ） （以下「本件取消判決」とい う。」をそれぞれ加える。 ） 原判決９頁７行目の「本件再訂正発明」を「本件各再訂正発明」と改める。 原判決１３頁１４行目冒頭から１５行目末尾までを次のとおり改める。 「オ 構成要件２Ｂの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成 要件３Ｂの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」の充足 性」 原判決１６頁２行目の「付加してもいいと」のあとに「いう意味であると」 を加える。 原判決２５頁２１行目の「に該当」を削除する。 原判決２７頁７行目の「構成要件２Ａ」のあとに「及び３Ａ」を加える。 原判決２７頁８行目冒頭から９行目末尾までを次のとおり改める。 「５ 構成要件２Ｂの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」 及び構成要件３Ｂの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」 の充足性）について」 原判決２７頁１５行目の「構成要件２Ｂ」から同頁１８行目末尾までを次 のとおり改める。 「構成要件２Ｂの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成要件 ３Ｂの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」に該当する。」 原判決２８頁９行目の「構成要件２Ｂ」から同頁１０行目末尾までを次の とおり改める。 「構成要件２Ｂの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成要件 ３Ｂの「図書充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」に該当しない。」 原判決３４頁１０行目から１１行目にかけての「（実開平０１−１６２４ １０号のマイクロフィルム写し）」を「（実開平０１−１６２４１０号）のマ 3 イクロフィルム写し」と改める。 原判決３６頁９行目の「特定する方法」のあとに「（以下「乙３５発明」 という。」を加える。 ） 原判決３６頁１１行目から１２行目にかけての「入力する方法」のあとに 「（以下「乙３６発明」という。」を加える。 ） 原判決３７頁最終行の「（実開平０５−０１９２１０号）」のあとに「のＣ Ｄ−ＲＯＭ」を加える。 原判決３８頁７行目から８行目にかけて及び同頁１０行目の各「本件特許 権」をいずれも「本件特許」と改める。 原判決３８頁１７行目の「乙６発明」を「乙１６発明」と改める。 原判決３９頁２行目から３行目にかけての「返却が要求された」のあとに， 「際に」を加える。 原判決３９頁２４行目冒頭の「情報を」を削除する。 原判決４３頁１０行目の「通貨」を「通過」と改める。 原判決４６頁最終行末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「また，実願平１−２０５１３号（実開平２−１１１３３４号）のマイクロ フィルム写し（乙４３。以下「乙４３公報」といい，同公報に記載された発 明を「乙４３発明」という。）には，「Ａ６〜Ａ４の間の種々のサイズの書籍 を適した棚…を選択して，効率的に収容することができる」スライド書棚が 記載されており，さらに，実願昭５７−７１７２７号（実開昭５８−１７３ ３３３号）のマイクロフィルム写し（乙４４。以下「乙４４公報」といい， 同公報に記載された発明を「乙４４発明」という。）には，「書籍の大小版即 ち，Ａ４とかＡ５・更にＢ５・Ｂ６等の各サイズに合わせて収用棚部を形成 出来る」棚体が記載されている。」 原判決４８頁１１行目及び５７頁４行目の各「本件特許権」をいずれも 「本件特許」と改める。 4 原判決５７頁２３行目の「乙２４文献」を「乙４２文献」と改める。 原判決５７頁最終行から５８頁１行目にかけて，同頁４行目，同頁８行目， 同頁１１行目，同頁１３行目，同頁１４行目，同頁２０行目及び５９頁１７ 行目の各「公報」をいずれも「文献」と改める。 原判決５９頁１０行目及び１１行目の各「乙１７発明」をいずれも「乙１ ７文献記載の自動倉庫システム」と改める。 原判決６０頁５行目の「発明の詳細な説明には，」を削除する。 原判決６０頁２１行目の「本件特許」を「本件訂正発明１」と改める。 原判決６１頁最終行の「３号」を「２号」と改める。 原判決６２頁７行目冒頭から同頁８行目末尾までを削除する。 原判決６２頁１４行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「したがって，本件訂正発明１の「空きのあるコンテナ」の技術的意義は明 確である。」 原判決６３頁２２行目の「特許無効審判とより」を「特許無効審判により」 と改める。 原判決６５頁５行目の「そうすると」から同頁７行目末尾までを削除する。 原判決６５頁１１行目の「本件再訂正発明は，」のあとに「本件訂正発明 １について，」を加える。 原判決６５頁最終行から６６頁１行目にかけて及び同頁１１行目から１２ 行目にかけての各「前記１ないし６〔原告の主張〕のとおり」をいずれも 「本件発明１について述べたとおり」と改める。 原判決６６頁９行目及び同１２行目の各「イ号」をそれぞれ「ロ号」と， 同頁２３行目の「通貨」を「通過」とそれぞれ改める。 原判決６７頁１５行目の「いずれにもが」を「いずれにも」と改める。 原判決７１頁２３行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 イ号物件及びロ号物件は，以下のとおり，本件再訂正発明１の追加訂 5 正部分の構成要件を充足しないから，その技術的範囲に属しない。 すなわち，前記６〔被告の主張〕で述べたとおり，イ号物件及びロ号 物件に使用されているプログラム（乙６８，６９）によれば，イ号物件 及びロ号物件は，コンテナの取り出しに当たって，少なくとも手前側と 奥側のコンテナの関係では，奥側のコンテナを優先して取り出している から，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコ ンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」との構成を 充足しない。」 ３ 当審における当事者の主張 均等侵害の成否について（当審における新たな主張） 〔控訴人の主張〕 仮に，構成要件１Ｆの「…ステーションに搬送されて，…要求図書が取り 出されたコンテナまたは…返却図書が返却されたコンテナに対して，…記憶 手段の記憶内容を更新する」が，搬送後更新（ステーションに搬送された状 態で要求図書が取り出されたコンテナまたは図書が返却された状態のコンテ ナに対して記憶内容を更新すること）を意味するとの解釈に立ち，かつ，イ 号物件及びロ号物件について，図書の取り出し又は自動呼出入庫における記 憶内容の更新時期がコンテナのステーションへの搬送前であると認定したと しても，上記相違部分については，以下のとおり均等の各要件を充足し，均 等侵害が成立するというべきである。 ア 第１要件の充足 本件発明１は，従来の分類別固定ロケーション配架方式の場合，互いに 分類の異なる複数の図書が返却されると，１冊毎に別のコンテナを書庫か ら利用者カウンターにいちいち取り出す必要が生じ，コンテナ搬送の稼働 回数が多くなり，返却作業の能率向上が十分に図れないという課題があっ 6 たことから，フリーロケーション方式に係る構成要件１Ｆを採用すること により，同一寸法の図書ならば，その寸法の図書を収容するためのコンテ ナ内に任意に返却することが可能となり，コンテナ搬送の稼働回数を少な くでき，図書の取出・返却作業の能率を向上させるという作用効果を奏す るものである。 このように，本件発明１において，フリーロケーション方式に係る構成 要件１Ｆにつき，課題解決のための技術手段を基礎づける技術的思想の中 核をなす特徴的部分は，「取り出し又は返却の対象となるコンテナに対し て，記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」の構成であり，記憶手段の 記憶内容を更新するタイミングをコンテナのステーションへの「搬送前」 にしても，フリーロケーション方式に係る構成要件１Ｆを採用することに よる作用効果である「同一寸法の図書ならば，その寸法の図書を収容する ためのコンテナ内に任意に返却することが可能となり，コンテナ搬送の稼 働回数を少なくでき，図書の取出・返却作業の能率を向上させる」ことは 実現可能である。 したがって，上記相違部分に係る本件発明１の構成（搬送後更新）は， 本件発明１の本質的部分とはいえないから，均等の第１要件を充足する。 イ 第２要件の充足 上記アで述べたとおり，構成要件１Ｆの構成を上記相違部分に係るイ号 物件及びロ号物件の構成（搬送前更新）に置き換えても，サイズ別フリー ロケーションという本件発明１の目的を達成でき，同一の作用効果を奏す るから，均等の第２要件を充足する。 ウ 第３要件の充足 上記相違部分は，本件発明１の本質的部分である「取り出し又は返却の 対象となるコンテナに対して，記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」 の構成において，当該更新時期をいつにするかというものにすぎず，当業 7 者が適宜選択し得る設計事項にすぎないものであるから，本件発明１の構 成要件１Ｆを上記相違部分に係るイ号物件及びロ号物件の構成に置き換え ることは，イ号物件及びロ号物件の製造時点において当業者が容易に想到 することができたものである。 したがって，均等の第３要件を充足する。 エ 第４要件及び第５要件の充足 イ号物件及びロ号物件は，本件出願時における公知技術と同一でなく， 当業者が公知技術から容易に推考できたものでない。 また，イ号物件及びロ号物件が本件発明１の出願手続において特許請求 の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情はない。 したがって，均等の第４要件及び第５要件を充足する。 〔被控訴人の主張〕 ア 控訴人は，原審において，いつでも予備的に均等侵害の主張をすること が可能であったにもかかわらず，控訴審に至って初めてその主張を行った ものであるから，当該主張が時機に後れたものであることは明らかであり， また，当該主張の内容からみて，事実関係の調査等に時間を要するという 性質のものではないから，時機に後れたことについて，控訴人には少なく とも重大な過失がある。そして，控訴審において，均等の各要件を充足す るか否かの審理を行うことになれば，訴訟の完結を遅延させることになる ことも明らかである。 したがって，控訴人の均等侵害の主張は，時機に後れた攻撃防御方法と して却下されるべきである。 イ また，以下に述べるとおり，均等侵害の要件を満たす旨の控訴人の主張 は認められない。 第２要件の非充足 本件発明１においては，コンテナの搬送後に記憶内容を更新するとい 8 う構成を採用することにより，複数のコンテナを呼び出した場合に図書 とコンテナとの関連付けに配慮することなく，呼び出したコンテナに無 作為に図書を収容することが可能であり，また，コンテナを呼び出した 時点で手元になかった図書であっても，呼び出されたコンテナのサイズ と対応するものであれば，呼び出したコンテナに空きがある限り当該コ ンテナにまとめて収容することが可能となっている。本件発明１の当該 構成は，図書館員の図書返却作業を容易とし，かつ，書庫と利用者カウ ンターの間でコンテナを搬送する搬送機構の稼働回数も必然的に少なく することができるものであり，これにより，自動化による図書の返却作 業の能率を向上させることができるという作用効果を奏する。そして， このことは，本件発明１において，コンテナをステーションに呼び出し た状態であっても，図書とコンテナとの対応関係は確定しておらず，両 者は依然として「フリー」な関係が継続していることによるものである。 他方，イ号物件及びロ号物件においては，コンテナの搬送前に記憶内 容を更新するという構成を採用するものであり，コンテナをステーショ ンに呼び出した時点で，図書とコンテナとの対応関係が既に確定してい るため，両者は既に「固定」の関係に変化している。そのため，複数の コンテナを呼び出した場合には図書は必ず紐付けされた特定のコンテナ に収容されなければならず，また，コンテナを呼び出した時点で手元に なかった図書は，たとえステーションに搬送されたコンテナのサイズと 対応していたとしても当該コンテナにまとめて収容することができない。 したがって，相違部分に係る本件発明１の構成（搬送後更新)をイ号 物件及びロ号物件の構成（搬送前更新）に置き換えた場合には，本件発 明１と同一の作用効果を奏するものとはいえないから，均等の第２要件 を充足しない。 第１要件の非充足 9 上記 のとおり，相違部分に係る本件発明１の構成は，特許発明の目 的に関する部分であるから，本件発明１の本質的部分に該当する。 したがって，均等の第１要件も充足しない。 第３要件の非充足 上記 のとおり，相違部分に係る本件発明１の構成に換えて，コンテ ナの搬送前に記憶内容を更新するというイ号物件及びロ号物件における 構成を採用した場合には，たとえコンテナを呼び出した時点でコンテナ のサイズと対応する図書が手元にあったとしても，当該コンテナにまと めて収容することはできない。 他方，コンテナの搬送後に記憶内容を更新するという本件発明１の構 成では，次のような問題が生じ得る。すなわち，たとえばコンテナＡに ついて，あと１冊分の空きがある状態のときに，@図書甲の返却要求が された場合，図書館員が，返却図書甲の図書ＩＤを入力した時点で，図 書甲のサイズに従ってコンテナＡが特定され，コンテナＡがステーショ ンに搬送されるが，図書甲とコンテナＡとの関連付けに関する情報は， コンテナＡがステーションに搬送されるまで未更新の状態である。その ため，コンテナＡがステーションに搬送されるまでの間に次の図書乙の 返却要求があった場合，図書館員が，返却図書乙の図書ＩＤを入力した 時点では，コンテナＡは未だ空きがある状態と認識されているため，図 書乙の返却先のコンテナとしてコンテナＡが特定されることがあり得る ことになる。そして，その場合，搬送手段によりコンテナＡがステーシ ョンに搬送されたときには，返却図書甲をコンテナＡに収容することは できるが，返却図書乙をコンテナＡに収容することはできないことにな るから，図書館員は，改めて返却図書乙を収容するためのコンテナを呼 び出す必要があり，コンテナが呼び出されてからステーションに搬送さ れるまでの待ち時間が必要となって，返却作業の能率が低下するという 10 問題が生じる。 上記の場合，イ号物件及びロ号物件であれば，図書館員が図書ＩＤを 入力した時点で，図書ＩＤと特定されたコンテナとの関連付けに関する 情報について記憶手段の記憶内容を更新（搬送前更新）することで，次 の返却図書乙について図書館員が図書ＩＤを入力したときには，記憶手 段の記憶内容が最新の状態（図書甲が特定のコンテナに収容されるとい う状態）に更新された状況から，次の返却図書乙を収容するコンテナを 特定することができることとなり，搬送後更新では実現できない形で返 却作業の能率の向上を図っている。 このように，本件発明１とイ号物件及びロ号物件は，いずれも返却作 業の能率の向上を図るものではあるものの，それぞれ異なる方法でそれ を実現しようとするものであるから，両者は，異なる技術思想の下で開 発された自動書庫装置というべきである。 以上のとおり，記憶内容の更新時期に係る相違部分は，控訴人が主張 するように設計事項などと評価できるものではないから，本件発明１の 搬送後更新の構成をイ号物件及びロ号物件の搬送前更新の構成に置き換 えることについて，当該製品の製造時に当業者が容易に想到することが できたということはできない。 したがって，均等の第３要件を充足しない。 第５要件の非充足 控訴人の主張によれば，本件明細書には，記憶内容の更新時期に関す る限定はないこととなるが，そうであるとすれば，控訴人は，あえてコ ンテナの搬送後に記憶内容を更新する構成のみを特許請求の範囲に記載 したことになる。このような場合，他の構成については特許発明の技術 的範囲から除外したものと評価することができるから，均等侵害の第５ 要件を充足しない。 11 以上のとおり，イ号物件及びロ号物件における構成は，少なくとも均 等の第１要件，第２要件，第３要件及び第５要件を充足しない。 本件再訂正発明１における乙１２発明を主引例とする進歩性欠如の有無 について（原判決の判断を踏まえた補充主張） 〔控訴人の主張〕 原判決は，本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点，相違点を下記のとお り認定した上で，本件再訂正発明１について，乙１２発明と，乙１１の３発 明，乙１６発明及び周知技術に基づき当業者が容易に発明をすることができ たものであるから，進歩性を欠く旨判断し，したがって，本件再訂正による 特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件訂正発明１及び本件訂正に よる特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件発明１についても進歩 性を欠き，かつ，その無効理由は本件再訂正によっても解消されないから， 控訴人は，特許法104条の3に基づき，被控訴人に対し，本件発明１に係 る本件特許権を行使することができない旨判断した。 （一致点） 複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の 図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナ に収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段 と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記 記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを 前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求さ れた際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前 記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送す る搬送手段と，この搬送手段により，前記ステーションに搬送されて，前 記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより， 前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新 12 する更新手段とを具備する図書保管管理装置である点。 （相違点１） 書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して， 本件再訂正発明１においては，「図書の寸法別に分類された幅及び高さが それぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚 領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを 採用しているのに対し，乙１２発明においては，このような図書の寸法別 に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応し た寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点。 （相違点２） 要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位 置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記 憶する記憶手段に関して，本件再訂正発明１においては，要求図書の取り 出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記 憶内容を更新する」とともに，返却図書の返却に際しては「返却が要求さ れた図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する 複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステー ションに搬送し，前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の 記憶内容を更新する」ものであるのに対し，乙１２発明においては，この ような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコン テナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に 対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備し ていない点。 （相違点３） 本件再訂正発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段に よってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが 13 収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手 前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備 えられている」のに対して，乙１２発明においては，書庫の複数の棚領域 から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向 に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対 して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手 段を備えたものであるかは不明である点。 （相違点４） 返却時の空きのあるコンテナ使用の優先規則について，本件再訂正発明 １においては，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前 側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」のに対 して，乙１２発明においては，優先規則が不明である点。 しかし，以下に述べるとおり，本件再訂正発明１が進歩性を欠くとした原 判決の判断は誤りである。 ア 本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点の認定の誤り・相違点の看過 原判決は，「返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入 力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り 出してステーションに搬送する搬送手段」を本件再訂正発明１と乙１２発 明の一致点として認定している。 しかし，原判決の上記認定には，以下に述べるとおり誤りがある。 乙１２発明は固定ロケーション方式であること 乙１２発明は，図書とケースの対応関係をフリーとするものではある が，ケースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係は，以下に述べ るとおり，固定されたものと認められる。そうすると，乙１２発明にお いては，図書の返却処理に当たって，返却するケースによって取り出す コンテナは決まっており，複数のコンテナの中から選択する余地はない 14 から，原判決が，「複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取 り出」す点を本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点と認定したことは 誤りである。 ａ 乙１２公報の記載等からすれば，乙１２発明において，ケースと格 納ロケーションの対応関係は固定されているとしか考えられない。す なわち，乙１２発明において，ケースと格納ロケーションの対応関係 がフリーであり，図書館員が，図書の返却の都度ケースと格納ロケー ションの対応関係を新たに設定するのであるとすれば，図書館員は， 図書の返却作業に際し，当該図書を入れたケースを収容すべきコンテ ナの空きの有無を認知している必要がある。そして，図書館員がコン テナの空きの有無を認知するためには，@図書館員がコンテナの空き を目視により確認するか，Aコンテナの空き状況を検出するシステム が図書館員に空きの有無を知らせることが必要である。これに対し， ケースと格納ロケーションの対応関係が固定であれば，当該固定され た格納ロケーションには，必ず当該ケースを収容するスペースがある から，図書館員がコンテナの空きの有無を認知している必要はない。 しかるところ，乙１２発明においては，カウンターステーション３ ０と異なる階にある入庫用ラックステーション１７でケース１３がコ ンテナ１２に収容されるのであり，カウンターステーション３０には コンテナ１２が存在しないのであるから，カウンターステーション３ ０において，図書館員がコンテナ１２に空きがあるか否かを目視によ り確認することはできない。 また，コンテナの空き状況を検出するシステムが図書館員に空きの 有無を知らせる構成について，乙１２公報には一切記載されていない。 このように，乙１２発明は，@図書館員がコンテナの空きを目視に より確認することもできないし，Aコンテナの空き状況を検出するシ 15 ステムも具備していないものであるから，図書館員が，図書の返却作 業に際し，当該図書を入れたケースを収容すべきコンテナの空きの有 無を認知することができないものであり，そうである以上，ケースと 格納ロケーションの対応関係は，フリーではなく，固定されていると しか考えられない。 ｂ 被控訴人は，乙１２公報の段落【００３４】に，図書の返却動作に ついて，「そのケース１３の書棚１１内における格納ロケーションを 設定しハードディスク４７に登録する。」と記載されていることを根 拠として，乙１２発明では，ケースと格納ロケーションの対応関係は 固定的なものではない旨主張する。 しかし，以下に述べるとおり，乙１２公報の段落【００３４】にお ける格納ロケーションの設定登録は，ケースと格納ロケーションの対 応関係が固定の場合であっても，格納対象のケースを特定するために 必要な処理であるから，被控訴人の上記主張は成り立たない。 すなわち，乙１２発明において，図書館員が複数冊（例えば，図書 Ａ〜Ｅの５冊）の図書の返却を受けた場合，まず図書Ａ〜Ｅとこれら を収納するケースＡ〜Ｅのバーコードを読み取りハードディスクに登 録し（段落【００３３】 【図７】のＳ２１，Ｓ２２） ， ，次に，そのう ちのどれか（例えば，ケースＣ）を搬出口にセットしたとき，その ケースＣと固定の関係にある格納ロケーションを設定しなければ，複 数のケースＡ〜Ｅのどれが書棚１１に返却されるものかが不明となり， ケースのステーションへの搬送処理を行えない。 また，ケースの格納ロケーションをハードディスクに登録するのは， 次の貸出しの際に，書棚１１に返却されたケースＣを取り出すために 必要だからである。 したがって，乙１２発明において，図書の返却の際に，ケースの格 16 納ロケーションの設定登録がされることは，ケースと格納ロケーショ ンの対応関係が固定であることの根拠とはなり得ても，フリーである ことの根拠とはならない。 ｃ 原判決は，乙１２公報の段落【０００５】に記載された従来技術 （以下「乙１２従来技術」という。）において，ケースとコンテナの 位置との対応関係が固定されていないことから，乙１２発明について も，あえて上記対応関係を固定的にする発明であると解すべき合理的 理由はない旨判断した。 しかし，乙１２従来技術は，ケースと図書の関係が固定であること の課題を指摘するためのものにすぎず，以下に述べるとおり，乙１２ 発明とは，自動化書庫の本質的機能において相違する別発明であるか ら，前者の延長として後者を認定すべきではない。 すなわち，まず，乙１２従来技術に係る特公昭６１−４７２３号公 報（甲５６）の記載によれば，乙１２従来技術においては，押し棒３ ２のようにケース格納用空き空間をつくる技術が採用されているため， 任意の空きのあるコンテナにケースを収容できるが，乙１２発明では そのような技術の記載がない。 また，乙１２従来技術では，ケースのコンテナへの入庫時に，その コンテナに収容された全てのケースのバーコードが読み取られ，ケー スの位置（ロケーション）を示す記憶内容が更新されるが（乙１２公 報の段落【０００５】，乙１２発明では，ケースがステーションに向 ） かう前（コンテナへの収納前）に，格納ロケーションが設定されるの であり，格納手順に本質的な相違が存在する。 さらに，乙１２発明では，複数の厚さのケースがあるため（段落 【００１２】 【図２】参照） ， ，返却するケースの厚みによってはコン テナに返却できないという不都合が生ずるから，これを防止するため 17 に，ケースの厚みやコンテナの空き管理等の制御が必要になるが，乙 １２公報には，ケースの厚みやコンテナの空き管理等の制御に係る記 載も示唆もない。 したがって，乙１２従来技術において，ケースとコンテナの位置と の対応関係が固定されていないからといって，乙１２発明についても， 同様のものであると認定することはできない。 乙１２公報には，「図書の情報を入力することにより，複数の前記コ ンテナの中からコンテナを書庫から取り出」すことの記載も示唆もない こと 乙１２発明の図書の返却処理においては，「返却が要求された図書の 情報を入力する」ことが行われ，また，「コンテナを書庫から取り出」 すことが行われているが，入力された図書の情報は，それが収容される べきコンテナの取出しには用いられておらず，コンテナの取出しは，入 力された図書の情報とは関係なく，図書館員が格納ロケーションを設定 することにより行われている。 したがって，乙１２発明は，「返却が要求された図書の情報を入力す ることにより…コンテナを書庫から取り出」すものではないから，「図 書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナ を書庫から取り出」す点を，本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点で あるとした原判決の認定は誤りである。 イ 相違点２についての容易想到性判断の誤り 乙１２発明に乙１１の３発明を適用できるとした判断の誤り 原判決は，相違点２に係る本件再訂正発明１の構成について，乙１２ 発明に乙１１の３発明と周知技術である寸法別のコンテナ等の構成を適 用することにより，当業者が容易に想到し得るものと判断した。 しかし，乙１２発明と乙１１の３発明とは，以下に述べるとおり，基 18 本的構成，課題及び作用・機能が相違しているため，乙１２発明に乙１ １の３発明を適用することはできないものであるから，原判決の上記判 断は誤りである。 ａ 前記ア で述べたとおり，乙１２発明は，ケースとコンテナ（格納 ロケーション）の対応関係が固定されたものと認められ，この点にお いて，アイテムと容器の関係がフリーである乙１１の３発明とは，基 本的構成を異にするから，乙１２発明に乙１１の３発明を適用するこ とはできない。 ｂ また，乙１２発明では，図書館員がカウンターステーション３０に おいて図書３３をケース１３に収容し，当該ケース１３はステーショ ンから入庫用ラックステーション１７まで搬送コンベア２９で搬送さ れ，入庫用ラックステーション１７では，搬送されたケース１３が， １ケースごとに，ピッキング装置１９により設定済みの格納ロケーシ ョンに対応するコンテナ１２に収納され，当該ケース１３を収納した コンテナ１２は，書棚１１に搬送され格納される。このように，乙１ ２発明は，図書館員がカウンターステーション３０から１ケースごと ピッキング装置１９等の構成により書棚１１に収容するものであり， コンテナ１２は書棚１１と入庫用ラックステーション１７との間を移 動するのみであって，貸出し・返却処理において図書館員の手元には コンテナ１２は届かないものである。 一方，乙１１の３発明は，乙１２発明のコンテナに相当する容器が 図書館員の手元にあり，図書館員が当該容器にアイテムを収容するこ とで返却作業が行われるものである。 したがって，乙１２発明と乙１１の３発明とでは，返却処理の技術 思想が根本的に異なり，その結果，両者の作用・機能も全く異なるも のであるから，乙１２発明に乙１１の３発明を適用する動機付けが一 19 切存在しない。 ｃ さらに，乙１２発明は，ケースの存在が不可欠なものであり，この 点において乙１１の３発明とは本質的に構成が相違しているから，乙 １２発明に乙１１の３発明を適用することはできない。 すなわち，乙１２発明は，「図書は，その寸法や形状が様々である ため，このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することができ ない」（乙１２公報の段落【０００２】）ため，ケースを採用した発明 であり，「図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは 返却する際にケースに入れることにより，ハンドリングやロケーショ ンの管理が容易にな」る（段落【０００３】）ように，ケースを採用 したものであるから，ケースの存在を不可欠とするものである。 他方，乙１１の３発明では，ケースは用いられず，コンテナに収容 される対象は図書そのものであるから，乙１２発明に乙１１の３発明 を適用するには，ケースをなくし，図書そのものを収容対象にする着 想が必要であるが，ケースを不可欠とする乙１２発明において，ケー スをなくすことはできない。 したがって，乙１２発明に乙１１の３発明を適用することはできな い。 乙１２発明に乙１１の３発明を適用することによって相違点２に係る 本件再訂正発明１の構成とすることができるとした判断の誤り 原判決は，乙１１の３発明について，「アイテムのサイズ情報（寸法 情報）を使って制御を行うものと解するのが合理的である。」と認定し た上で，乙１２発明に乙１１の３発明を適用することによって相違点２ に係る本件発明１の構成とすることができる旨判断した。 しかし，以下に述べるとおり，乙１１の３文献には，「返却が要求さ れた図書の寸法情報を入力することにより…該返却図書の寸法に対応す 20 る…空きのあるコンテナを取り出す」ことは記載されていない。 すなわち，乙１１の３発明においては，図書の返却時に，アイテムに 付されたバーコードナンバーをスキャンすることによって図書情報が入 力されるところ，このバーコードナンバーは，「Label type（最初の１ 桁） ， 」 「Library identifier（次の４桁） ， 」 「Sequential number（次の ８桁）， 」「Modulus 10 Complementary Check Digit（最後の１桁）」の４ つから構成されるが，この中に図書の寸法情報は含まれていない（乙１ １の３文献・１２頁）。 他方，乙１１の３発明においても，図書のサイズに関するコードが存 在するが，それは図書の上端に付され，返却作業に先立ち，図書を手作 業でソートする際に参照されるものであり，図書の取り出しのために容 器が来ると，取り出された図書と同じサイズの図書を返却することが示 されているのみであって（乙１１の３文献・１３頁），図書の寸法情報 がバーコード化され，返却の際に読み取られたり，空きのあるコンテナ の取り出しのために用いられることについては，記載も示唆もされてい ない。 このように，乙１１の３発明は，「返却が要求された図書の寸法情報 を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコン テナを取り出」すものではないから，乙１２発明に乙１１の３発明を適 用しても，相違点２に係る本件再訂正発明１の構成とすることはできな いのであり，原判決の前記判断は誤りである。 ウ 相違点３についての容易想到性判断の誤り 原判決は，相違点３に係る本件再訂正発明１の構成について，乙１２ 発明に乙１６発明と従来周知の技術的事項を適用することにより，当業 者が容易に想到し得るものと判断したが，乙１２発明に乙１６発明を適 用する動機付けはなく，むしろ阻害要因があることは既に述べたとおり 21 である（前記２で引用した原判決４３頁２行目から２２行目まで）から， 原判決の上記判断は誤りである。 被控訴人は，控訴人の上記主張は，相違点３について原判決と同様の 判断をして本件第１次審決を取り消した本件取消判決の拘束力（行政事 件訴訟法33条1項）を無視した主張であり，争点の実質的な蒸し返し に当たるものであるから，訴訟上の信義則に反し許されない旨主張する。 しかし，本件取消判決の前提とした事項に変更があるなどの特段の事 情がある場合には，当該判決の拘束力は生じないと解すべきところ，本 件取消判決は，相違点２につき乙１２発明の認定を本質的に誤っており， そのため，相違点３に係る容易想到性判断の前提に誤りがあったもので あるから，本件取消判決の相違点３に係る判断については，上記特段の 事情があり，拘束力は生じないというべきである。 したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 エ 相違点４についての容易想到性判断の誤り 原判決は，乙２０公報，乙３９公報，乙４０公報及び乙４５公報に基づ いて，「棚の奥行方向に複数の収容部を備えた収納設備において，奥側の 収容部からの収容物の取り出しが出納効率の低下をもたらすことは，当業 者に周知の技術的課題であり，そのような収容部にも図書等のように再搬 入（返却）が想定される収容物を収容することは当業者に周知の技術的事 項であること」及び「乙２０公報の記載において，出納効率の低下をもた らさないためには，手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよい ことが示唆されていること」を認定し，これを前提に，乙１２発明に乙１ ６発明の「奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には， 前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してか ら奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」事項を適用する とともに，乙１１の３発明を適用する際に，上記周知の技術的課題に基づ 22 いて，手前側のコンテナを空きのあるコンテナとして優先的に使用する構 成，すなわち相違点４に係る本件再訂正発明１の構成とすることは，当業 者が容易に想到し得る旨判断した。 しかし，原判決の上記判断は，以下のとおり誤りである。 乙２０公報，乙３９公報，乙４０公報及び乙４５公報は，自動倉庫に 係る技術であり，自動化書庫に関する技術ではないから，仮に，「棚の 奥行方向に複数の収容部を備えた収納設備において，奥側の収容部から の収容物の取り出しが出納効率の低下をもたらすことは，当業者に周知 の技術的課題」であったとしても，「自動化書庫における奥側の棚への 返却における出納効率（返却効率）の向上という課題」が当業者に周知 の技術的課題であるとはいえない。 原判決は，「そのような収容部にも図書等のように再搬入（返却）が 想定される収容物を収容することは当業者に周知の技術的事項である」 と認定するが，自動化書庫でない技術において再搬入（返却）が想定さ れるはずもないし，このことが周知の技術的事項であることを示す裏付 けは何ら示されていない。自動倉庫に係る技術である乙２０公報，乙３ ９公報，乙４０公報及び乙４５公報からは，再搬入（返却）が想定され る収容物を収容することが周知の技術的事項であることは到底読み取れ ない。 原判決は，乙２０公報の記載において，「出納効率の低下をもたらさ ないためには，手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいこ と」が示唆されている旨判示する。 しかし，乙２０公報には，フォークのリーチの長さが長いと搬出入時 間が長くなるから，搬出入頻度の高いものが棚間口側に収納されること で，コンテナの搬出入効率が高くなることの記載はあるものの，「手前 側の収容部を優先的に利用する構成」が示唆されているとは到底いえな 23 い。すなわち，乙２０公報に記載された技術は，物品収納において，搬 出入頻度の高い物品については棚間口側に収納し，搬出入頻度の低い物 品については棚奥行側に収納するというものであり，物品の性質に応じ て格納時に棚間口側・棚奥行側を使い分けるという技術にすぎず，棚間 口側・棚奥行側のいずれかを「優先的に利用する」という技術思想によ るものではない。 したがって，乙２０公報の記載には，「出納効率の低下をもたらさな いためには，手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいこと」 の示唆があるとはいえない。 このように，原判決の上記判断は，自動化書庫に係る技術でなく，し かもそれぞれ異なる技術が記載された文献を複数挙げ，これらに記載の ない事項やこれらに共通して記載もされていない事項につき，周知の課 題や技術的事項を認定するものであって，到底認められるものではない。 また，原判決が認定した周知の技術的課題や周知の技術的事項の存在 を前提としたとしても，「手前側のコンテナを空きのあるコンテナとし て取り出」す構成に係る文献は一切挙げられておらず，当該構成に当業 者が容易に想到し得たとはいえない。 オ 本件再訂正発明１の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り 原判決は，本件再訂正発明１の効果について，「当業者にとって従来技 術から予測可能な範囲のものにすぎない。」と判断し，効果顕著性を否定 するが，その判断は誤りである。 すなわち，個々に捉えればそれぞれの課題が周知である場合であっても， それらの課題がトレードオフの関係にある場合は，かかる２つの課題を両 立的に解決し，それによる効果を両立させた場合，原則として，効果顕著 であると認定されるべきである。しかるところ，本件再訂正発明１は，図 書保管管理装置において，サイズ別配架及び手前側・奥側コンテナ配置に 24 よって収容効率を向上させつつ，フリーロケーション方式を採用し，かつ， 手前側コンテナを優先的に使用することにより出納効率をも向上させたも のであり，トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納効率」という ２つの課題を両立して解決したところに効果顕著性があることは明らかで あるから，これを認めなかった原判決の判断は誤りである。 〔被控訴人の主張〕 ア 「本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点の認定の誤り・相違点の看過」 に対し 控訴人は，乙１２発明においては，ケースとコンテナ（格納ロケーシ ョン）の対応関係が固定されたものと認められるから，原判決が，「複 数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出」す点を本件再訂 正発明１と乙１２発明の一致点と認定したことは誤りである旨主張する。 しかし，乙１２発明においては，ケースとコンテナ（格納ロケーシ ョン）の対応関係は，固定的なものではなく，フリーであることが明 らかであるから，控訴人の上記主張は誤りである。 すなわち，乙１２公報には，ケースとコンテナとの対応関係が固定 である旨の記載はなく，むしろ，その段落【０００５】には，従来技 術について，「図書が返却された場合，図書館員は，返却された図書を 元のケースに収容し，そのケースを任意の空きのあるコンテナに自動 入庫させる。すると，コンテナの入庫時に，そのコンテナに収容され た全てのケースのバーコードが読み取られ，ケースの位置（ロケーシ ョン）を示す記憶内容が更新されて，ここに図書の返却が行なわれる。」 として，コンテナとケースの位置(ロケーション)との対応関係を固定 的とはしないものとすることが記載されている。そして，乙１２発明 は，上記従来技術における「図書」と「ケース」との対応関係が固定 されていることによる作業の非効率性を解決するために，「図書」と 25 「ケース」の対応関係を固定的とはしないものとすることを特徴とす る発明であるところ，上記従来技術で課題とされていない「ケース」 と「コンテナ」の対応関係が固定的でなかった点をあえて固定的にし た発明と解すべき合理的理由はない。 また，控訴人が主張するように，乙１２発明において，「ケース」と 「コンテナ」との対応関係が固定的であるならば，乙１２の段落【０ ０３４】に「ケース１３の書棚１１内における格納ロケーションを設 定しハードディスク４７に登録する。」とあるように，わざわざ，ケー スの書棚内における格納ロケーション（コンテナ)を設定しハードディ スクに登録する必要はないと解されるから，この点からも，「ケース」 と「コンテナ」との対応関係が固定的なものであるとは考えられない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 この点に関し，控訴人は，乙１２発明について，図書館員が図書の返 却時に空きのあるコンテナを認知する仕組みがないことから，ケースと コンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されているとしか考え られない旨主張する。 しかし，乙１２発明では，図書館員が図書及びケースに付されたバー コードを読み取ることにより格納ロケーションが設定され，当該格納ロ ケーションに基づいて図書を収納するコンテナが書庫からステーション に搬送されるものであり，「図書に付されたバーコード３５のデータを …入力することにより」コンテナが取り出されるものであって，書庫か ら空きのあるコンテナを探し出す機能を備えているから，控訴人の上記 主張は誤りである。 すなわち，乙１２公報の段落【００３２】ないし【００３４】の記載 によれば，乙１２発明の図書の返却処理においては，ステップＳ２１で， 図書に付されたバーコード３５のデータを（ケース１３に付されたバー 26 コード３４とともに）読み取ることで入力し，ステップＳ２２で，図書 に付されたバーコード３５のデータを（ケース１３に付されたバーコー ド３４とともに）ハードディスク４７に格納登録している。そして，ス テップＳ２３では，図書館員が，図書を収容したケースを返却のために カウンターステーション３０の搬出口に置くこととされ，次のステップ Ｓ２４では，ケース１３の書棚１１内における格納ロケーションを設定 してハードディスク４７に登録するとされているところ，ステップＳ２ ４については，格納ロケーションを設定してハードディスクに登録する 主体は明記されていない。ステップＳ２３の前には，「図書館員は」と いう記載があるが，ステップＳ２３とステップＳ２４は異なるステップ であるから，両ステップの主体を同一と解すべき必然性はない。 他方，乙１２公報の特許請求の範囲の請求項１には，次の記載がある （下線は被控訴人による。。 ） 「【請求項１】識別情報の付された図書と，この図書を収容する識別情 報の付された自動搬送用のケースと，このケースを複数収容し得る書庫 と，この書庫に収容された図書に対する収容位置情報を含む図書情報を， 前記図書に付された識別情報と該図書が収容される前記ケースに付され た識別情報とを組み合わせた情報とともに記憶する記憶手段と，この記 憶手段の記憶内容に基づいて前記書庫から出庫すべき図書の収容された ケースを自動的に取り出して出庫する自動搬出手段と，前記書庫に入庫 すべき図書に付された識別情報と該図書を収容し得る任意の前記ケース に付された識別情報とを読み取って，該図書に対する新たな図書情報を 生成する生成手段と，この生成手段で生成された図書情報に基づいて前 記書庫に入庫すべき図書の収容されたケースを自動的に前記書庫に入庫 する自動搬入手段とを具備してなることを特徴とする図書入出庫管理装 置。」 27 このように，上記請求項１には，「この書庫に収容された図書に対す る収容位置情報を含む図書情報」という文言が存在しており，「図書情 報」には図書の収納位置情報が含まれるとされている。また，「前記書 庫に入庫すべき図書に付された識別情報と該図書を収容し得る任意の前 記ケースに付された識別情報とを読み取って，該図書に対する新たな図 書情報を生成する生成手段と，この生成手段で生成された図書情報に基 づいて前記書庫に入庫すべき図書の収容されたケースを自動的に前記書 庫に入庫する自動搬入手段」との記載によれば，書庫に入庫すべき図書 及びケースに付された識別情報（実施例における図書及びケースのバー コードのデータ）を読み取ることによって，当該図書について新たな収 納位置情報を含む「図書情報」が生成され，当該「図書情報」に基づい てケースに収容された図書が自動的に書庫に入庫されることが読み取れ る。そして，乙１２発明において，図書及びケースに付された識別情報 を読み取ることによって生成される収納位置情報とは，実施例における 書棚１１内における格納ロケーションであるから，乙１２発明において は，図書及びケースに付されたバーコードを読み取ることによって格納 ロケーションが設定され，当該格納ロケーションに基づいて図書を収納 するコンテナが書庫からステーションに搬送されるものであることは明 らかである。すなわち，乙１２発明においては，図書の情報を入力する ことにより複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り 出すことができるのであるから，図書館員が空きのあるコンテナを認知 する必要はない。 したがって，控訴人の前記主張は理由がない。 さらに，控訴人は，乙１２発明の図書の返却処理においては，入力さ れた図書の情報は，それが収容されるべきコンテナの取出しには用いら れておらず，コンテナの取出しは，入力された図書の情報とは関係なく， 28 図書館員が格納ロケーションを設定することにより行われているから， 「図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコン テナを書庫から取り出」す点について，本件再訂正発明１と乙１２発明 の一致点であるとした原判決の認定は誤りである旨主張する。 しかし， 乙１２発明では，図書館員が図書及 びケースに付されたバーコードを読み取ることにより格納ロケーション が設定され，当該格納ロケーションに基づいて図書を収納するコンテナ が書庫からステーションに搬送されるものであるから，控訴人の上記主 張は誤りである。 イ 「相違点２についての容易想到性判断の誤り」に対し 「乙１２発明に乙１１の３発明を適用できるとした判断の誤り」につ いて ａ 控訴人は，乙１２発明は，ケースとコンテナ（格納ロケーション） の関係が固定的なものと認められ，アイテムと容器の関係がフリーで ある乙１１の３発明とは基本的構成を異にするから，乙１２発明に甲 １システムを適用することはできない旨主張するが，乙１２発明にお いて，ケースとコンテナ（格納ロケーション）の関係が固定的なもの でないことは，前記 で述べたとおりであるから，控訴人の上記主 張は理由がない。 ｂ また，控訴人は，乙１２発明は，ケースの存在が不可欠なものであ り，この点において乙１１の３発明とは本質的に構成が相違している から，乙１２発明に乙１１の３発明を適用することはできない旨主張 する。 しかし，乙１２発明では，単にケースに収容して図書の貸出しと返 却を行っているだけであり，乙１２発明が，複数の書棚領域を有する 書庫と複数の図書を収納するコンテナとを備え，図書コードに基づい 29 てコンテナの出し入れをすることにより図書の貸出しと返却を行うも のであることに変わりはない。 また，乙１２公報には，「ケース」を用いる理由として，「図書は， その寸法や形状が様々であるため，このままでは書庫に対する入出庫 動作を自動化することができない。 （段落【０００２】 ， 」 ） 「図書を１ 冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケース に入れることにより，ハンドリングやロケーションの管理が容易にな り，個別にて搬送する際にも図書を保護することができる。 （段落 」 【０００３】）との記載があるが，乙１２発明におけるコンテナ単位 の入出庫管理システム（段落【００４２】 【図１０】 ， ）では，上記の 理由が妥当するものではない。 そうすると，乙１２発明に対し，乙１１の３発明における寸法別に 分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）などの 技術的事項を適用するに際して，乙１２発明における「ケース」を不 可欠のものとする必要はなく，「ケース」を使用しない構成とするこ とが，当業者にとって格別困難であったとはいえない。 したがって，乙１２発明がケースを使用していることは，乙１２発 明に乙１１の３発明を適用することを妨げる要因とはならないから， 控訴人の上記主張は理由がない。 「乙１２発明に乙１１の３発明を適用することによって相違点２に係 る本件再訂正発明１の構成とすることができるとした判断の誤り」につ いて 控訴人は，乙１１の３発明において，図書の返却時にスキャンされる バーコードナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず，他方，図書 のサイズに関するコードは，図書の上端に付され，返却作業に先立ち， 図書館員が図書を手作業でソートする際に参照されるにすぎないことか 30 ら，乙１１の３発明は，「返却が要求された図書の寸法情報を入力する ことにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り 出す」ものではないから，乙１２発明に乙１１の３発明を適用しても， 相違点２に係る本件再訂正発明１の構成とすることはできない旨主張す る。 しかし，乙１１の３発明において，寸法情報がバーコード自体にコー ドとして含まれていなくとも，図書コードを読み取ることによりその図 書に対応するサイズ情報を利用して適切なサイズの容器を取り出すこと ができれば足りるのであるから，寸法情報がバーコード自体に含まれて いないことが，寸法情報を空きのあるコンテナの取り出しに利用してい ないことの理由とはなり得ない。 かえって，乙１１の３発明の「自動保管取り出しシステム（ＡＳ／Ｒ Ｓ）」においては，アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コー ド）を光学的にスキャンし，アイテムを取り出さないで返却する場合に， システムは，第２．０２．Ｄ章（訳文１７頁７行〜１８頁４０行）に記 載された優先順位を用いて，収容スペースが利用可能な（フルではない） 容器（コンテナ）を取り出して，図書の返却を行っている。 また，図書管理装置の技術分野において，図書の寸法情報を使って図 書管理のための制御を行うことは，乙３５及び乙３６に見られるように， 本件特許の出願日当時において既に周知技術であったことが認められる。 そして，乙１１の３文献においても，ランダムロケーション保管アイテ ムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ又はＣ）を有するとされているこ とからすると，乙１１の３発明においても，アイテムのサイズ情報（寸 法情報）を使って制御を行うものと解すべきである。 したがって，控訴人の上記主張は失当である。 ウ 「相違点３についての容易想到性判断の誤り」に対し 31 控訴人は，相違点３に係る本件再訂正発明１の構成につき，乙１２発明 に乙１６発明と従来周知の技術的事項を適用することにより当業者が容易 に想到し得るものとした原判決の判断について，乙１２発明に乙１６発明 を適用することには動機付けがなく，かえって阻害要因があることを理由 に，誤りである旨主張する。 しかし，この点については，確定した本件取消判決（乙５５）が，本件 訂正発明１について，原判決と同様の判断をしている。 したがって，控訴人の上記主張は，相違点３について原判決と同様の判 断をして本件第１次審決を取り消した本件取消判決の拘束力（行政事件訴 訟法33条1項）を無視した主張であり，争点の実質的な蒸し返しに当た るものであるから，訴訟上の信義則に反し許されない。 エ 「相違点４についての容易想到性判断の誤り」に対し 控訴人は，乙２０公報，乙３９公報，乙４０公報及び乙４５公報は， 自動倉庫に係る技術であり，自動化書庫に関する技術ではないから，こ れらの記載に基づいて，「自動化書庫における奥側の棚への返却におけ る出納効率（返却効率）の向上という課題」が当業者に周知の技術的課 題であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，自動倉庫と自動化書庫のいずれも，コンテナ等を用い て収容物を棚空間に収容する点で共通しており，その主たる相違は，収 容物が図書であるか一般的な荷物であるかという点にあるところ，収容 物である図書も一般的な荷物も同様に搬入と搬出が行われるものであり， その際の出納効率を向上させるべきであることも共通の課題である。 したがって，「奥側の棚への返却における出納効率（返却効率）の向 上という課題」が自動倉庫に特有のものであると限定する理由はなく， 自動化書庫においても同様の課題が存在するのであるから，控訴人の上 記主張は失当である。 32 また，控訴人は，「そのような収容部にも図書等のように再搬入（返 却）が想定される収容物を収容することは当業者に周知の技術的事項で ある」との原判決の認定について，自動化書庫でない技術において再搬 入（返却）が想定されるはずもないし，このことが周知の技術的事項で あることを示す裏付けも示されていない旨主張する。 しかしながら，乙４５公報には，図書館等の本棚に関する物品収納設 備の発明が記載され，本や工具などの物品を「搬出入」することも記載 されているところ，図書館の本の搬入は，「返却」に相当するものであ るから，再搬入（返却）が想定される収容物を収容することが周知の技 術的事項であることは，乙４５公報の記載から裏付けられる。 したがって，控訴人の上記主張は失当である。 控訴人は，乙２０公報の記載には，「出納効率の低下をもたらさない ためには，手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいこと」 の示唆があるとはいえない旨主張する。 しかしながら，乙２０公報には，「各棚小間の奥行寸法をコンテナの 前後方向寸法の約２倍または３倍にし，各棚小間にそれぞれコンテナを ２個または３個奥行方向に収納するものもあつたが，このようなもので は，奥側に格納されているコンテナを搬出しあるいは奥側にコンテナを 搬入するために，コンテナ搬出入のためのフォークのリーチが通常の１ 個格納のものに比べて２倍または３倍となり，その結果，フォークを奥 迄に延長する時間が長くなり，搬出入時間が長くなり，…また間口側の コンテナが搬出された後も，奥行側のコンテナはそのまゝ残つているた め，フォークを往復させる距離が長く，その結果フォークの伸縮に要す る時間が長くなつて搬出入効率が悪かった。（１頁右下欄６行〜２頁左 」 上欄１行）「搬出入頻度の高いものが棚間口側に同頻度の低いものが棚 ， 奥行側に収納され，かくしてコンテナの搬出入能率が高い。（２頁右上 」 33 欄下から６行〜同４行）と記載されており，奥行棚のコンテナを利用す ると搬出入効率が悪くなることが明記されているのであるから，乙２０ 公報には，「出納効率の低下をもたらさないためには，手前側の収容部 を優先的に利用する構成とすればよいこと」が示唆されていることは明 らかである。 したがって，控訴人の上記主張は失当である。 さらに，控訴人は，原判決が認定した周知の技術的課題や周知の技術 的事項の存在を前提としたとしても，「手前側のコンテナを空きのある コンテナとして取り出す」構成に係る文献は一切挙げられておらず，当 該構成に当業者が容易に想到し得たとはいえない旨主張する。 しかしながら，乙２０公報，乙３９公報及び乙４５公報に記載されて いるように，奥行き方向に複数のコンテナを収納した収納設備において は，手前側のコンテナを搬出する場合にはコンテナの搬出入に要する時 間がより短くなり，また，奥側のコンテナを搬出する場合には，手前側 のコンテナが障害となるため手前側のコンテナを取り出す場合と比較し て出納効率が低下することは，当業者にとって技術常識である。それゆ え，出納効率を低下させないために間口を塞いでいる手前側の容器を奥 側の容器よりも優先的に利用することは自然なことであり，空きのある 容器の位置に対応した出納効率を考える際も，手前側の容器を，空きの あるコンテナとして選択し，奥側の容器よりも優先的に利用することは 自然である。 したがって，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手 前側のコンテナを空きのあるコンテナとして優先的に使用する」ことは， 空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上のために用いられる慣 用的な手法であることが明らかであるから，控訴人の上記主張は失当で ある。 34 オ 「本件再訂正発明１の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り」に対し 控訴人は，本件再訂正発明１は，図書保管管理装置において，トレード オフの関係にある「収容効率」と「出納効率」という２つの課題を両立し て解決したところに効果顕著性があることは明らかであるから，これを認 めなかった原判決の判断は誤りである旨主張する。 しかしながら，本件再訂正発明１においては，奥行き方向に２個配置し たコンテナのうち，奥側のコンテナを使用しなければ収容効率の向上は望 めず，他方，奥側のコンテナを使用した際には必然的に出納効率は低下す るものであるから，収容効率と出納効率とは常にトレードオフの関係にあ るのであって，そのことは本件再訂正発明１においても何ら解決されてい ない。 すなわち，本件再訂正発明１は，「収容効率と出納効率を同時に大幅に 向上」させるようなものではなく，奥行き方向に２個のコンテナを配置し た従来周知の構成に，手前側のコンテナを優先的に使用するという構成を 単純に付加したものにすぎないのであって，この組合せによる何らかの相 乗効果を奏するようなものではないから，従来周知の技術から当業者が当 然に予測できる程度の効果を奏するものにすぎない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 第３ 当裁判所の判断 当裁判所は，控訴人の請求のうち，本件発明２及び３に係る本件特許権の 侵害に基づく請求については，イ号物件及びロ号物件がいずれも構成要件２ Ｂの「充填率の低いコンテナから取り出す」との構成及び構成要件３Ｂの 「充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」との構成を充足せず，本件 発明２及び３の技術的範囲に属しないことから，その余の点について判断す るまでもなく理由がないものと判断する。また，本件発明１に係る特許権の 侵害に基づく請求については，本件再訂正発明１は，乙１２発明と，乙１１ 35 の３発明，乙１６発明及び周知技術に基づき当業者が容易に発明することが できたものであるから，進歩性を欠くものであり，したがって，本件再訂正 による特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件訂正発明１，更には 本件訂正による特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件発明１も同 様に進歩性を欠くものであり，かつ，本件発明１に係る当該無効理由は本件 再訂正によっても解消されないのであって，控訴人は，特許法104条の3 に基づき，被控訴人に対し本件発明１に係る本件特許権を行使することがで きないことから，その余の点について判断するまでもなく理由がないものと 判断する。その理由は以下のとおりである。 １ 本件再訂正発明１について 本件特許に係る本件再訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，前記 第２の２ の とおりである。 そして，本件再訂正後の明細書（甲３３。以下「本件再訂正明細書」とい う。）の「発明の詳細な説明」の記載も総合すれば，本件再訂正明細書には， 本件再訂正発明１に関し，次のような開示があることが認められる。 近時，多量の蔵書を有する大規模図書館等にあっては，図書の取り出しや 返却に要する作業の能率向上を図るために，利用者が貸し出しを要求した図 書を書庫から取り出して利用者カウンターまで搬送するとともに，その図書 が貸し出されたことを記録する作業や，図書が返却されたことを記録しその 図書を書庫まで戻して収容位置を記録する作業等を自動化する自動入出庫シ ステムが導入されてきている（段落【０００２】。 ） 一方，現在の図書館においては，図書の保管管理手段として，図書を分野 別に分類して書庫に収容する分類別固定ロケーション配架方式が採用され， 一般の図書館では，この分類別固定ロケーション配架方式に上述した自動入 出庫システムが組み合わされる形態となっている（段落【０００５】。 ） 36 しかし，分類別固定ロケーション配架方式による図書の保管管理を行なう 場合，１つの分類の中に種々の寸法の図書が混在するために，各分類毎に最 大寸法の図書に合わせて書棚の高さや奥行きを設定することが必要となるな ど，図書の収容効率が悪化するという問題があり，さらに，図書を返却する 場合，その図書の分類に対応するコンテナを書庫から利用者カウンターまで 取り出す必要があるため，互いに分類の異なる複数の図書が返却されると， １冊毎に別のコンテナを書庫から利用者カウンターに取り出す必要が生じ， 図書の取り出し及び返却作業の能率向上が十分に図れないという不都合も生 じている（段落【０００６】【０００８】。 ， ） そこで，近時では，多量の図書をそれらの内容には無関係に，寸法のみに よって分類して，保管するようにしたサイズ別フリーロケーション方式が考 えられてきている。このサイズ別フリーロケーション方式は，収容する図書 の寸法に応じてそれぞれ大きさの異なる複数種類のコンテナを用意しておき， それぞれのコンテナを大きさ別に分類して書庫に収容するようにしたもので あり，各コンテナの書庫内における収容位置は固定され，各コンテナの番号 と収容されている図書のコードとが対応付けられて記憶され，この記憶内容 に基づいて必要なコンテナが利用者カウンターに取り出されるとともに，利 用者カウンターで図書の取り出しや返却が行なわれたコンテナが書庫に戻さ れる際に，コンテナとそのコンテナに収容されている図書とを対応付けた記 憶内容が更新されるようになっている。（段落【０００９】【００１０】 ， ） このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を 採用することにより，書庫内における無駄な空間を極力削減し図書の収容効 率を向上させることができ，また，同一寸法の図書ならば，その寸法の図書 を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので，コン テナを搬送する搬送機構の稼働回数も少なくすることができ，自動化による 図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができる（段 37 落【００１１】。 ） しかし，サイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段は， まだ開発途上にある段階であって，図書の書庫内における収容効率の点や， 取り出し及び返却作業の点等において，より一層の改良を施すことが強く要 望されている（段落【００１２】【００１３】。 ， ） 本件再訂正発明１は，サイズ別フリーロケーション方式による図書の保管 管理手段において，書庫内における図書の収容効率を向上させるとともに， 自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果的に向上させ得る極 めて良好な図書保管管理装置を提供することを目的としたものであり，その ための当該装置の構成として，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそ れぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容され るもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書 を収容する複数のコンテナと，この複数のコンテナの前記書庫内における収 容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させ て記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力する ことにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されて いるコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに， 返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法 に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から 取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により前 記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは 前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更 新する更新手段とを具備し，前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段に よってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収 容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側 のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられ 38 ていることを特徴とし，前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち， 手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用することを 特徴とする」構成を採用したものである（本件再訂正後の特許請求の範囲請 求項１，段落【００１４】【００１５】。 ， ） そして，本件再訂正発明１は，上記の構成により，従来の分類別固定ロ ケーション方式に比して図書の収容効率を向上させることが可能なサイズ別 フリーロケーション方式を採用した図書の保管管理手段において，さらに， その書庫のコンテナを出し入れするための間口に対して奥行き方向に，複数 のコンテナを収容させるようにしたので，書庫内における図書の収容効率を より一層向上させることができ，また，優先的に手前側のコンテナを使用す る管理方法を用いることにより，図書の取り出し及び返却作業の能率を効果 的に向上させることができるのであり，書庫内における図書の収容効率を向 上させるとともに，自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果 的に向上させ得るという作用効果を奏するものである（段落【００１６】， 【００８９】。 ） ２ イ号物件及びロ号物件が構成要件２Ｂの「充填率の低いコンテナから取り 出す」との構成及び構成要件３Ｂの「充填率の低い…コンテナを優先して取 り出す」との構成を充足しないこと 次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の３ （原判決８３頁から８５頁）記載のとおりであるから，これを引用する。 原判決８３頁２３行目の「構成要件２Ｂ」から２５行目末尾までを次のと おり改める。 「構成要件２Ｂの「充填率の低いコンテナから取り出す」及び構成要件３Ｂ の「充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」」 原判決８４頁１行目の「構成要件２Ｂ」から同頁２行目の「ものであるか ら」までを次のとおり改める。 39 「構成要件２Ｂは，「充填率の低いコンテナから取り出す」というものであ り，構成要件３Ｂは，「充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」とい うものであるから」 原判決８４頁１９行目から２０行目にかけての「構成要件２Ｂ」から同頁 ２１行目末尾までを次のとおり改める。 「構成要件２Ｂの「充填率の低いコンテナから取り出す」もの及び構成要件 ３Ｂの「充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」ものではないと認め られる。」 原判決８５頁５行目の「構成要件２Ｂ」から６行目末尾までを次のとおり 改める。 「構成要件２Ｂの「充填率の低いコンテナから取り出す」もの及び構成要件 ３Ｂの「充填率の低い…コンテナを優先して取り出す」ものではないと認め られる。」 ３ 本件再訂正発明１には乙１２発明を主引例とする進歩性の欠如が認められる こと 「当審における控訴人の主張に ついての判断」を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の （原判決８８頁から１２８頁）記載のとおりであるから，これを引用する。 原判決の補正 ア 原判決８８頁２５行目の「本件再訂正によって特許の無効理由が解消さ れるかについて」を「乙１２公報等の記載」と改める。 イ 原判決８９頁２行目末尾に「（下記記載中に引用する図面については別 紙参照）」を加える。 ウ 原判決９３頁３行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「・「ここで，図４は図１に示した図書入出庫管理システムの制御システ ムを示している。すなわち，図中３９は中央処理装置で，例えばマイクロ 40 プロセッサ等を内蔵している。この中央処理装置３９には，…バスライン ４０を介して，…ファイルアダプタ４６を経て図書情報の記憶されたハー ドディスク４７…が接続されている。（段落【００２０】」 」 ） エ 原判決９３頁１０行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「・ 「さらに，上記中央処理装置３９には，バスライン４０を介して，シ リアルインターフェースアダプタ５３を経てコンソール５４，ディスプレ イ５５，バーコードリーダ５６及びシリアルプリンタ５７が接続されてい る。そして，これらコンソール５４，ディスプレイ５５，バーコードリー ダ５６及びシリアルプリンタ５７は，カウンターステーション３０に設置 されている。（段落【００２２】 」 ） ・「また，上記中央処理装置３９には，バスライン４０を介して，シリア ルインターフェースアダプタ５８を経てディスプレイ５９，バーコード リーダ６０，シリアルプリンタ６１及びバーコードプリンタ６２が接続さ れている。そして，これらディスプレイ５９，バーコードリーダ６０，シ リアルプリンタ６１及びバーコードプリンタ６２は，１階及び２階ステー ション３１，２６にそれぞれ設置されているものとする。」(段落【００２ ３】)」 オ 原判決９６頁２４行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「・「このようなコンテナ１２単位の入出庫管理システムと，図１に示し たケース１３単位の入出庫管理システムとを並設した状態を，図１１に示 している。このように，ケース１３単位の入出庫管理システムに加えてコ ンテナ１２単位の入出庫管理システムを付加することにより，例えば通常 の図書３３の貸し出し及び返却作業は，ケース１３単位の入出庫管理シス テムを使用して行ない，棚卸しや在庫整理のように大量の図書３３を移動 させるようなときには，コンテナ１２単位の入出庫管理システムを使用す る等，十分に実用的なシステムを構成することができる。なお，この発明 41 は上記実施例に限定されるものではなく，この外その要旨を逸脱しない範 囲で種々変形して実施することができる。」(段落【００４４】) ・【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば，図書とケースと 「 の対応関係を固定的なものとせずに，返却された図書を任意のケースに収 容して書庫に入庫することができ，貸し出し及び返却時の作業を容易化す ることができる極めて良好な図書入出庫管理装置を提供することができ る。」(段落【００４５】)」 カ 原判決９７頁７行目の「Ａ．含まれる業務機器供給者は，」を次のとお り改める。 「Ａ．含まれる業務 機器供給者は，」 キ 原判決９９頁１２行目末尾の「…」を「不変ロケーションアイテムは， それらが不変に割り当てられた容器へ返却されなければならない。」と改 める。 ク 原判決１００頁５行目末尾に次のとおり加える。 「（判決注：乙１１の３文献には，これらの数字の意味について，次のと おり記載されている。 「３」 ラベルタイプ（アイテムについては，常に‘３’） 「０７００」 図書館識別番号（ＣＳＵＮについては，常に‘０７００’） 「１０１４７４２」 連番 「０」 モジュラス１０補完チェック桁）」 ケ 原判決１０２頁２３行目の「全ての」あとに「ＡＳＲＳアイテム」を加 える。 コ 原判決１０３頁１６行目の「取り出す。…」のあとに，行を改めて次の とおり加える。 「５．ランダム保管アイテムの交換… 42 ａ．もし，要求アイテムが，ランダムに保管される（ランダムに保管 されるアイテムは，上端にサイズコード，例えば，Ａ，Ｂ，または Ｃ，がマークされる）場合には，ＡＳＲＳは，通常，ＡＳ／ＲＳ要 求を満たすためにアイテムが取り除かれたごとに，ＡＳ／ＲＳへ返 却されるアイテムのインプット（第２．０３．Ｄ章）…を予期する。 ｂ．オペレータが，代替アドレスをインプットしない限り，ちょうど アイテムを取り除いた容器とセクターのアドレスが，保管されるア イテムに自動的に割り当てられる。」 サ 原判決１０３頁１６行目の「２５頁１７行」を「２７頁３行」と改める。 シ 原判決１０３頁２０行目の「…」を次のとおり改める。 「通常，アイテムを容器から取り除いた後に行われる。各ＥＡＷＳでは， ＡＳ／ＲＳの中へ積載されるのを待っているアイテムのグループが，棚載 台車上に保管されている。」 ス 原判決１０５頁９行目の「多段積層棚の奥行き寸法」を「多段積層棚の 間隔をほとんど拡大することなく，多段積層棚の奥行寸法」と改める。 セ 原判決１０６頁１１行目冒頭から１０７頁１０行目末尾までを削除する。 ソ 原判決１０８頁２１行目から２２行目にかけての「返却が要求された図 書の情報を入力することにより，」を削除する。 タ 原判決１０９頁２５行目から最終行にかけての「返却が要求された図書 の情報を入力することにより，」を削除する。 チ 原判決１１０頁５行目末尾に，行を改めて次のとおり加える。 「なお，原判決は， 「返却が要求された際に，返却が要求された図書の情 報を入力することにより，…コンテナを書庫から取り出」すことを本件再 訂正発明１と乙１２発明との一致点として認定した。 しかし，乙１２公報の段落【００３３】【００３４】及び【図７】の記 ， 載によれば，乙１２発明において図書が返却された際の処理手順では，図 43 書館員が，ケース保管場所から任意のケースを取り出し，そのケースに付 されたバーコードと返却された図書に付されたバーコードとをバーコード リーダで読み取ることによって，返却が要求された図書の情報の入力が行 われており，その結果，ケースと図書のバーコードデータが組み合わされ て，ハードディスクに格納登録されることになる（ステップＳ２１，Ｓ２ ２）。他方，乙１２発明において，返却された図書を収容したケースを収 容するためのコンテナの取出しは，図書館員が，当該ケースの格納ロケー ションを設定しハードディスク４７に登録すること（ステップＳ２３，Ｓ ２４）により，中央処理装置から統括制御盤への格納指令が発せられ，そ の後，統括制御盤の制御によって，スタッカークレーン等の装置が動作さ れて，所定のコンテナが取り出される（ステップＳ２５ないしＳ２７）と いう手順で行われることになる。 このような乙１２発明における図書の返却時の処理手順からすれば，書 棚にある複数のコンテナの中から，返却された図書を収容したケースを収 容するコンテナを選定し，これを取り出す処理は，図書館員による格納ロ ケーションの設定・登録によって行われており，「返却が要求された図書 の情報を入力することにより」行われるものとはいえない。 したがって，上記の点を本件再訂正発明１と乙１２発明との一致点と認 定するのは不適切であり，当該一致点については，前記のとおり認定され るべきである。」 ツ 原判決１１１頁１３行目の「甲４発明」を「乙１２発明」と改める。 テ 原判決１１５頁２４行目の「自動公庫」を「自動倉庫」と改め，同行目 末尾に「(以下，この技術を「周知技術１」という。)」を加える。 ト 原判決１１５頁２５行目，１１６頁１行目及び３行目並びに１２０頁２ ２行目及び２５行目の各「周知技術」を「周知技術１」と改める。 44 ナ 原判決１２１頁１９行目の「方法」のあとに「（以下「周知技術２」と いう。」を加える。 ） ニ 原判決１２１頁２０行目の「特開昭４９−０８０７８０号公報（乙２ １）」から同頁最終行の「取出しが可能となる。」と」までを次のとおり改 める。 「実願昭４７−１１２０６３号（実開昭４９−６７３７９号）のマイクロ フィルム（乙２１） の荷載置面長 さ(?)の整数倍において出退移動させて，該荷載置面長さ(?)に対して２倍 またはその整数倍に構成した荷受部(17A)(17B)に対応させることにより， が行なえるのであるが，このとき先行して収納させた荷受部(17B)上の荷 (17A) 出しが可能となる。（５頁４行目から１２行目）と」 」 ヌ 原判決１２２頁５行目の「棚にもどす。」のあとに「 」 （３頁目左下欄２ 行目から１３行目）」を加える。 ネ 原判決１２２頁７行目の「被格納物」のあとに「Ｘ」を加える。 ノ 原判決１２２頁１０行目末尾に「（段落【０００３】」を加える。 ） ハ 審における控訴人の主張についての判断」アにおいて述べるとおり」と改 める。 ヒ 原判決１２３頁２２行目の「棚奥行棚」を「棚奥行側」と改める。 フ 原判決１２３頁最終行の「手前」のあとに「側」を加える。 ヘ 原判決１２４頁８行目の「棚区画間手前側」を「棚区画手前側」と改め る。 ホ 原判決１２８頁７行目冒頭から９行目末尾までを次のとおり改める。 45 「以上によれば，本件再訂正発明１は，乙１２発明と，乙１１の３発明， 乙１６発明並びに周知技術１及び２に基づいて当業者が容易に発明をする ことができたものであり，進歩性を欠くものである。」 当審における控訴人の主張についての判断 ア 「本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点の認定の誤り・相違点の看 過」について 控訴人は，乙１２発明では，ケースとコンテナ（格納ロケーション）の 対応関係が固定されており，図書の返却処理に当たって，返却するケース によって取り出すコンテナは決まっており，複数のコンテナの中から選択 する余地はないから，返却が要求された際に，「複数の前記コンテナの中 からコンテナを書庫から取り出」す点を本件再訂正発明１と乙１２発明の 一致点と認定することは誤りである旨主張する。 そこで，乙１２公報の記載に基づき，乙１２発明において，ケースとコ ンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されているものと認められ るか否かについて，以下検討する。 乙１２公報の段落【００３３】【００３４】及び【図７】によれば， ， 乙１２発明においては，図書が返却された際，当該図書は図書館員に よって任意のケースに収容された後，書棚に入庫されることになるが， この間の処理手順は，次のようなものとされている。 すなわち，まず，図書館員は，ケース保管場所から任意のケースを 取り出し，そのケースに付されたバーコードと返却された図書に付さ れたバーコードとをバーコードリーダで読み取るが，これによって， 両者のバーコードデータが組み合わされて，ハードディスクに格納登 録される（ステップＳ２１，Ｓ２２）。次に，図書館員は，図書を ケースに収容しカウンターステーションの搬出口にセットした後，当 該ケースの書棚内における格納ロケーションを設定しハードディスク 46 に登録する（ステップＳ２３，Ｓ２４）。すると，中央処理装置が， 統括制御盤に格納指令を発し，その後，統括制御盤の制御によって， スタッカークレーン，ピッキング装置，垂直搬送機及び搬送コンベア 等が動作されて，図書を収容したケースが所定のコンテナに入れられ 書棚に入庫されることになる（ステップＳ２５ないしＳ２７）。 以上のような乙１２公報の記載からすると，乙１２発明において， 図書を収容したケースが，書棚にある複数のコンテナのうちのいずれ のコンテナに収容され，書庫内のいずれのロケーションに格納される かについては，図書が返却された際に，図書館員が，当該図書を収納 したケースの書棚内における格納ロケーションを設定・登録すること によって定まるものであることを自然に理解することができる。そし て，このような理解からすれば，図書を収容したケースとそれを収容 するコンテナとの対応関係は，図書の返却が行われる都度，上記格納 ロケーションの設定・登録によって新たに定まるものであって，控訴 人が主張するように，特定のケースが特定のコンテナに収容されるよ うあらかじめ定められたもの（固定されたもの）ではないというべき である。 ｂ これに対し，控訴人は，上記格納ロケーションの設定・登録は，ケ ースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されている場 合であっても，複数の図書が返却され，格納対象となるケースが複数 ある場合に，搬送処理を行うケース（したがって，そのケースを収容 すべきコンテナ）を特定するために必要な処理であるから，乙１２発 明において，上記格納ロケーションの設定登録が行われることは，ケ ースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されていない ことの根拠とはならない旨主張する。 しかし，仮に，乙１２発明において，ケースとコンテナ（格納ロケ 47 ーション）の対応関係が固定されているとすれば，控訴人主張のよう に，格納対象となるケースが複数ある場合に搬送処理を行うケースを 特定するための処理としては，搬送処理を行うケースのバーコードを 読み取るなどして当該ケースを特定すれば足りることであって，当該 ケースに対応した格納ロケーションの設定を行う必要はないはずであ り，更には，その格納ロケーションをハードディスクに登録すること は，およそ意味のない処理手順ということになる。この点，控訴人は， ケースの格納ロケーションのハードディスクへの登録は，次の貸出し の際に当該ケースを取り出すために必要である旨主張するが，ケース と格納ロケーションの対応関係が固定されている以上，改めてケース の格納ロケーションをハードディスクに登録する処理など行わなくと も，次の貸出しの際に特定のケースを取り出すことに支障はないはず である。 したがって，控訴人の上記主張には理由がない。 乙１２公報の次の記載からも裏付けられる。 すなわち，乙１２公報の段落【００３０】及び【図６】には，図書を 貸し出す際の処理手順について，図書館員は，要求図書を取り出した後， 利用者カードのバーコードと貸し出す図書のバーコードをそれぞれバー コードリーダで読み取ること（ステップＳ１２，Ｓ１３），すると，中 央処理装置は，両者のバーコードデータをハードディスク内の図書貸し 出しリスト記憶領域に登録するとともに，当該図書に対してハードディ スク内に記憶されているロケーションやケースと図書との対応コード等 の図書情報を削除することが記載されている。 しかるところ，上記のとおり，図書の貸し出しの際に，ハードディス クから削除される図書情報として，ケースと図書との対応コードに加え， これと並列して「ロケーション」が挙げられていることからすれば，乙 48 １２発明において，図書の「ロケーション」の情報は，ケースと図書と の対応関係に係る情報とは別個の情報としてハードディスクに記憶され るものであると理解するのが自然である。そして，ケースと図書との対 応関係に係る情報とは異なる図書の「ロケーション」情報とは，図書 （ケース）が収容されているコンテナの情報であるとしか考えられない から，上記の記述は，乙１２発明においては，図書のロケーション（コ ンテナ）がケースとの対応関係によって一義的に定まるものではないこ と，すなわち，ケースと格納ロケーション（コンテナ）の対応関係が固 定されたものではないことを示しているということができる。 乙１２公報には，コンテナの空きの有無を認知できる構成の記載がな いとする控訴人の主張について ａ 控訴人は，乙１２発明において，図書館員が，図書の返却の都度ケ ースと格納ロケーションの対応関係を新たに設定するのであるとすれ ば，図書館員は，図書の返却作業に際し，図書を収容したケースを収 容すべきコンテナの空きの有無を認知している必要があるが，乙１２ 公報には，図書館員が，目視又はシステムによりコンテナの空きの有 無を認知できる構成についての記載はないから，乙１２発明では，ケ ースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係は固定されていると しか考えられない旨主張する。 確かに，控訴人が主張するとおり，乙１２発明が，図書館員によ って図書の返却の都度ケースと格納ロケーションの対応関係が新た に設定・登録されるものであるとすれば，図書館員は，書棚にある 複数のコンテナのうち，返却された図書を収容したケースを収容す ることができるだけの空きスペースのあるコンテナを格納ロケーシ ョンとして設定・登録しなければならず，そのためには，図書館員 において，その設定・登録の際に，書棚にあるコンテナの空き状況 49 を認知していることが必要であることは明らかである。また，乙１ ２公報をみても，乙１２発明において，図書館員が，上記格納ロケ ーションの設定・登録の際に，書棚にあるコンテナの空き状況をど のようにして認知するのかについて，具体的に説明する記載は見当 たらないものといえる。 ｂ しかしながら，以下のような乙１２公報の記載等を総合すれば，乙 １２発明において，図書館員が，図書の返却の際に図書が収容された ケースの格納ロケーションを設定・登録するに当たり，コンテナの空 き状況を認知し得る構成を備えていることは，当業者において当然に 理解し得ることというべきである。 まず，乙１２公報の段落【００３０】及び【００３４】の記載に よれば，乙１２発明において，図書を収容した各ケースが書棚のい ずれのコンテナに収容されているかという情報，すなわちケースの 格納ロケーションの情報は，図書の返却時に，当該図書を収容した ケースの格納ロケーションとして図書館員によって設定され，ハー ドディスク４７に登録されることになり，当該図書が貸し出される ことにより削除されるまで，ハードディスク４７内に記憶されてい ることになる。 このように，ハードディスク４７には，書棚に存在する全てのケ ースについて，いずれのコンテナに収容されているかという情報が 記憶されていることになるが，これをコンテナの側から見れば，書 棚にある各コンテナについて，どのケースが収容されているかとい う情報が記憶されていることになるから，ハードディスク４７には， 各コンテナについて，どれだけの空きがあるかという情報が記憶さ れているものといえる。なお，乙１２発明において，各ケースは， 規格化された一定の大きさのものとされるが，厚みについては，図 50 書の厚みに応じた幾種類かのものがあるとされるところ，このよう な場合に，各ケースのバーコード情報の中に，当該ケースの厚みに 関する情報も含まれるようにすることは，当然に行われるべきこと といえる。 したがって，乙１２発明においては，ハードディスク４７内に， 書棚にある各コンテナについて，どの程度の厚みの空きがあるかと いう点を含めた空き状況に関する情報が記憶されているものという ことができる。 ? 他方，乙１２公報の段落【００２０】ないし【００２３】及び【 図４】の記載によれば，乙１２発明の図書入出庫管理システムにお いては，マイクロプロセッサ等を内蔵する中央処理装置に，上記ハ ードディスク４７が接続されており，また，上記中央処理装置には， 図書館員が貸出し及び返却の作業を行うカウンターステーションに 設置されたコンソール，ディスプレイ及びバーコードリーダ等の装 置が接続されている。 そして，図書館員は，カウンターステーションに設置された上記 各装置を使用して，図書の貸出し及び返却時の作業を行うものであ るところ，図書の返却の際に図書が収容されたケースの格納ロケー ションを設定・登録するに当たっても，図書館員は上記各装置を使 用した入力を行い，それに応じた中央処理装置の処理によって，ハ ードディスク４７への格納ロケーションの登録が行われるものと考 えられる。 ? 以上で述べたとおり，乙１２発明においては，図書館員が図書の 返却の際に図書を収容したケースの格納ロケーションを設定・登録 するために使用するコンソール，ディスプレイ及びバーコードリー ダ等の装置とハードディスク４７とが中央処理装置を介して接続さ 51 れているところ，ハードディスク４７には書棚にある各コンテナに ついての空き状況に関する情報が記憶されているのであり，他方， 図書の返却の際に図書を収容 したケースの格納ロケーションとして，当該ケースを収容すること ができるだけの空きスペースのあるコンテナを設定・登録するため には，図書館員において，書棚にあるコンテナの空き状況を認知し ていることが必要であることは明らかであることからすると，当業 者からみれば，乙１２発明においては，図書館員は，図書の返却の 際に図書を収容したケースの格納ロケーションを設定・登録するに 当たって，コンソールやディスプレイ等の装置を操作することによ り，中央処理装置を介しハードディスク４７に記憶された各コンテ ナについての空き状況に関する情報を参照するなどして，コンテナ の空き状況を認知することが予定されているものと当然に理解し得 るというべきである。 ｃ 以上によれば，乙１２公報に，図書館員がコンテナの空きの有無を 認知できる構成についての具体的な記載がないからといって，乙１２ 発明ではケースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定さ れているとしか考えられないとはいえないのであり，この点に関する 控訴人の主張には理由がない。 以上で述べたところを総合すれば，乙１２発明においては，ケース とコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されているものとは 認められないというべきであるから，このことを根拠として，返却が要 求された際に，「複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り 出」す点を本件再訂正発明１と乙１２発明の一致点と認定することは誤 りであるとする控訴人の主張は理由がない。 イ 「相違点２についての容易想到性判断の誤り」について 52 「乙１２発明に乙１１の３発明を適用できるとした判断の誤り」につ いて 控訴人は，乙１２発明と乙１１の３発明とは，基本的構成等を異にし ており，両者を組み合わせることはできないから，乙１２発明に乙１１ の３発明を適用することによって相違点２に係る本件再訂正発明１の構 成とすることを当業者が容易に想到し得るとはいえない旨主張する。 そこで，以下では，控訴人が乙１２発明と乙１１の３発明との基本 的構成等が異なる根拠として主張する事由ごとに，その主張の当否を 検討することとする。 ａ 控訴人は，乙１２発明は，ケースとコンテナ（格納ロケーション） の対応関係が固定されている点において，アイテムと容器の関係がフ リーである乙１１の３発明と基本的構成を異にする旨主張する。 しかし，乙１２発明において，ケースとコンテナ（格納ロケーショ ン）の対応関係が固定されているものといえないことは，前記アで述 べたとおりであるから，控訴人の上記主張に理由がないことは明らか である。 ｂ また，控訴人は，乙１２発明は，図書を収容したケースをピッキン グ装置１９等の構成により書棚に収容するもので，図書館員の手元に コンテナが届かないのに対し，乙１１の３発明は，図書館員が，その 手元にある容器に図書を収容するものであり，両者の返却処理の技術 思想は根本的に異なり，作用・機能も異なる旨主張する。 しかし，乙１２公報の段落【００４２】【００４３】及び【図１０】 ， の記載によれば，乙１２公報には，控訴人が主張する，図書を収容し たケースをピッキング装置１９等により書棚に収容するもので，図書 館員の手元にコンテナが届かない構成の実施例（段落【００１２】な いし【００４１】）のほか，コンテナ単位の入出庫管理システムに係 53 る実施例，すなわち，【図１０】に示されたとおり，書棚とステーシ ョンとの間において，スタッカークレーン，出庫用及び入庫用ラック ステーション，搬送コンベア並びに垂直搬送機によって，コンテナ単 位で図書の入出庫を行う構成の実施例が開示されている。したがって， 乙１２公報に記載された発明（乙１２発明）としては，当該実施例に 基づき，前記３の頭書きで引用した原判決「事実及び理由」の第４の ６ ，「貸し出しが要求された図書３３の コードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に 基づいて，該要求図書３３がケース１３とともに収容されているコン テナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，図１０の ２６，３０，３１）にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７， 搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するとともに，返却 が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫 から取り出してステーションに搬送」する構成のものを認定すること ができるというべきである。 そして，以上のような乙１２発明の認定を前提とすれば，乙１２発 明は，図書館員の手元にコンテナが届かないものではないから，控訴 人の前記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。 ｃ さらに，控訴人は，乙１２発明は，ケースの存在が不可欠なもので あり，この点において乙１１の３発明とは本質的に構成が相違してい る旨主張する。 この点，乙１２公報の段落【０００２】及び【０００３】の記載に よれば，乙１２公報の図書入出庫管理装置において，図書をケースに 収容することとされるのは，図書は，その寸法や形状が様々であるた め，このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することができな かったところ，１冊単位で規格化された大きさのケースに収容するこ 54 とにより，図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは 返却する際に，ハンドリングやロケーションの管理が容易になり，個 別にて搬送する際にも図書を保護することができるからであるとされ ている。 他方，上記ｂのとおりに認定される乙１２発明は，書棚とステーシ ョンとの間において，スタッカークレーン，出庫用及び入庫用ラック ステーション，搬送コンベア並びに垂直搬送機によって，コンテナ単 位で図書の入出庫を行う構成のものであるところ，このような構成に おいては，図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは 返却するものではなく，図書の個別搬送を行うものでもないから，乙 １２公報において図書をケースに収容することとされる理由がそのま ま当てはまるものではなく，乙１２発明について，ケースの存在が不 可欠であるとはいえないというべきである。 したがって，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって， 理由がない。 ｄ 以上のとおり，乙１２発明と乙１１の３発明とが基本的構成等を異 にする旨の控訴人の主張はいずれも理由がなく，したがって，これを 根拠として，乙１２発明に乙１１の３発明を適用することによって相 違点２に係る本件再訂正発明１の構成とすることを当業者が容易に想 到し得るとはいえないとする控訴人の主張は，採用できない。 「乙１２発明に乙１１の３発明を適用することによって相違点２に係 る本件再訂正発明１の構成とすることができるとした判断の誤り」につ いて 控訴人は，乙１１の３発明において，図書の返却時にスキャンされる バーコードナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず，他方，図書 のサイズに関するコードは，図書の上端に付され，返却作業に先立ち， 55 図書館員が図書を手作業でソートする際に参照されるにすぎないことか ら，乙１１の３発明は，「返却が要求された図書の寸法情報を入力する ことにより，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り 出」すものではなく，乙１２発明に乙１１の３発明を適用しても，相違 点２に係る本件再訂正発明１の構成とすることはできない旨主張する。 そこで，乙１１の３文献の記載を前提として，乙１１の３発明が， 「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書 の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものと いえるか否かについて検討する。 ａ 乙１１の３文献の記載によれば，乙１１の３発明において保管され る図書等のアイテムには，取出し・返却によっても保管先の容器が変 わらない不変ロケーションアイテムと，取出し・返却の都度，ランダ ムに保管先の容器が割り当てられるランダム保管アイテムが存在する ところ，ランダム保管アイテムについての返却手順（「パート２ 製 品」の章の「２．０３ ソフトウェアの仕様」の項の「Ｄ．マテリア ル返却手順」・訳文２８頁以下）においては，ＡＳ／ＲＳへの返却は， アイテムの光学的スキャニングで開始され，通常，アイテムを容器か ら取り除いた後に行われるものとされる。すなわち，返却するアイテ ムのバーコードをスキャニングすると，その時点でＥＡＷＳ（通路端 ワークステーション）に存在し，アイテムがちょうど取り出された容 器セクターに，当該返却アイテムのロケーションが自動的に割り当て られることなる。 そして，このような返却手順においては，アイテムの取出しのため にＥＡＷＳに配送され，ちょうどアイテムが取り出された容器に返却 アイテムが返却されているのであるから，「返却が要求された図書の 寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する…空き 56 のあるコンテナを取り出」す処理が行われるものでないことは明らか といえる。 ｂ 他方，乙１１の３発明における返却手順には，オペレータのオプシ ョンとして，上記とは異なる返却手順も存在する。そして，この手順 では，アイテムの取出しのためにＥＡＷＳに配送された容器の存在は 前提とされず，第２．０２．Ｄ章に記載された優先順位規則（容器を， 全てのセクターがフルである「フル」，少なくとも１つのフルでない セクターを有する「部分的にフル」，全てのセクターが空である「空」 に分け，これらに一定の優先順位を付けたもの）を用いて，収容ス ペースが利用可能な（フルでない）容器を取り出すものとされている （訳文２９頁）。 しかるところ，乙１１の３発明においては，上記容器として，２４ インチ幅×４８インチ長の底面のサイズを共通にするが，高さが異な る（６．０ないし１８．０インチ）５種類のサイズのものが用いられ （訳文１１頁），アイテムをサイズ別に分類し，そのサイズに対応し たサイズの容器に収容して保管するものとされている。そうすると， 上記オプションに係る返却手順において，返却アイテムを収容するの に適切な容器を取り出すに当たっては，収容スペースが利用可能な容 器を取り出すことのみならず，当該返却アイテムのサイズに対応した サイズの容器を取り出すことが必要であることは明らかである。そし て，そのためには，オペレータが上記オプションに係る返却手順を行 うに当たり，当該返却アイテムのサイズ情報が入力されるようにし， その情報に基づいて適切なサイズの容器を取り出すようにすることが 自然な方法というべきところ，乙１１の３発明においては，ランダム 保管アイテムに，例えばＡ，Ｂ，Ｃといったサイズコードが付され， 返却前の手動での事前仕分けに用いられていること（訳文１６，１７ 57 頁）からすれば，このサイズコードに応じた情報の入力により，当該 サイズに対応したサイズの容器を取り出す処理が行われているものと 理解するのが合理的というべきである。 ｃ この点，確かに，控訴人主張のとおり，乙１１の３文献においては， 上記サイズコードの使用について，アイテムの上端に付されたサイズ コードが返却前の手動での事前仕分けに用いられることが記載される のみであり，容器の取出しのために用いられることについて，具体的 に説明する記載はない。しかし，上記ｂで述べたとおり，乙１１の３ 発明が，複数のサイズの容器を用い，アイテムをそのサイズに対応し たサイズの容器に収容して保管するものであり，上記オプションに係 る返却手順における適切な容器の取出しにはアイテムのサイズ情報の 使用が必要と認められる以上，乙１１の３発明においては，サイズコ ードを入力する具体的態様は明らかではないものの，その入力によっ て容器の取出しの制御が行われていること自体は否定し難いし，この ことは当業者にとっても十分に理解可能というべきである。 なお，乙３５公報及び乙３６公報によれば，図書管理システムにお いて，アイテムのサイズ情報を特定する方法としては，システム内に 図書コード単位で図書管理データを持たせ，これを参照して当該図書 に関するデータを特定する方法（乙３５）やサイズ情報に対応する情 報を直接入力する方法（乙３６）が，本件特許の出願前から知られて いたから，当業者であれば，乙１１の３発明においても，これらの方 法を適宜選択して，アイテムのサイズ情報を特定・入力していること も当然に理解し得るものといえる。 ｄ 以上によれば，乙１１の３発明は，返却アイテムのサイズコードに 応じた情報を入力することにより，当該サイズに対応したサイズの容 器を取り出す処理を行うものであり，また，その際，所定の優先順位 58 規則を用いて，収容スペースが利用可能な容器を取り出す処理を行う ものであるから，「返却が要求された図書の寸法情報を入力すること により，該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」 す処理を行うものといえる。 したがって，控訴人の前記主張は，その前提を欠くものであって， 理由がない。 ウ 「相違点３についての容易想到性判断の誤り」について 控訴人は，乙１２発明に乙１６発明を適用することには動機付けがな く，かえって，収容効率と出納効率がトレードオフの関係にある自動化書 庫に係る乙１２発明において，収容効率を向上させるために，明らかに出 納効率を低下させる乙１６発明の構成を適用することには阻害要因がある から，相違点３に係る本件再訂正発明１の構成について，乙１２発明に乙 １６発明と周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得るも のとはいえない旨主張する。 これに対し，被控訴人は，控訴人の上記主張は，確定した本件取消判 決の拘束力を無視した主張であり，争点の実質的な蒸し返しに当たるもの であるから，訴訟上の信義則に反し許されない旨主張するので，以下検討 する。 本件第１次審決（甲２３）は，本件訂正後の特許請求の範囲の請求 項１に記載された発明（本件訂正発明１）について，乙１２発明と乙１ １の３発明，乙１６発明及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者が 容易に発明することができたとはいえないとして，特許法29条2項違 反の無効理由の存在を否定した。 その際，本件第１次審決は，本件訂正発明１と乙１２発明の相違点 として，本判決が認定した本件再訂正発明１と乙１２発明の相違点１な いし３とほぼ同様のもの（前記３の頭書きで引用した原判決「事実及び 59 理由」の第４の６ 。相違点３に係る本件再訂正発明１又は 本件訂正発明１の構成において，書庫の複数の棚領域に，搬送手段によ ってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に収容されるコンテ ナの数について，本判決では「２個」と特定されているのに対し，本件 第１次審決では「複数」とされている点のみが異なる。）を認定した上 で，相違点１及び３に係る本件訂正発明１の構成について，いずれも当 業者が容易に想到し得たものであるとはいえない旨判断した。 これに対し，本件取消判決（乙５５）は，上記相違点１及び３に係 る本件訂正発明１の構成は，いずれも当業者が容易に想到し得たもので あると判断し，この点についての判断の誤りを理由として，本件第１次 審決を取り消したものであるが，上記相違点３に係る容易想到性につい ては，次のとおり判示している。 「物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して，奥行 き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として， 容器を取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出 してから奥側の容器を取り出すことは，甲第５号証（判決注：本件の乙 １６）に記載され，審決でも認定しているように，倉庫の分野では慣用 的に行われている従来周知の技術的事項である。そして，甲４（判決 注：本件の乙１２）発明と甲５発明とは，コンテナ等を用いて収容物を 棚空間に収容する発明である点で共通するから，この周知の技術的事項 を甲４発明に適用することは，当業者が容易になし得たことである。 ， 」 「被告（判決注：本件の控訴人）は，甲４発明は，「貸し出し及び返却 時の作業を容易化する」こと，すなわち，出納効率の向上という技術的 課題を克服するためになされた発明であるから，出納効率を低下させる 甲５発明を適用することは阻害要因があると主張する。しかし，甲４発 明と甲５発明は，上記のとおり，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に 60 収容する発明である点で共通しており，その主たる相違は，収容物が図 書であるか一般的な荷物であるかの点にあるといえるところ，出納効率 を向上させることとともに，収容効率を向上させることは，書棚や倉庫 の分野において周知の課題である…。したがって，甲４発明において， 収容効率を向上させるために，甲５発明を適用することは，当業者が容 易に想到し得た事項であるといえる。よって，被告の主張は採用するこ とができない。（４４頁） 」 しかるところ，本件取消判決における上記相違点３に係る容易想到性 の判断は，本件第１次審決を取り消すものとした判決主文が導き出され るのに必要な事実認定又は法律判断にわたるものであるから，取消判決 の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）により，その後審判を行う審判 官は，上記判断に抵触する判断をすることは許されないものといえる。 なお，本件取消判決は，本件訂正発明１を前提としたものであり，本 件再訂正発明１においては，本件訂正発明１に更に訂正が加えられてい る。しかし，本件再訂正によって本件訂正発明１から変更された構成は， @書庫の複数の棚領域に，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に 対して奥行き方向に収容されるコンテナの数について，「複数」とされ ていたのを「２個」と特定する点，及びA「前記奥行き方向に２個収容 されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナと して優先的に使用する」との構成を付加した点のみであり，本件取消判 決における上記相違点３に係る容易想到性の判断は，これらの訂正に よって影響を受けるものではないというべきであるから，当該判断の拘 束力は，本件再訂正発明１についての判断にも及ぶものと考えられる。 これに対し，控訴人は，本件取消判決の前提とした事項に変更がある などの特段の事情がある場合には，当該判決の拘束力は生じないとした 上で，本件取消判決は，相違点２につき乙１２発明の認定を本質的に 61 誤っており，そのため，相違点３に係る容易想到性判断の前提に誤りが あったものであるから，本件取消判決の相違点３に係る判断については， 上記特段の事情があり，拘束力は生じない旨主張する。 しかしながら，控訴人の上記主張は，結局のところ，確定した本件取 消判決の判断内容に誤りがあることを根拠として，当該判決に拘束力が 生じない旨を主張するものであり，取消判決に拘束力が認められる趣旨 に照らし，失当というべきである。 また，控訴人が上記主張の前提とする本件取消判決における相違点２ についての乙１２発明の認定の本質的な誤りとは，乙１２発明において ケースとコンテナ（格納ロケーション）の対応関係が固定されたもので あることを看過していることを指すものと考えられるところ，このよう な事実が認められないことは，前記アにおいて述べたとおりである。 したがって，控訴人の上記主張に理由がないことは明らかである。 以上によれば，相違点３に関し，乙１２発明に乙１６発明を適用する ことはできない旨の控訴人の上記主張は，既に確定している本件取消判 決の拘束力により，本件再訂正発明１に係る無効審判において，乙１２ 発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由の存在を否定する理由とはな り得ないものであるから，本件における同様の無効理由に基づく無効の 抗弁を排斥する理由としても，これを採用することはできないというべ きである（特許法104条の3第1項は，特許権の侵害訴訟において， 当該特許が特許無効審判により無効にされるべきときは，特許権者は， 相手方に対し，その権利を行使することはできない旨を定めているとこ ろ，その趣旨は，正しい特許無効審判の審決によれば当該特許が無効に されるものと認められるときには，無効の抗弁が成立するというところ にあると解される。そして，本件第１次審決を取り消した本件取消判決 の判断は，その後の特許無効審判において拘束力を有するのであるから， 62 正しい審決は，当然にこの拘束力に従って行われるべきものである。し たがって，特許無効審判において拘束力を有する取消判決の判断内容は， 侵害訴訟の無効の抗弁においても考慮されるべきものと解される。 。 ） したがって，控訴人の上記主張は採用できない。 エ 「相違点４についての容易想到性判断の誤り」について 控訴人は，乙２０公報，乙３９公報，乙４０公報及び乙４５公報は，自 動化書庫に係る技術ではなく，自動化書庫に関して，相違点４に係る本件 再訂正発明１の構成（前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち， 手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する構成） を当業者が容易に想到し得たことを裏付け得る文献はないなどとして，相 違点４に係る本件再訂正発明１の構成の容易想到性を争うので，以下検討 する。 まず，乙１２文献をみると，従来の図書の入出庫管理システムでは， 図書とケースとが固定した対応関係にあったため，図書の返却時に当該 図書に対応したケースを探し出さねばならず，作業の効率が悪くなると いう問題等があったことに鑑み，図書とケースとの対応関係を固定的な ものとせず，ケースに付された識別情報と図書に付された識別情報との 組み合わせで新たな図書情報を生成して入出庫管理を行なうようにする ことにより，入庫すべき図書を任意のケースに収容して書庫に入庫する ことができ，貸し出し及び返却時の作業を容易化することができるもの とした発明であることが記載されており（段落【０００６】ないし【０ ０１１】，これからすると，乙１２文献において解決しようとする直接 ） の課題は，図書館員のカウンターステーションにおける図書の返却作業 の容易化に係るものであるといえる。 しかし，書棚や倉庫の分野において，出納効率と収容効率の双方を向 上させることが周知の課題であることは，確定した本件取消判決が判示 63 するとおりであり（前記 ），また，乙１２文献にも，図書の貸出し 及び返却時における書棚からのコンテナの取出し及び返却を，統括制御 盤の制御に基づき，スタッカークレーン等を用いて自動的に行うシステ ムが記載されていること（段落【００１３】【００１７】【００２８】 ， ， ， 【００３４】【００３５】【００３７】【００３９】【００４０】 【０ ， ， ， ， ， ０４２】 【００４３】 ， ）からすれば，乙１２文献においても，図書が返 却されたコンテナの書棚への返却効率の向上に係る課題は内在するもの といえる。 そして，乙１２発明に乙１６発明及び周知技術２を適用することによ り，相違点３に係る本件再訂正発明１の構成（書庫の複数の棚領域には， 搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個 のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間 口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り 出す移載手段が備えられている構成）とすることが当業者において容易 に想到し得たことは，確定した本件取消判決が判示するとおりであると ころ（前記 ），このような構成を前提とすれば，書庫の棚領域に， 搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に１個 のコンテナのみを収容する構成に比べ，奥側のコンテナを使用しこれを 取り出す際に，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取 り出すという手順が付加されることになって，出納効率が低下すること は自明であるから，当業者であれば，上記構成を採用するに当たり，出 納効率と収容効率の双方を向上させるという書棚や倉庫の分野における 周知の課題及び乙１２文献に内在する上記課題を踏まえ，上記構成から 生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとすることは，当然の 発意ということができる。 さらに，上記のような発意に基づき，相違点３に係る本件再訂正発明 64 １の構成の下で，そこから生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させ ようとするのであれば，手前側のコンテナと奥側のコンテナの双方に空 きがある場合に，取出しの手順がより簡易な手前側のコンテナを優先的 に取り出すようにすること，すなわち相違点４に係る本件再訂正発明１ の構成とすることは，当業者が通常行い得ることであって，必ずしも自 動化書庫の分野においてこのような構成を示す技術文献等の記載によら なくとも認定し得る技術常識であるということができる。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 オ 「本件再訂正発明１の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り」につい て 控訴人は，本件再訂正発明１は，図書保管管理装置において，サイズ別 配架及び手前側・奥側コンテナ配置によって収容効率を向上させつつ，フ リーロケーション方式を採用し，かつ，手前側コンテナを優先的に使用す ることにより出納効率をも向上させたものであり，トレードオフの関係に ある「収容効率」と「出納効率」という２つの課題を両立して解決したと ころに効果顕著性があることは明らかである旨主張する。 しかしながら，まず，控訴人が上記で主張する本件再訂正発明１の構成 のうち，図書保管管理装置において，サイズ別配架及びフリーロケーショ ン方式を採用することは，本件再訂正明細書の従来技術として示されてい る（本件再訂正明細書（甲３３）の段落【０００９】ないし【００１２】） ほか，乙１１の３文献にも記載されているところであり，本件特許の出願 前の公知技術であったものと認められる。 したがって，控訴人が上記で主張する本件再訂正発明１の構成のうち， 発明としての特徴的部分といえる構成は，@手前側・奥側に２個のコンテ ナを配置する構成及びA手前側コンテナを優先的に使用する構成というべ きところ，このうち，@の構成は，これによって，１個のコンテナを配置 65 する従来の構成に比して図書の収容スペースが増え，収容効率を向上させ るものであることは明らかである。しかし，@の構成を採用した場合，奥 側のコンテナを使用することにより，これを取り出す際には，手前側のコ ンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手順が付加され ることになるから，その分出納効率が低下することは避けられないことと いえる。そして，このような出納効率の低下は，Aの構成を採用すること によっても解消されるものではなく，Aの構成は，奥側のコンテナが使用 される頻度をできるだけ少なくすることにより，上記出納効率の低下の程 度を軽減させるというものにすぎない。 以上によれば，本件再訂正発明１は，図書保管管理装置において，上記 の構成を採用することにより，トレードオフの関係にある「収容効率」と 「出納効率」という２つの課題を両立して抜本的に解決するというもので はなく，@の構成によって収容効率の向上を図る一方で，その結果生じる 出納効率の低下という弊害について，Aの構成を採用することによって軽 減を図るものにすぎないというべきであり，このような本件再訂正発明１ の効果は，当業者の予測の範囲を超えるものではなく，顕著なものという ことはできない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 カ 以上のとおり，当審における控訴人の主張にはいずれも理由がなく，本 件再訂正発明１は，乙１２発明と，乙１１の３発明，乙１６発明並びに周 知技術１及び２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので あって，進歩性を欠くものである。 ４ 結論 以上によれば，イ号物件及びロ号物件は，いずれも構成要件２Ｂの「充填率 の低いコンテナから取り出す」との構成及び構成要件３Ｂの「充填率の低い… コンテナを優先して取り出す」との構成を充足しないから，本件発明２及び３ 66 の技術的範囲に属しない。 また，本件再訂正発明１には，乙１２発明を主引例とする進歩性の欠如が認 められ，そうすると，本件再訂正による特許請求の範囲の減縮をする前の発明 である本件訂正発明１，更には本件訂正による特許請求の減縮をする前の発明 である本件発明１にも同様に進歩性の欠如が認められ，かつ，本件発明１の当 該無効理由は本件再訂正によっても解消されないものであるから，控訴人は， 特許法104条の3に基づき，被控訴人に対し本件発明１に係る本件特許権を 行使することができない。 したがって，本件発明１ないし３に係る本件特許権に基づく控訴人の請求は， その余の点について判断するまでもなく，理由がない。 よって，控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がな いからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦 裁判官 大 西 勝 滋 裁判官 杉 浦 正 樹 67 （別紙） 物 件 目 録 １ 東京都墨田区京島一丁目の京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事 業ビル内２階ないし５階の墨田区立統合新図書館内の図書保管管理装置 ２ 大阪府伊丹市宮ノ前三丁目７番４号の伊丹市社会教育施設(新図書館)内の図 書保管管理装置 68 （別紙） 乙１２公報の図面 【図１】 【図２】 69 【図３】 【図４】 70 【図６】 71 【図７】 72 【図１０】 73 【図１１】 74 |