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| 審判番号（事件番号） | データベース | 権利 |
|---|---|---|
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| 平成26ネ10036損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
| 元本PDF |
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|---|
| 事件 |
平成
24年
(ネ)
10091号
特許権侵害差止等請求控訴事件
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2014/09/10 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２６年９月１０日判決言渡 平成２４年(ネ)第１００９１号 特許権侵害差止等請求控訴事件 （原審 大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第６９８０号） 口頭弁論終結日 平成２６年７月７日 判 決 控 訴 人 (原 告 ) 日 新 産 業 株 式 会 社 訴訟代理人弁護士 内 田 清 隆 弁理士 大 谷 嘉 一 補 佐 人弁 理 士 西 孝 雄 被 控 訴 人 (被 告 ) 大 昭 和 精 機 株 式 会 社 訴訟代理人弁護士 小 池 眞 一 弁理士 北 村 修 一 郎 山 ｱ 徹 也 主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 及び 理 由 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人は，本判決別紙物件目録１記載１及び２の各スタイラス及び同目録 ２記載１及び２の各位置検出器を製造し，販売し，又は譲渡若しくは貸渡しの ために展示してはならない。 ３ 被控訴人は，その本店，営業所又は工場に存する前項記載の物件及びその半 製品を廃棄せよ。 ４ 被控訴人は，控訴人に対し，９００万円及びこれに対する平成２３年６月１ １日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 ５ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 ６ 仮執行宣言。 第２ 事案の概要 １ 事案の要旨 (1) 原審主張について 控訴人は，名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許 （特許第４０７２２８２号）の特許権者（この特許の各請求項に係る発明を，その 番号に従い，「本件発明１」のようにいう。）であるが，被控訴人が製造，販売等し ている原判決別紙物件目録１記載１及び２の各スタイラス（接触針）を装着した同 目録２記載１及び２の各位置検出器が本件発明１の技術的範囲に属すると主張して， 本件特許権に基づく差止請求（直接侵害・間接侵害）として上記両目録記載の各物 件の製造，販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，本件特許権侵害の不法行為 に基づく損害賠償請求（直接侵害・間接侵害）として，損害賠償金９００万円及び 不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成２３年６月１１日から支払済 みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2) 原判決について 原審は，平成２４年１１月１日，本件発明１は，特開昭６３−２６５０号公報（乙 １２文献）に記載された発明（乙１２発明）に， 「改訂５版金属便覧」 （乙１４文献） 及び特公昭４５−１３２１２号公報（乙２４文献）の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから，本件発明１に係る特許は特許無効審判に より無効にされるべきものであるとして，控訴人の請求を全部棄却する判決を言い 渡した。 (3) 特許庁における関連手続の経緯等について ア 第１次審決 被控訴人は，平成２４年３月６日付けで本件発明１〜本件発明４に係る特許につ いて無効審判請求（無効２０１２−８０００２２号）をした。（乙４２） 特許庁は，同年９月１８日，本件発明１〜本件発明４に係る特許を無効とする審 決をした。（乙６９，弁論の全趣旨） イ 第１次訂正 控訴人は，平成２４年１０月２４日，審決取消訴訟を提起するとともに（知的財 産高等裁判所平成２４年(行ケ)第１０３６７号），同年１２月３日付けで請求項１ （本件発明１）を削除し，請求項２〜請求項４（本件発明２〜本件発明４）の内容 を変更等する旨の訂正審判請求（訂正２０１２−３９０１５２）をした（請求項の 番号は順次繰り上げて「請求項１」〜「請求項３」としている。。 ）（甲１１，１２） 知的財産高等裁判所は，同年１２月２５日，平成２３年法律第６３号による改正 前の特許法（旧特許法）181条2項による差戻決定をした。（顕著事実） 審理再開がされた無効審判において控訴人が所定期間内に訂正請求をしなかった ことから，上記訂正審判請求書に添付された訂正明細書は，訂正請求とみなされ， 上記訂正審判請求は取り下げられたものとみなされた（旧特許法134条の3第５ 項，第４項）（乙６９） 。 ウ 第２次審決 特許庁は，平成２５年５月２７日，上記イの訂正を認容し，訂正後の請求項１〜 請求項３の発明に係る特許を無効とする審決をした。（乙６９） これにより，請求項１（本件発明１）を削除する訂正部分は確定した。 エ 第２次訂正 控訴人は，平成２５年６月２９日，審決取消訴訟を提起するとともに（知的財産 高等裁判所平成２５年(行ケ)第１０１８２号） 同年８月２０日， ， 請求項１〜請求項 ４（本件発明１〜本件発明４）の内容を変更等する旨の訂正審判請求（訂正２０１ ３−３９０１１７）をした。（甲１３） 知的財産高等裁判所は，同年９月２７日，旧特許法181条2項による差戻決定 をした。（顕著事実） 審理再開がされた無効審判において控訴人が所定期間内に訂正請求をしなかった ことから，上記訂正審判請求書に添付された訂正明細書は，訂正請求とみなされ， 上記訂正審判請求及び第１次訂正に係る訂正請求は取り下げられたものとみなされ た（旧特許法134条の3第5項，第４項，134条の2第4項）（乙８５，８６， 。 弁論の全趣旨） オ 第３次訂正 特許庁が，平成２５年１０月３１日付けで，請求項１（本件発明１）を新たに追 加等する訂正は許されないとして，第２次訂正につき訂正拒絶理由を通知した。 （乙 ８６） 控訴人は，平成２５年１１月２８日付けで，第２次訂正の内容を，請求項２〜請 求項４（本件発明２〜本件発明４）の内容を訂正すると補正する旨の手続補正をし た。（甲１４の１・３） カ 第４次訂正（本件訂正） 控訴人は，平成２６年１月１７日付けで，請求項２〜請求項４（本件発明２〜本 件発明４）の内容を変更等する旨の訂正請求をした（請求項の番号は順次繰り上げ て「請求項１」〜「請求項３」としている。以下，番号順に「本件訂正発明１」の ようにいう。。 ）（甲１７の１・２） (4) 当審主張について 上記(3)の経緯のとおり，請求項１（本件発明１）は削除されたところ，本件主張， 証拠関係等にかんがみると，控訴人は，当審において，本件発明２を請求原因事実 としたものと理解される。 ２ 前提となる事実 争いのない事実と下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実は,次 のとおりである。 (1) 当事者 控訴人及び被控訴人は，それぞれ工作機械周辺機器の開発，製造及び販売などを 業とする株式会社である。（争いのない事実） (2) 控訴人の特許権 本件特許権は，次のとおりである。なお，本件特許に係る明細書及び図面を併せ て「本件明細書」といい，また，本件訂正発明１に係る特許請求の範囲も，ここに 併せて掲記する。（争いのない事実，甲１の２，１７の１・２） @ 特 許 番 号 第４０７２２８２号 A 発明の名称 位置検出器及びその接触針 B 出 願 日 平成１１年４月７日 C 登 録 日 平成２０年１月２５日 D 特許請求の範囲（構成要件に分説後のもの） [1] 本件発明１ 「【請求項１】 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触 体(５)と， Ａ２ 当該接触体に接続された接触検出回路(３，４)とを備え， Ａ３ 当該接触検出回路で接触体(５)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との 接触を電気的に検出する位置検出器において， Ｂ 接触体(５)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として 混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする， Ｃ 位置検出器。」 [2] 本件発明２ 「 【請求項２】 Ｄ 接触体(５)が接触部である先端の球体(１６)と当該球体を本体から離れた 位置に保持する細長い柄杆(１７)とを含む接触針であり，前記柄杆が非磁性材で製 作され， Ｅ 前記球体がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してな る非磁性材で製作されていることを特徴とする， Ｆ 請求項１記載の位置検出器。」 E 本件訂正発明１ 「【請求項１】 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触 体(５)と， Ａ２ 当該接触体に接続された接触検出回路(３，４)とを備え， Ａ３´当該接触検出回路で接触体(５)と被加工物との接触を電気的に検出する位 置検出器において， Ｄ 接触体(５)が接触部である先端の球体(１６）と当該球体を本体から離れた 位置に保持する細長い柄杵(１７)とを含む接触針であり，前記柄杵が非磁性材で製 作され， Ｅ´ 前記球体(１６）がタングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケ ルを結合材として加え，型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し，そ の後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする， Ｃ 位置検出器。」 (3) 被告物件 以下，本判決別紙物件目録１記載１のスタイラスを「ハ号スタイラス」と，同目 録１記載２のスタイラスを「Ｂ号スタイラス」と，本判決別紙物件目録２記載１の 位置検出器を「イ号検出器」 （通電方式）と，同目録２記載２の位置検出器を「ロ号 検出器」（誘電方式）と，それぞれいう。 ア ハ号スタイラスを装着したイ号検出器 ハ号スタイラスを装着したイ号検出器の構成は，次のとおりである（以下「構成 イａ１」などのようにいう。次項以下も同じ。。 ）（争いのない事実） イａ１ 中心部より周方向３分割の角度で延出された３本の円柱状の支持体がそ れぞれ２個一組の鋼球上の間にバネにより付勢された状態で載置されており，内蔵 する電池の正極からの接触検出回路及びバネを介したラインと，当該電池の負極か らの本体，鋼球及び支持体を介したラインとの間で，３本の支持体が絶縁部を介し て基部に固定されることにより，電気的に絶縁された状態で，所定の安定位置を保 持する，微小移動可能な基部に装着された接触体と， イａ２ 前記接触体に電気的に接続されたＬＥＤを備えた接触検出回路とを備え， イａ３ 前記接触検出回路で前記接触体と被加工物であるワークとの接触を，前 記接触体，前記ワーク，工作機械本体の抵抗，及び前記接触検出回路からなるライ ンが閉成されることにより，電気的に検出する位置検出器において， イｂ 前記接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として 混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする， イｃ 位置検出器であって， イｄ 前記接触体が接触部である先端の球体と当該球体を本体から離れた位置に 保持する細長い柄杵とを含む接触針であり，前記柄杵が非磁性材で製作され， イｅ 前記球体がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してな る非磁性材で形成されていることを特徴とする， イｆ 位置検出器。 上記記述の参考として，原判決別紙イ号図面を下記に掲記する（ただし，図中に「柄杵（金 属）」とあるのを「柄杵」と改める。） 【イ号図面】 イ ハ号スタイラスを装着したロ号検出器 ハ号スタイラスを装着したロ号検出器の構成は，次のとおりである。 （争いのない 事実） ロａ１ 位置検出器外部に設けられたコントロールアンプに接続された検出コイ ル及び励起コイルの各内周内側に導電体たる本体を設置するとともに，中心部より 周方向３分割の角度で延出された３本の円柱状の支持体のそれぞれ２個一組の鋼球 上の間にバネにより付勢された状態で載置されており，所定の安定位置を保持する， 微小移動可能な基部に装着された接触体と， ロａ２ 前記励起コイル及び前記検出コイルよりなる電磁誘導機能を利用した接 触検出回路が前記コントロールアンプに接続され， ロａ３ 前記励起コイルをもって励起されている本体及び接触体と被加工物であ るワークとの接触を，前記接触体，前記ワーク，及び機械主軸により閉ループ回路 が形成されることにより，前記検出コイルに誘導電流が流れ，電気的に検出する位 置検出器において， ロｂ 前記接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として 混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする， ロｃ 位置検出器であって， ロｄ 前記接触体が接触部である先端の球体と当該球体を本体から離れた位置に 保持する細長い柄杵とを含む接触針であり，前記柄杵が非磁性材で製作され， ロｅ 前記球体がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してな る非磁性材で形成されていることを特徴とする， ロｆ 位置検出器。 上記記述の参考として，原判決別紙ロ号図面を下記に掲記する（ただし，図中に「柄杵（金 属）」とあるのを「柄杵」と改める。） 【ロ号図面】 (4) 構成要件の充足 ア ハ号スタイラスを装着したイ号検出器 ハ号スタイラスを装着したイ号検出器は，本件発明２の構成要件をすべて充足す る。（争いのない事実） イ ハ号スタイラスを装着したロ号検出器 ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件発明２の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ及び Ｅを充足する。（争いのない事実） (5) 被控訴人の行為 被控訴人は，業として，イ号検出器，ロ号検出器及びハ号スタイラスの製造又は 譲渡の申出をしている。（争いのない事実，弁論の全趣旨） (6) 本件訂正 ア 訂正の概要 本件訂正は，本件発明２について，@本件発明１の記載を引用する引用形式の記 載を独立形式の記載に変更した（訂正事項@），A引用する本件発明１の「当該接触 検出回路で接触体(５)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検 出する」を「当該接触検出回路で接触体(５)と被加工物との接触を電気的に検出す る」と訂正し（訂正事項A），B「前記球体がタングステンカーバイトにニッケルを 結合材として混入してなる非磁性材で製作されている」を「前記球体がタングステ ンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結合材として加え，型内でニッケ ルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し，その後に転動させながら研磨することで 得られた非磁性材である」と訂正する（訂正事項B）ものである。 イ 訂正事項@について 訂正事項@は，引用形式の記載を独立形式の記載に変更するものであるから，明 りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。また，訂正事項@は，本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を 拡張し又は変更するものではない。 ウ 訂正事項Aについて 訂正事項Aは，接触検出回路が接触体(５)との接触を電気的に検出する対象につ いて， 「被加工物」又は「工具ないし工具取付軸」のいずれかと特定していたものを， 「工具ないし工具取付軸」を削除して「被加工物」のみに限定するものであるから， 特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。また，訂正事項Aの訂正は， 本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範 囲を拡張し又は変更するものではない。 エ 訂正事項Bについて 訂正事項Bは，球体を構成する非磁性材について， 「タングステンカーバイトにニ ッケルを結合材として混入してなる」と特定していたものを，タングステンカーバ イトを「微粉末」に限定し，結合材としてのニッケルの量を「４〜１６％」に限定 するとともに，非磁性材の製造方法について，「タングステンカーバイトの微粉末」 に所定量の「ニッケル」を加えた「混合物」が，焼結の対象（原料）であることを 明確にした上で， 「型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し，その後に 転動させながら研磨する」ものに限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮 及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また，本件明細書（甲１の２）には，次の記載があるから，訂正事項Bは，本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものといえ，また，実質上特許請求の 範囲を拡張し又は変更するものではない。 「上記球体１６は，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％，最適には６％前後のニ ッケルを混入して高温で焼結し，溶融状態のものを成形したあと転動させながら研磨すること により得られる。（ 」【００１１】） 「球体１６は，タングステンカーバイトの微粉末に６％のニッケルを加えて高温下でニッケ ルを溶融してタングステンカーバイトと混合し，型内で球形に焼結したものの周面を研磨して 真円とし，その周面の１ヶ所にＳＵＳ３０４の雄ネジ１８を電気抵抗溶接して製作されてい る。（ 」【００１５】） （以上につき，争いのない事実，甲１の２，１７の１・２，弁論の全趣旨） ３ 争点 (1) 本件発明２に係る技術的範囲の属否 ア ハ号スタイラスを装着したロ号検出器（争点１−１） イ Ｂ号スタイラスを装着した位置検出器（争点１−２） (2) 本件特許権の間接侵害の有無（争点２） (3) 本件特許の無効理由の有無（争点３） (4) 本件訂正による無効理由解消の成否 ア 無効理由解消の可否（争点４−１） イ 本件訂正発明１に係る技術的範囲の属否（争点４−２） (5) 差止の必要性（争点５） (6) 損害の発生・額（争点６） ４ 争点に関する当事者の主張 (1) 争点１−１（ハ号スタイラスを装着したロ号検出器）について ア 控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決７頁９行目から同９頁２１行目までに記載の とおりである。 @ 原判決７頁２３行目及び同８頁５行目の各「本件特許発明」をいずれも「本 件発明２」に改める。 A 原判決９頁１９行目から同２１行目までを次のとおり改める。 「(4) 構成要件Ｆ 構成要件Ｂ，Ｃの充足性については争いがないから，ハ号スタイラスを装 着したロ号検出器は，構成要件Ｆを充足する。」 イ 被控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決９頁２３行目から同１３頁１８行目までに記 載のとおりである。 原判決１３頁１８行目末尾に行を改め次のとおり加える。 「(4) 構成要件Ｆ 以上のとおり，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，構成要件Ａ１， Ａ２及びＡ３のいずれも充足しないから，構成要件Ｆも充足しない。」 (2) 争点１−２（Ｂ号スタイラスを装着した位置検出器）について ア 控訴人 Ｂ号スタイラスは，接触体の接触部及び柄杵の材質がハ号スタイラスと同一であ るから，Ｂ号スタイラスを装着した位置検出器は，本件発明２の技術的範囲に属す る。 イ 被控訴人 Ｂ号スタイラスなるものは，存在しない。 (3) 争点２（本件特許権の間接侵害の有無）について ア 控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決１５頁１０行目から同１７頁１２行目までに 記載のとおりである。 @ 原判決１５頁１１行目，同１４行目，同１７行目，同２４行目，同１６頁１ 行目，８行目及び同１０行目の各「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」に改 める。 イ 被控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決１７頁１４行目から同１８頁１７行目までに 記載のとおりである。 @ 原判決１７頁１５行目の「イ号検出器」の次に「及びロ号検出器」を加え， 同１５行目から同１６行目にかけての「製品であるか， から同１８頁４行目末尾ま 」 でを「製品である。ハ号スタイラスは，内部接点方式の位置検出器（接触体の接触 部が被加工物に接触したときに本体内部のみで通電をさせるもの）の形式「ＰＭＰ」 「ＺＳ」シリーズとも適合性がある。」に改める。 A 原判決１８頁５行目及び同９行目の各「本件特許発明」を「本件発明２」に 改める。 (4) 争点３（本件特許の無効理由の有無）について ア 控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決１８頁２１行目から同２２頁１４行目までに 記載のとおりである。 @ 原判決１８頁２１行目から同１９頁２５行目までを次のとおり改める。 「(1) 乙１２発明 特開昭６３−２６５０号公報（乙１２文献）には，次の発明（乙１２発明） が記載されている。 Ａ１ 検出器３３本体と電気的に絶縁された状態で所定の垂直状態を保持 する揺動可能なスタイラス５１と， Ａ２ 当該スタイラス５１と接続されて検出子４９とワークピースＷとの 通電時の信号を発信する回路とを備え， Ａ３ 当該接回路でスタイラス５１先端の検出子４９とワークピースＷと の接触時の微弱電流の通電を検知して，検出器３３の検出値６５に読み 込み，ワークピースＷの上面位置を表示させるワーク検出装置４１にお いて， Ｂ´スタイラス５１先端の検出子４９が，通電性が良好で非磁性の部材か らなることを特徴とする， Ｃ ワーク検出装置４１であって， Ｄ スタイラス５１が，接触部である先端の球状検出子４９と当該検出子 ４９を本体から離れた位置に保持する細長い棒状部とを含む接触針であ り，前記スタイラス５１の棒状部が，通電性が良好で非磁性の部材から なり， Ｅ" 前記検出子４９が高精度の球状に形成してあり，通電性が良好で非磁 性の部材からなることを特徴とする， Ｆ ワーク検出装置４１。 (2) 本件発明２と乙１２発明との対比 本件特許発明と乙１２発明とを比較すると，乙１２発明における@ 「スタ 『 イラス５１』及び『検出子４９』，A『検出子４９』，B『微弱電流の通電を 検知する回路』，C『ワークピースＷ』は，それぞれ，本件発明２の@´『接 触体』，A´『接触体の接触部』，B´『接触検出回路』，C´『被加工物』に 相当するから，両者は，次の点で一致する。 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能 な接触体と， Ａ２ 当該接触体に接続された接触検出回路とを備え， Ａ３ 当該接触検出回路で接触体と被加工物との接触を電気的に検出する， Ｃ 位置検出器であって， Ｄ 接触体が接触部である先端の球体と当該球体を本体から離れた位置に 保持する細長い柄杵とを含む接触針であり，前記柄杵が非磁性材で製作 されていることを特徴とする， Ｆ 位置検出器。 一方，本件許発明２が， 『接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッ ケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されてい』て『前記球体が タングステンカーバイドにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で 製作され』ているのに対して，乙１２発明の検出子４９は， 『接触体の接触部 が，通電性が良好な非磁性の部材よりなる』限度においてはその物性が共通 するものの，その具体的材質について限定されていない点で相違する。」 A 原判決２０頁２３行目の「本件特許発明」を「本件発明２」に改める。 B 原判決２１頁６行目，同１４行目及び同１７行目の各「接触子」をいずれも 「検出子」に改め，同１０行目，同１２行目及び同２０行目の各「本件特許発 明」をいずれも「本件発明２」に改め，同１８行目の「２３」の次に「，２５ 〜２７」を加える。 C 原判決２２頁９行目の「位置検出機」を「位置検出器」に改め，同９行目及 び１０行目の各「接触子」をいずれも「検出子」に改める。 イ 被控訴人 次のとおり補正するほかは，原判決２２頁１６行目から同２４頁８行目までに記 載のとおりである。 @ 原判決２２頁１８行目の「乙１２文献」から同２０行目の「一切ない。 を 」 「乙 １２発明の工作機械は，磁気で吸引して固定したワークの位置を検出する機械であ るから，位置検出器を非磁性材で製作しなければならないことは当然のことにすぎ ず，それ以上に，非磁性材を用いる具体的な理由やどのような非磁性材を用いるか について何らの記載も示唆もない。」に改める。 A 原判決２２頁２０行目及び同２４行目の各「本件特許発明」を「本件発明２」 に改める。 B 原判決２３頁６行目，同８行目，同１６行目，同１７行目及び同２１行目の 各「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」に改める。 C 原判決２３頁１０行目から同１２行目までを次のとおり改める。 「 乙２４文献に開示された超硬合金は，タングステンカーバイトにニッケルを 結合材とした合金中の炭素含有量を遊離炭素を現出する臨界炭素量よりも小さ くするという特別の操作を付加したり，タングステンを加えたりして作製され たものである。また，乙１４文献は，ＷＣ＋Ｃｒ３Ｃ２＋Ｃｏの組成中のＣｏをＮｉに置 き代えると非磁性材になるとの記載があるだけである。したがって，これら超 硬合金は，タングステンカーバイトにニッケルを結合材として加えただけの本 件訂正発明１の超硬合金とは異なるのであるから，乙１２発明に乙２４文献及 び乙１４文献の技術的事項を組み合わせても本件訂正発明１にはならない。」 (5) 争点４−１（無効理由解消の可否）について ア 控訴人 (ｱ) 本件訂正による無効理由の解消 脱炭素処理をせず，かつ，第３成分を添加することもなく，タングステンカーバ イトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材は，本件特許出願当時，存在 していなかった。本件訂正発明１は，タングステンカーバイトの微粉末に，４〜１ ６％，最適には６％前後のニッケルを混入して高温で焼結し，溶融状態のものを成 形したあと転動させながら研磨することにより，含有炭素量が６.１７％のまま非磁 性となった超硬を接触体の接触針に用いるとするものであり，それまで地球上には 存在しなかった新たな製品である。 (ｲ) 本件訂正により生じた無効理由に対する反論 ａ 実施可能要件違反に対して @ 脱炭素処理をせず，かつ，第３成分を添加することもなく，タングステンカ ーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結合材として加えて焼結するだけで， 非磁性材を作製できる。 A 本件訂正発明１の発明者である控訴人代表者は，平成３年に，脱炭素処理を せず，かつ，第３成分の添加をすることなく，当業者が焼結において通常使用して いる金型内で加熱，加圧し，その後に急冷することにより非磁性超硬ボールを製造 することを第三者に指示した。これにより製造された先端球が非磁性であることが 確認できたことから，控訴人は，本件特許出願に至ったのである（甲２０）。 B 控訴人の販売するスタイラス（ＳＴ６×２９ＮＭ）の先端球の炭素量は，５. ７９％であるが（甲１６），Ｎｉが６％含有している分を補正すると（甲２３），Ｗ Ｃにおける炭素量は，６.１６％（５.７９％÷０.９４）である。そして，上記先端球は 非磁性材である（甲２２） C 被控訴人の販売しているスタイラス（ＢＩＧ ＳＴ２８−４Ｐ）の先端球の 炭素量は５.８％であるが（甲１５），Ｎｉが６％含有している分を補正すると，Ｗ Ｃ中の炭素量は６.１７％（５.８÷０.９４）である。 ｂ 進歩性欠如に対して 本件訂正発明１は，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを 結合材として加え，焼結により硬度の高い非磁性材を得ることを達成するのに，型 内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結したものである。単に各工法が周 知であるからといって，それだけでそれらを組み合せる動機付けとなるものではな い。 イ 被控訴人 (ｱ) 本件訂正による無効理由の解消に対して ａ 「タングステンカーバイト」 @ 乙２４文献には，タングステンカーバイトにつき，合金含有炭素量が低くな るとタングステン単独で結合金属相のニッケルに固溶して，ニッケルの格子定数を 変化させ，タングステンカーバイト―ニッケル系の超硬合金が非磁性体になる機序 が示されている。そして，合金含有炭素量を減らす方法としては，@使用するタン グステンカーバイト粉末として，炭素含有量が，普通の場合の６.２２％に対して約 ６.００％以下と不足のもの（ＷＣ中に少量のＷ２Ｃを含む）を用いるか，又はA焼 結を脱炭素雰囲気中で行わせ合金中の炭素含量を低下せしめる製法（第２欄２５〜 ３０行目）が記載されている。いずれも，タングステンカーバイト粉末とニッケル とだけとから非磁性の超硬合金を製造する方法である。そして， 「タングステンカー バイト」といえば，ＷＣだけではなく，Ｗ２Ｃも含むことは技術常識である（乙４ ９，５８〜６４）。 ｂ 「微粉末」 本件明細書には， 「タングステンカーバイトの微粉末」を採用することの技術的意 義を明らかにする記載はなく，その技術的意義は，当該用語に関する技術常識に従 うほかないところ，ＪＩＳ規格を満たすタングステンカーバイト粉の粒度は，「０. ５μｍ以上１２μｍ以下とする」と定められているから（乙４５），工業規格内のタ ングステンカーバイト粉は全て「微粉末」といえる。 ｃ 「４〜１６％のニッケル」 乙２４文献にも，乙１４文献が参照文献６０とする乙４７文献にも，「ＷＣ―１ ０％Ｎｉ系硬質合金」が開示されており，周知の成分比である。 ｄ 「型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結」 型内で焼結させる技法は，タングステンカーバイト系超硬合金の製法に係る周知 の技術である（乙７７，７８）。 ｅ 「その後に転動させながら研磨」 金属球体を転動により研磨を行うことは極めて通常の工程にすぎず，これは超硬 球体であっても変わるところのない技術常識である（乙７９）。 ｆ まとめ 以上から，本件訂正によっては，何ら新たな実質的相違点が生じないのであり， 無効理由は解消されない。 (ｲ) 本件訂正により生じた無効理由 ａ 実施可能要件違反 @ タングステンカーバイトがＷＣであるとすると，炭素含有量の調整も行わず， かつ，Ｃｒ等の第３成分を添加しないまま，タングステンカーバイト―ニッケル系 超硬合金を非磁性材とすることは，技術常識からして考えられない。 すなわち，強磁性体の鉄族金属のニッケルが結合材として使用される以上，ニッ ケル自体を非磁性材にしなければ得られる超硬は非磁性材とならない。そして，ニ ッケルを非磁性材にするためには，脱炭素処理等により炭素との１対１の関係を崩 して炭素との結合を解いたことにより生じたタングステン（乙２４）やＣｒ，ＭＯ， Ｔａ等の金属又はＣｒ３Ｃ２等（乙４７）などの別の添加元素を用い，これらをニッ ケルに固溶させ，その格子構造を変化させて常温において非磁性材とする手段しか 知られていない（乙１６，３９，５０，７５）。 ＷＣの元素の重量比に従い炭素含有量を考察すると，炭素含有量の理論的標準値 は６.１３％（１２.０１÷（１８３.８４＋１２.０１））であるが，これを下回る領域では，タン グステンがニッケル中に十分固溶せず，結合材であるニッケルの格子定数は変化し ないことが判明している（乙４７の図３，乙５０のＦｉｇ.２）。 A 急冷させることにより非磁性化をしたとする控訴人主張の製造手順は，本件 明細書に記載された事項ではなく，実施可能要件を満たすか否かを左右すべき根拠 とならない。 B 控訴人の提出する甲１６の分析値の試料と甲２２・２３の分析値の試料との 同一性は，明確にされていない。また，同じく，甲２３の蛍光Ｘ線分析方法は，局 所的な範囲で，金属元素を定量的ではなく半定量的におおまかに分析する方法であ って，微量添加元素の有無を判断するには誤差の多い分析手法である。しかも，蛍 光Ｘ線分析に検出されるのは金属元素だけであって，炭素には反応しないにもかか わらず，あるいは，ＷＣとＷ２Ｃとの相違も区別できないにもかかわらず，控訴人 が，分析元素をタングステンとニッケルのみと位置付けて，供試材がタングステン とニッケル以外の第三成分を含有していない，あるいは，単純にＷＣに換算できる としたことには，根拠がない。 C 控訴人の提出する甲１５には，元素の成分分析が開示されておらず，比透磁 率等の実験結果も開示されていないのであり，この試料が非磁性材であったかどう かすら不明である。 ｂ 進歩性欠如 本件訂正発明１のタングステンカーバイトが，一般に入手できるものであるとす ると，次のとおり，本件訂正発明１は進歩性を欠如する。 (a) 乙１２発明 乙１２文献（特開昭６３−２６５０号公報）には，次の発明（乙１２発明）が記 載されている。 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の垂直状態を保持する揺動可能なスタイラ ス５１と， Ａ２ 当該スタイラス５１と接続されて検出子４９とワークピースＷの通電時の 信号を発信する回路とを備え， Ａ３ 当該回路でスタイラス５１先端の検出子４９とワークピースＷとの接触時 の微弱電流の通電を検知して，検出器３３の検出値をカウンター６５に読み込み， ワークピースＷの上面位置を表示させるワーク検出装置４１において， Ｄ スタイラス５１が，接触部である先端の球状検出子４９と当該検出子４９ を本体から離れた位置に保持する細長い棒状部とを含む接触針であり，前記スタイ ラス５１の棒状部が，通電性が良好で非磁性の部材からなり， Ｅ" 前記検出子４９が高精度の球状に形成してあり，通電性が良好で非磁性の 部材からなることを特徴とする， Ｃ ワーク検出装置４１。 (b) 相違点 本件訂正発明１は，乙１２発明と次の点で相違する。 【相違点１】前記球体の材質として，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１ ６％のニッケルを結合材として加えたものであること。 【相違点２】前記球体の製造方法として，型内でニッケルを溶融及び（前記タン グステンカーバイトとニッケルの）混合物を球形に焼結したものであること。 【相違点３】前記球体の製造方法として， （前記焼結した混合物を）その後に転動 させながら研磨することで得られたものであること (c) 容易想到性 @ 相違点１について @ 乙２４文献の記載（第１欄２４〜２５行目，第１欄３３行〜第２欄２行目， 第２欄７〜１３行目，１７〜２２行目，２５〜３０行目，第１図，第２図）によれ ば，乙２４文献には，次の事項が開示されている。 「タングステンカーバイトの（微）粉末（ＷＣ換算で６.２２％の炭素含有量）９ ０％に１０％のニッケルを結合材として加え，当該混合物をその炭素量を５.９５％ 以下にする脱炭素処理を伴う焼結をすることにより，非磁性材を得る。」 A 「少量添加Ｃｒ(Ｃｒ３Ｃ２)，Ｍｏ(Ｍｏ２Ｃ)，Ｔａ(ＴａＣ)的ＷＣ−１０％Ｎｉ系非強磁性硬質 合金粘結相的組成」鋼鉄１９８０，２６−３０頁（乙４７文献）の記載（訳文第１頁上段 ４〜６行目，第１頁左下欄２〜６行目，９〜１２行目，１３〜１７行目，第１頁左 下欄下から４行〜右下欄３行目，第３頁右欄２６行〜第４頁左欄６行目，図３）に よれば，乙４７文献には，次の事項が開示されている。 「粒度約１.５μm のタングステンカーバイトの微粉末に，１０％のニッケルを結 合材として加え，これを混合し，当該混合物を脱炭素処理を伴う焼結をすることに より，非磁性材のＷＣ―１０％Ｎｉを得る。」 B 「ＷＣ―１０％Ｎｉ超硬合金の性質と結合相組成との関係」紛体および粉末冶金 第１３巻６号(１９６６)，２９０−２９５頁（乙５０文献）の記載（２９１頁左欄２３〜３１ 行目，２９２頁左欄５〜７行目，２９３頁右欄３〜２２行目，Ｆｉｇ.２，Ｆｉｇ.７）によ れば，乙５０文献には，次の事項が開示されている。 「粒度１.３μ のタングステンカーバイトの微粉末に１０％のカーボニル製法に より得られたニッケルを結合材として加え，３日間の湿式ボールミルの後，乾燥， 成形を経て，１４５０℃の一定温度で１ｈｒの真空焼結を行なうことにより，含炭素 量を５.９５％以下とする非磁性のＷＣ−１０％Ｎｉ試験片（寸法，８×２５×４ｍ ｍ）を得る。」 C 乙１２発明において，非磁性であるスタイラス５１の先端球体の検出子４９ がワークピースＷと接触を繰り返す以上，その硬度の確保及び摩耗を防ぐため超硬 合金を採用することは動機付けられるとともに，これが通常の技術常識に従った選 択である（乙１５，１９〜２３，２５〜２７，９０，９２）。そして，その際，非磁 性の超硬合金として，上記慣用技術である乙２４文献，乙４７文献，乙５０文献に 記載の技術的事項を適用して相違点１の構成とすることは，単なる最適材料の選択 問題でしかなく，容易に想到し得る。 A 相違点２について @ 特開平１０−１１０２３３号公報（乙７８文献）の記載（【請求項１１】【請 求項１４】 【０００２】 【０００３】 【００２７】 【００２９】 【００４０】 【００５０】 【図３】）によれば，乙７８文献には，次の技術的事項が記載されている。 「平均粒径１μm のタングステンカーバイトの微粉末に，コバルトとニッケル （５％）とを結合材として加え，型内で，ニッケルを溶融し，当該混合物を所望の 形状に焼結する。」 A 粉末冶金にあって，所望の形状の焼結体が得られることは技術常識であり， その手法として型内焼結を採用することに何らの特異性もない。 したがって，相違点２に係る構成は，乙７８文献に記載の技術的事項を適用する ことで，容易に想到し得る。 B 相違点３について @ 特開平１０―１４７０９１号公報（乙７９文献）の記載事項（【０００４】〜 【０００６】【００１４】【００１７】【００２０】〜【００２２】）によれば，乙７ ９文献には，次の記載がある。 「焼結により超硬と同様のビッカース硬さを有するセラミック球体を得た後，サ ブミクロンでの高精度の真球度を得るため，転動させながら研磨することで得られ た球体。」 A 乙１２文献は，乙１２発明につき，検出子４９を高精度の球状に形成してあ るとの技術的事項を記載しているところ，転動研磨は単なる周知の製法にすぎない から，転動研磨による仕上げ加工を施すことは，当然に動機付けられる製法の採用 でしかない。 したがって，乙１２発明に，乙７９文献に記載の技術的事項を適用することより 相違点３の構成とすることは，容易に想到し得る。 (6) 争点４−２（本件訂正発明１に係る技術的範囲の属否） ア 控訴人 (ｱ) 構成要件Ａ１，Ａ２，Ａ３´及びＣ 本件発明２に係る技術的範囲の属否のとおり（前記第２の２(4)及び同４(1)ア及び 同(2)ア）。 (ｲ) 構成要件Ｄ ハ号スタイラスは，円筒状の柄杵の片端を，位置検出器本体に装着するための根 元部として構成し，根元部が接着された側と反対側の柄杵の端に球体を接着させて おり，根元部を位置検出器の本体に装着させることにより前記球体を位置検出器本 体から一定距離離れた位置に保持する構造の接触針である。また，ハ号スタイラス の柄杵は，非磁性材で製作されている。 したがって，ハ号スタイラスを装着したイ号検出器又はロ号検出器は，本件訂正 発明１の構成要件Ｄを充足する。 (ｳ) 構成要件Ｅ´ ハ号スタイラスの先端球は，脱炭素処理をせず，かつ，第３成分の添加をしない で，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結合材として加え， 型内で球形に焼結し，その後転動させながら研磨することで非磁性材とされている。 したがって，ハ号スタイラスを装着したイ号検出装置又はロ号検出装置は，本件 訂正発明１の構成要件Ｅ´を充足する。 イ 被控訴人 (ｱ) 構成要件Ａ１，Ａ２，Ａ３´及びＣ 本件発明２に係る技術的範囲の属否のとおり（前記第２の２(4)及び同４(1)イ及び 同(2)イ）。 (ｲ) 構成要件Ｄ 控訴人の主張は，認める。 (ｳ) 構成要件Ｅ´ @ 控訴人の主張は，否認する。 A ハ号スタイラスの球体は，ＡＴＩ Ｆｉｒｔｈ Ｓｔｅｒｌｉｎｇ社（ＡＴＩ社）でＨＡＮ６と いうグレードの超硬で製造された材料粗球及びＴｅｃｈＭｅｔ Ｃａｒｂｉｄｅｓ社（ＴＣ社）の 同等の超硬の材料粗球を，アイティーアイジャパントレーディングカンパニー（Ｉ ＴＩ社）の米国本社において研磨したものである（乙８２）。 ＴＣ社製の材料粗球は，焼結とＨＩＰ（ＨＯＴ ＩＳＯＳＴＡＴＩＣ ＰＲＥＳＳ：熱間静圧プ レス）処理とを一つの工程として行うＳｉｎｔｅｒ−ＨＩＰ法（乙７６）を用いて製造され たものであり，型内で焼結する製法を用いていない（乙８２）。 また，ＡＴＩ社は，熱処理工程中に脱炭素処理を行っているから（乙５７），技術 常識に照らして，型内で焼結するとの工程を経ていないと理解される。 したがって，ハ号スタイラスの球体は， 「型内でニッケルを溶融及び当該混合物を 球形に焼結」するとの要件を充足していない。 (7) 争点５（差止の必要性）について ア 控訴人 被控訴人において，本件特許権を侵害し，また，侵害するおそれがある。 被控訴人が，先端球体の材質を磁性体に変更した事実はない。被控訴人は，従来 どおりの出荷を継続しており，製品の仕様変更を納入業者の都合で変更できるはず はない。 イ 被控訴人 ハ号スタイラスの先端の球体は，２年以上前の平成２４年３月９日，在庫品も含 めて非磁性材から磁性体の超硬球体に材質変更している（乙７１〜７４）。 (8) 争点６（損害の発生・額）について ア 控訴人（特許法102条2項） 原判決２７頁１３行目の「本件特許発明」を「本件発明２」に改めるほかは，同 行目から同２４行目までに記載のとおりである。 イ 被控訴人 控訴人の主張は，争う。 被控訴人がハ号スタイラスを標準装備して出荷した検出器は，平成２１年１０月 ２７日に出荷したイ号検出器「ＰＭＧ−２０」１台のみである。 第４ 当裁判所の判断 １ 争点１−１（ハ号スタイラスを装着したロ号検出器）について 当裁判所も，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件発明２に係る技術的 範囲に属すると判断する。 その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決２８頁４行目から同３９頁３行 目までに記載のとおりである。 @ 原判決２８頁４行目，同５行目，同３２頁１行目，同２０行目及び同３３頁 １７行目の各「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」に改める。 A 原判決３３頁２１行目の「その提出する」の次に「リングセンサを使用しな い位置検出器に係る」を，同行目の「４４」の次に「，６４」をそれぞれ加える。 B 原判決３４頁４行目の「接触体」を「絶縁体」に改める。 C 原判決３５頁１０行目及び同３７頁１１行目の各「本件特許発明」を「本件 発明２」に改める。 D 原判決３８頁２４行目から同３９頁３行目までを次のとおり改める。 「(5) 小括 以上のとおり，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件発明２の構 成要件Ａ１〜Ａ３を充足し，また，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥの充足性につ いては争いがないから，構成要件Ｆも充足する。 したがって，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件発明２の構成 要件をすべて充足するから，本件発明２の技術的範囲に属する。」 ２ 争点１−２（Ｂ号スタイラスを装着した位置検出器）について Ｂ号スタイラスが存在することを認めるに足りる証拠はない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，Ｂ号スタイラスを装着し た位置検出器が本件発明２の技術的範囲に属することがないのは，明らかである。 ３ 争点２（本件特許権の間接侵害の有無）について 当裁判所も，ハ号スタイラスを装着したイ号検出器又はロ号検出器を製造，販売 等することは，本件特許権の間接侵害（特許法101条2号）に当たると判断する。 その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決４０頁５行目から同４３頁２行 目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 @ 原判決４０頁７行目の「(1)，(3)」を削り，同１２行目及び同１３行目の各 「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」に改める。 A 原判決４１頁２行目及び同５行目の各「本件特許発明」をいずれも「本件発 明２」に改め，同１１行目から同１３行目にかけての「『接触部がタングステンカー バイトにニッケルを結合材として混入してなる弱磁性として非磁性材であるＨＡＮ６ で形成されている』 」を「 『前記接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッケ ルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている』 に改め， 」 同１４行目及 び同２２行目から同２３行目にかけての各「本件特許発明」を「本件発明２」に， 同２０行目の「本件特許発明」を「本件発明１」にそれぞれ改める。 B 原判決４２頁５行目から同６行目にかけてと，同７行目，及び同２６行目か ら同４３頁１行目にかけての各「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」にそれ ぞれ改める。 ４ 争点３（本件特許の無効理由の有無）について 当裁判所も，本件発明２に係る本件特許には，進歩性欠如の無効理由があり，特 許無効審判により無効にされるべきものと認める。 その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決４３頁５行目から同５１頁２６ 行目までに記載のとおりである。 @ 原判決４５頁１３行目の次に次の図面を加える。 「 」 A 原判決４５頁１４行目から同４６頁１６行目までを次のとおり改める。 「 イ 上記アの記載によれば，本件特許出願前に頒布された刊行物である乙１ ２文献（特開昭６３−２６５０号公報）には，次のとおりの乙１２発明が 記載されている。 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の垂直状態を保持する揺動可能なス タイラス５１と， Ａ２ 当該スタイラス５１と接続されて検出子４９とワークピースＷとの 通電時の信号を発信する回路とを備え， Ａ３ 当該接回路でスタイラス５１先端の検出子４９とワークピースＷと の接触時の微弱電流の通電を検知して，検出器３３の検出値６５に読み 込み，ワークピースＷの上面位置を表示させるワーク検出装置４１にお いて， Ｂ´スタイラス５１先端の検出子４９が，通電性が良好で非磁性の部材か らなることを特徴とする， Ｃ ワーク検出装置４１であって， Ｄ スタイラス５１が，接触部である先端の球状検出子４９と当該検出子 ４９を本体から離れた位置に保持する細長い棒状部とを含む接触針であ り，前記スタイラス５１の棒状部が，通電性が良好で非磁性の部材から なり， Ｅ" 前記検出子４９が高精度の球状に形成してあり，通電性が良好で非磁 性の部材からなることを特徴とする， Ｆ´ワーク検出装置４１。 (2) 本件発明２と乙１２発明との対比 本件発明２と乙１２発明とを対比すると，乙１２発明における@「スタイ ラス５１」及び「検出子４９」，A「検出子４９」，B「微弱電流の通電を検 知する回路」，C「ワークピースＷ」，D「棒状部」は，それぞれ，本件発明 ２の@´「接触体」，A´「接触体の接触部」，B´「接触検出回路」，C´ 「被加工物」，D´「柄杵」に相当し，乙１２発明において， 「ワークピース Ｗの上面位置」は，「検出子４９」が「ワークピースＷ」に接触して通電す ることにより検出されるものであるから，両者は，次の点で一致する。 Ａ１ 電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能 な接触体と， Ａ２ 当該接触体に接続された接触検出回路とを備え， Ａ３´当該接触検出回路で接触体と被加工物との接触を電気的に検出する， Ｃ 位置検出器であって， Ｄ 接触体が接触部である先端の球体と当該球体を本体から離れた位置 に保持する細長い柄杵とを含む接触針であり，前記柄杵が非磁性材で製作 されていることを特徴とする， Ｆ´ 位置検出器。 一方，本件許発明２が「接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッ ケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されてい」（構成要件Ｂ） て ， 「前記球体がタングステンカーバイドにニッケルを結合材として混入して なる非磁性材で製作され」ている（構成要件Ｅ）のに対して，乙１２発明の 検出子４９（本件発明２の「接触部」又は「球体」に相当）は「通電性が良 好な非磁性の部材よりなる」 （構成要件Ｂ´，構成要件Ｅ"）としており，接 触部又は球体を「非磁性部材」とする点においてはその物性を共通とするも のの，乙１２発明では，その具体的材質について限定されていない点で相違 する。」 B 原判決４７頁２行目の「硬さ」の次に「と強さ」を加え，同１０行目の「Ｓｃ ｈｒｏｔｅｒ」を「Ｓｃｈｒ?ｔｅｒ」に，同１３行目の「調整」を「調節」にそれぞれ改める。 C 原判決４８頁３行目の「特公昭和４５−１３２１２号公報」を「特公昭４５ −１３２１２号公報」に改める。 D 原判決４９頁４行目，同１３行目，同１８行目，同１９行目，同５０頁１０ 行目，同１９行目，同２３行目，同２４行目，同５１頁２行目，同２３行目及び同 ２５行目の各「本件特許発明」をいずれも「本件発明２」に改める。 ５ 争点４−１（無効理由解消の可否）について (1) 本件訂正により生じた無効理由について 本件訂正の適法性については，前記第２，２(5)のとおりである。 被控訴人の主張は，本件訂正が，本件訂正発明１と乙１２発明との間に新たな実 質的相違点を生じさせるようなものである場合には，本件明細書における発明の詳 細な説明の記載が実施可能要件（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３ 6条4項）に反するというものである。これは，スタイラス先端の球体（接触体の 接触部）の製造方法が，本件訂正の結果，本件明細書に開示された方法に限定され， その他周知の方法が排除されたことの結果として，当業者において実施可能ではな くなるとの趣旨と解される。 そこで，以下，事案の内容，当事者の主張立証状況にかんがみ，本件訂正により 生じた無効理由中の実施可能要件違反の有無について，まず検討することとする。 (2) 実施可能要件違反の有無について ア 本件訂正発明１について 本件明細書（本件訂正後のもの。以下同じ）には，次の記載がある。 「この出願の発明に係る位置検出器は，接触体(５)が接触部である先端の球体(１６)と当該 球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(１７)とを含む接触針であり，前記柄杆が非 磁性材で製作され，前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結 合材として加え，型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し，その後に転動させな がら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする。（ 」【０００９】） 「本発明に係る位置検出器は，接触体(５)が接触部である先端の球体(１６)と当該球体を本 体から離れた位置に保持する細長い柄杆（１７）とを含む接触針であり，前記柄杆が非磁性材 で製作され，前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結合材と して加え，型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し，その後に転動させながら研 磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする。（ 」【００１０】） 「上記球体１６は，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１６％，最適には６％前後のニ ッケルを混入して高温で焼結し，溶融状態のものを成形したあと転動させながら研磨すること により得られる。（ 」【００１１】） 「この出願の発明に係る位置検出器の接触針は，タングステンカーバイトの微粉末に４〜１ ６％のニッケルを結合材として加え，型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し， その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作された先端の球体１６と，ベ リリューム銅を時効硬化処理した非磁性材で製作された細長い柄杆１７とを備えている。 【０ 」 （ ０１２】） 「球体１６は，タングステンカーバイトの微粉末に６％のニッケルを加えて高温下でニッケ ルを溶融してタングステンカーバイトと混合し，型内で球形に焼結したものの周面を研磨して 真円とし，その周面の１ヶ所にＳＵＳ３０４の雄ネジ１８を電気抵抗溶接して製作されてい る。（ 」【００１５】） 上記記載によると，本件訂正発明１においては，焼結の対象（原料）は， 「タング ステンカーバイトの微粉末」に所定量の「ニッケル」を結合材として加えた「混合 物」であり，また，本件明細書にも，上記以外の他の微量添加元素を含むことにつ いては何ら記載がないから，本件訂正発明１には，焼結の対象（原料）には， 「タン グステンカーバイトの微粉末」と「ニッケル」以外の他の微量添加元素を含む場合 は含まれないと解される。 また， 「タングステンカーバイトの微粉末」については，本件明細書には，具体的 にどのようなものを使用するのかについて何ら記載がされていないから，通常の化 学成分及び粒度を有するタングステンカーバイト粉（乙４５）を意味するものと認 められ，通常のタングステンカーバイト粉よりも炭素含有量を相当程度少なくした 特殊なタングステンカーバイト粉を使用する場合は含まれないと解される。 さらに，本件訂正発明１においては，型内での焼結が行われるが，型の内外で雰 囲気が遮断されるため，脱炭雰囲気中での焼結によりタングステンカーバイトから 炭素を除去することができないことは明らかである。また，本件明細書にも，脱炭 雰囲気中での焼結については何ら記載がないから，本件訂正発明１には，脱炭雰囲 気中で焼結する場合は含まれないと解される。 なお，本件明細書の「型内で球形に焼結したものの周面を研磨して真円とし」 （【０ ０１５】）との記載によれば，焼結後に「転動させながら研磨する」のは，球体を真 円（真球）とするためであり，球体を構成する「非磁性材」の非磁性化に寄与する 工程ではないと考えられる。 以上によれば，結局，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明１にお けるスタイラス先端の球体を構成する「非磁性材」は，通常のタングステンカーバ イトの微粉末に４〜１６％のニッケルを結合材として加え，型内で当該混合物を溶 融し，当該混合物を球形に焼結することのみにより，その非磁性化が達成されるこ とが記載されていることになる。 イ 実施可能性について タングステンカーバイトは非磁性体であり（乙３６） ニッケルは強磁性体である ， から（乙３７），タングステンカーバイト―ニッケル系超硬合金の非磁性化は，強磁 性体であるニッケルを非磁性化することにより達成されるものであることは明らか であり，この非磁性化のための手段としての技術常識は，次の@及びAのとおりで あると認められる。 @ タングステンカーバイト―ニッケル系超硬合金における炭素含有量を少なく することにより，タングステンをニッケル中に固溶させ，ニッケルの格子定数を変 化させる。具体的には，原料であるタングステンカーバイト粉末として，炭素含有 量が通常よりも不足のもの（ＷＣ中に少量のＷ２Ｃを含むもの）を用いるか，焼結 を脱炭雰囲気中で行うことにより，炭素含有量を少なくする。（乙２４，４７） A タングステンカーバイト―ニッケル系超硬合金の原料に，タングステン，ク ロム，モリブデン，タンタル等を添加することにより，これらの元素をニッケル中 に固溶させ，ニッケルの格子定数を変化させる。（乙２４，３８，３９，４７） 以上の技術常識に照らすと，本件明細書に記載された「非磁性材」の製造方法は， 非磁性化を可能とするための手段の記載があるととはいえず，この記載の「非磁性 材」の製造方法によっては，当業者は，スタイラス先端の球体を構成する「非磁性 材」を作製することはできないと認められる。 ウ 控訴人の主張に対して @ 控訴人は，ニッケルは，ある温度以上で非磁性であるオーステナイト状態に 変態するから，焼結後に所定の温度から急冷により常温に戻すことで，脱炭素処理 をせず，かつ，第３成分を添加しないでも非磁性とすることができると主張する。 しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明には，タングステンカーバイトと ニッケルとの混合物をその焼結後に所定の温度から急冷により常温に戻すこと，そ れにより非磁性とし得ることについては，何ら記載がされていない。また，そのよ うな製法が本件特許出願時の技術常識であったとも認められない。 控訴人の主張は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されておらず，また，技 術常識ともいえない事項に基づいて，本件訂正発明１が実施可能要件を満たすこと を主張するものである。 したがって，控訴人の上記主張は，失当である。 A 控訴人は，実際に，脱炭素処理をせず，かつ，第３成分を添加しないで非磁 性化された製品が存すると主張する。 しかしながら，本件証拠上，当該製品の製造方法が明らかにされたとはいえない のであるから，当該製品が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された方法で作製 されたことを認めるに足りる証拠はない。また，当該製品の非磁性化が，仮に控訴 人が主張するような急冷による処理に基づくのであれば，いずれにせよ，その製法 は本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていないのであるから，それら非磁性 の製品が存在していることが，本件明細書の発明の詳細な説明が実施可能要件を満 たしていることの理由となるものではない。 したがって，控訴人の上記主張は，失当である。 エ 小括 以上のとおりであり，本件訂正後の本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が 本件訂正発明１の実施ができる程度に明確かつ十分に記載されているということは できない。 (3) まとめ 以上までに説示したところによれば，本件訂正によれば，本件明細書の発明の詳 細な説明は実施可能要件を欠くことになるから，いずれにせよ，本件発明２に係る 本件特許は，特許無効審判により無効とすべきものであって，本件発明２に係る無 効理由は解消していないことになる。 ６ 総まとめ 以上の次第で，その余の点について判断するまでもなく，本件発明２に係る本件 特許が特許無効審判により無効にされるべきものであることが明らかであるから， 控訴人は，被控訴人に対し，本件発明２に係る特許権を行使することができない（特 許法104条の3第1項）。 第５ 結論 よって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本件請求は，いずれ も理由がない。 したがって，控訴人の本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であって本件控 訴は理由がないから，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官 清 水 節 裁判官 中 村 恭 裁判官 中 武 由 紀 （平成２４年（ネ）第１００９１号事件判決別紙） 物 件 目 録 １ １ 位置検出器用の交換用スタイラスで，次の型式のもの ＳＴ２８Ｃ−４Ｎ ＳＴ３８Ｃ−４Ｎ ＳＴ４８Ｃ−４Ｎ ＳＴ６８Ｃ−４Ｎ ＳＴ９８Ｃ−４Ｎ ＳＴ９８Ｃ−５Ｎ ２ 位置検出器の交換用スタイラスであって接触体の接触部及び柄杵の材質が上 記１と同一であるスタイラス 以 上 （平成２４年（ネ）第１００９１号事件判決別紙） 物 件 目 録 ２ 下記シリーズ名の位置検出器の内，下記記載の商品名・型式であって本判決別紙 物件目録１記載のスタイラスを装着している位置検出器 １ シリーズ名：ポイントマスター/ＰＯＩＮＴ ＭＡＳＴＥＲ 商 品 名：ポイントマスター ＰＭＣ 型 式：ＰＭＣ−２０ ＰＭＣ−３２ ＰＭＣ−２０Ｓ ＰＭＣ−３２Ｓ ＢＢＴ４０−ＰＭＣ−１３０ ＢＢＴ５０−ＰＭＣ−１６０ ＢＢＴ４０−ＰＭＣ−１３０Ｓ ＢＢＴ５０−ＰＭＣ−１６０Ｓ ＢＴ４０−ＰＭＣ−１３０ ＢＴ５０−ＰＭＣ−１６０ ＢＴ４０−ＰＭＣ−１３０Ｓ ＢＴ５０−ＰＭＣ−１６０Ｓ 商 品 名：ポイントマスター ＰＭＧ 型 式：ＰＭＧ−１０ ＰＭＧ−２０ ＰＭＧ−３２ ＰＭＧ−１０Ｓ ＰＭＧ−２０Ｓ ＰＭＧ−３２Ｓ ２ シリーズ名：ＬＣタッチセンサ 商 品 名：タッチプローブ（芯出し，計測用） 型 式：ＢＴ４０−ＬＣＰ５６ ＢＴ５０−ＬＣＰ５６ 以 上 |