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| 事件 |
平成
25年
(行ケ)
10318号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2014/09/11 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２６年９月１１日判決言渡 平成２５年（行ケ）第１０３１８号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２６年７月１５日 判 決 原 告 オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 訴訟代理人弁護士 加 藤 義 明 同 木 村 育 代 同 松 永 章 吾 同 原 澤 敦 美 訴訟代理人弁理士 星 公 弘 同 高 橋 佳 大 被 告 特許庁長官 指 定 代 理 人 中 田 誠 同 相 崎 裕 恒 同 稲 葉 和 生 同 堀 内 仁 子 主 文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 1 ３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日 と定める。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求 特許庁が不服２０１２−２３３８５号拒絶査定不服審判事件について平成２５年 ７月１６日にした審決を取り消す。 第２ 前提となる事実 １ 特許庁における手続の概要（争いがない。） 原告は，発明の名称を「ルミネセンス変換層を備えた発光ダイオード光源を製造 するための方法」とする発明について，平成２０年６月１７日，特許出願（特願２ ００８−１５８１７７号。平成１５年１０月２１日を国際出願日とする特許出願（特 願２００４−５４７４０８号。優先権主張・平成１４年１０月３０日）の分割出願 である。 「本願」 以下 という。 をし， ） 平成２３年９月５日付けの手続補正書により， 特許請求の範囲の補正をした。原告は，同年１１月１０日付けで拒絶理由通知（最 後）を受けたので，平成２４年５月１５日付けの手続補正書により，特許請求の範 囲の補正をしたが，同年７月２５日付けで，同補正が却下されるとともに，拒絶査 定を受けたことから，同年１１月２７日，拒絶査定に対する不服の審判（不服２０ １２−２３３８５号事件）を請求するとともに，同日付けの手続補正書により，特 許請求の範囲の補正（以下「本件補正」という。）をした。 特許庁は，平成２５年７月１６日，本件補正を却下するとともに， 「本件審判の請 求は成り立たない」との審決をし，その謄本を，平成２５年７月２９日，原告に送 達した。 ２ 本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の特許請求の範囲（請求項の数１３）の請求項１の記載は，次のとお りである（甲５。平成２３年９月５日付けの補正後のもの。以下，同請求項に記載 された発明を「本願発明」といい，本件補正前の明細書及び図面を併せて「本願明 2 細書」という。。 ） 「チップから放射される一次ビームの少なくとも一部がルミネセンス変換材料に よって変換される，発光ダイオード光源を製造するための方法において， 表側の電気的なコンタクトを電気的なコンタクト面の形状で有するチップを準備 するステップと， 前記表側の電気的なコンタクトを前記電気的なコンタクト面に導電性材料を被着 させることにより厚くするステップと， 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングするステップとを 有し， 前記一次ビームを放射するチップは複数の別の同種のチップと共にウェハ結合体 に存在し， 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングする前に，個々の チップ間の切断線に沿って溝を形成し，該溝を，後続のチップのコーティングの際 に，少なくとも部分的に前記ルミネセンス変換材料でもって充填し， 続いて前記チップをウェハ結合体から発光ダイオード光源に個別化することを特 徴とする，発光ダイオード光源を製造するための方法。」 ３ 本件補正後の特許請求の範囲 本件補正後の特許請求の範囲（請求項の数１０）の請求項１の記載は，次のとお りである（甲１１。以下，同請求項に記載された発明を「本願補正発明」という。 補正部分には下線を付した。。 ） 「チップから放射される一次ビームの少なくとも一部がルミネセンス変換材料に よって変換される，発光ダイオード光源を製造するための方法において， 表側の電気的なコンタクトを電気的なコンタクト面の形状で有するチップを準備 するステップと， 前記表側の電気的なコンタクトを前記電気的なコンタクト面に導電性材料を被着 させることにより厚くするステップと， 3 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングするステップとを 有し， 前記一次ビームを放射するチップは複数の別の同種のチップと共にウェハ結合体 に存在し， 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングする前に，個々の チップ間の切断線に沿って溝を形成し，後に前記ルミネセンス変換材料でもってチ ップをコーティングする際に，前記溝を少なくとも部分的に前記ルミネセンス変換 材料でもって充填し， 前記チップのコーティング後に，前記発光ダイオード光源の色位置（ＣＩＥカラ ーチャート）の調節を実施し，前記発光ダイオード光源の色位置を，前記ルミネセ ンス変換材料からなる層の薄層化によって，該ルミネセンス変換材料からなる層の 厚さを介して調節し， 続いて前記チップをウェハ結合体から発光ダイオード光源に個別化することを特 徴とする，発光ダイオード光源を製造するための方法。」 ４ 審決の理由 審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。要するに，@本件補正は， 特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に当たるところ，本願補正発明は，特開２ ００２−６４１１２号公報（甲１４。以下「刊行物１」という。）に記載された発明 （以下「引用発明」という。）及び特開２００１−１７７１５８号公報（以下「刊行 物２」という。 の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの ） であって，特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けること ができないものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の 特許法17条の2第5項（以下，単に「特許法17条の2第5項」という。）におい て準用する同法126条5項の規定に違反するので，却下すべきものである，そし て，A本願発明は，本願補正発明と引用発明との相違点に係る本願補正発明の特定 事項を除いたものに相当すると認められるから，刊行物１に記載された発明という 4 べきであり，特許法29条1項3号の発明に該当し，特許を受けることができない， というものである。 ５ 審決が認定した引用発明の内容及び本願補正発明との一致点・相違点 (1) 引用発明の内容 「青色領域の光を発する光電子部品素子が複数形成され，当該光電子部品素子 各々の電極上に接続電極としてのバンプが形成された基板表面に半導体基板の厚み の半分程度の深さを有する溝を形成する溝形成工程と，前記溝が形成された基板表 面に透明樹脂を塗布する第１塗布工程と，第１塗布工程で基板表面に塗布した樹脂 を研磨して前記接続電極を露出させる研磨工程と，前記基板の裏面に透明樹脂を塗 布する第２塗布工程と，前記溝が形成された位置を切断して個々の光電子部品に分 離する分離工程とを有する光電子部品の製造方法において，前記溝は，前記基板に 形成された光電子部品素子間に形成され，前記透明樹脂は，前記光電子部品素子か ら発せられる光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する蛍光物質を含む光 電子部品の製造方法。」 (2) 本願補正発明と引用発明の一致点 「チップから放射される一次ビームの少なくとも一部がルミネセンス変換材料に よって変換される，発光ダイオード光源を製造するための方法において， 表側の電気的なコンタクトを電気的なコンタクト面の形状で有するチップを準備 するステップと， 前記表側の電気的なコンタクトを前記電気的なコンタクト面に導電性材料を被着 させることにより厚くするステップと， 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングするステップとを 有し， 前記一次ビームを放射するチップは複数の別の同種のチップと共にウェハ結合体 に存在し， 前記チップを前記ルミネセンス変換材料でもってコーティングする前に，個々の 5 チップ間の切断線に沿って溝を形成し，後に前記ルミネセンス変換材料でもってチ ップをコーティングする際に，前記溝を少なくとも部分的に前記ルミネセンス変換 材料でもって充填し， 続いて前記チップをウェハ結合体から発光ダイオード光源に個別化する，発光ダ イオード光源を製造するための方法。」 (3) 本願補正発明と引用発明の相違点 「本願補正発明は， 『前記チップのコーティング後に，前記発光ダイオード光源の 色位置（ＣＩＥカラーチャート）の調節を実施し，前記発光ダイオード光源の色位 置を，前記ルミネセンス変換材料からなる層の薄層化によって，該ルミネセンス変 換材料からなる層の厚さを介して調節』するのに対して，引用発明は，かかる調節 を行うものかどうか不明である点」 第３ 原告の主張する取消事由 １ 取消事由１（本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り） 本願補正発明と引用発明とは，以下の３点で明らかに異なるから，審決の一致点 の認定は誤りであり，審決は，誤った判断に基づいて本件補正の却下を行ったもの であるから，取り消されるべきである。 (1) 個別化工程の順番の相違（取消事由１の１） ア 本願補正発明では，溝は各チップが個別化される前に形成され，この溝にル ミネセンス変換材料を充填した後で，各チップに個別化されるので，チップの縁部 でも変換光が放射できるチップを簡単に大量に製造できるという効果がある（本願 明細書の【００２１】【００３１】。 ） イ 一方，審決は，引用発明についても，各ＬＥＤチップを分離（個別化）する 前に溝を形成し，透明樹脂を塗布し，最後に各ＬＥＤチップを分離（個別化）する と認定しているが，その根拠は，刊行物１の【００３４】の「しかしながら，半導 体基板１０の厚みの半分程度の深さを有する溝を形成し，透明樹脂２８を塗布して 硬化させ，バンプ１８，２０が露出するまで透明樹脂２８を研磨した後，半導体基 6 板１０の裏面を，形成した溝の底が露出するまで研磨して研磨した半導体基板１０ の裏面に透明樹脂３０を塗布するようにしてもよい。 との記載であると推定される。 」 ウ しかし， 「溝の形成が半導体基板の厚さの半分程度」とする構成以外の引用発 明と本願補正発明との一致点についての審決の認定は，刊行物１の【００１１】〜 【００３１】，すなわち図４(c)，図５，図６に開示された発明と本願補正発明とを 比較して認定したものであるところ，これらの図の各ＬＥＤチップは，ウエハ的に は完全に分離（個別化）されたものであり，分離後の各ＬＥＤチップにシートを貼 り付けて各ＬＥＤが四散することを防止した上で，透明樹脂が塗布されている。一 方，本願補正発明では，コーティングした後，各ＬＥＤを最後に個別化するから， 本願補正発明と，刊行物１の【００１１】〜【００３１】記載の発明とでは，個別 化（分離工程）の順序が明らかに相違する。 エ 審決が，引用発明の各ＬＥＤチップの個別化が最後に実行される根拠とした のは，前記のとおり刊行物１の段落【００３４】の記載であるが， 【００３４】記載 の技術では，次のとおり，本願補正発明の作用効果を得ることはできない。 (ｱ) まず，前提として，本願補正発明と引用発明では，研磨面が相違する。すな わち，本願明細書の【０００５】 【００２１】，図１Ｅによれば，本願補正発明の「表 側」とは放射光が放射される方向である。一方，刊行物１の図９(a)によれば，引用 発明では，接続用ボール３２が放射側と反対側に存在することが理解でき，この事 実をもとに図４(c)を参照すると，放射側と反対側から溝が形成され，【００２４】， 図５(c)から，研磨されている面が，放射面とは反対側の面であり，本願補正発明の 研磨（調整）面とは反対側の面であることが理解できる。 なお，被告は，本願明細書の段落【００３６】に基づいて，本願補正発明は， 「電 気的なコンタクト」が形成される側の反対側から放射されるものとを排除するもの ではないと主張する。しかし，仮に被告の主張どおりであるとすると，放射光の放 射側にあるルミネッセンス変換材料からなる層を薄層化することに何ら障害はない こととなり，本願明細書の段落【０００１】〜【００３５】の記載は全て意味のな 7 い記載となってしまう。段落【００３６】は，表側が，光が放射される側の反対側 であるなどとは記載しておらず，表側が透明基板１１の，半導体層列１０とは反対 側であると記載しているだけであり，半導体層列１０から放射された光６は，透明 基板１１を通過し，半導体層列１０とは反対側に放射されるものと解すれば，段落 【０００１】〜【００３５】の記載と矛盾することはない。 (ｲ) そして，刊行物１の段落【００３４】の前記記載によれば，【００３４】で は，放射面側の反対側から，半導体基板１０の厚みの半分程度の溝を形成すること になる。しかし，引用発明は，放射面側の反対側から放射光が放射されることはな いので，反対側から溝を半導体基板の半分の厚さに形成しても，縁部方向の変換光 を得ることはできない。一方，本願補正発明では，前記アのとおり，チップの縁部 でも変換光が放射できるという効果が得られるのであるから，引用発明では，本願 補正発明の作用効果を得ることができない。 オ また，刊行物１の【００３４】の記載の技術は，溝を形成した後，基板を放 射側から半分も研磨して消失させるというものであるところ，このように研磨され た半導体基板は，正常に光を放射できないから， 【００３４】記載の技術は，公知技 術としての資格を有さない。 カ したがって，刊行物１には，既に分離（個別化）された各ＬＥＤチップに透 明樹脂を塗布し，バンプに塗布された透明樹脂を研磨で取り除く技術が開示されて いるだけである。一方，本願補正発明では，各ＬＥＤチップはウェハ結合体として 最後まで分離されず，研磨による色調整後に最後の工程で個別化することにより， ＬＥＤチップの縁部から変換光を得ることができる発光ダイオード光源を，シート など使用せず，簡単に大量に製造できるものであるから，刊行物１に開示されてい る発明と，本願補正発明とは，個別化工程の順序という点で相違する。 (2) 電気的なコンタクトの位置の相違（取消事由１の２） 本願補正発明と引用発明とでは，電気的なコンタクト（アノード端子）の位置が 異なり，その結果，研磨する目的及び研磨する面が異なるという相違点がある。 8 すなわち，前記のとおり，本願補正発明において， 「表側」とは，放射光が放射さ れる側であるから，本願明細書の図１Ｅのとおり，放射光６が放射される表側に， 導電性材料３が存在する。そして，ＬＥＤチップから放射されたＬＥＤ光を変換光 に変換するためのルミネセンス変換材料も放射側にコーティングするから，表側に 電気的なコンタクト（導電性材料３）が存在することによって，薄いコーティング ができないという課題が存在する。 一方，引用発明では，刊行物１の図９(a)，図４〜６において，放射側に電気的な コンタクトは存在せず，放射側と反対側に電気的なコンタクトが存在する。したが って，変換光を形成するルミネセンス変換材料を含む層の薄層化の障害となる電気 的なコンタクトが放射側に存在しない引用発明には，本願補正発明の上記課題は発 生しない。 (3) 塗布（コーティング）工程と研磨工程の順番の相違（取消事由１の３） ア 引用発明には，溝が形成された基板表面に透明樹脂２８を塗布する第１塗布 工程と，第１塗布工程で基板表面に塗布した透明樹脂２８を研磨して接続電極を露 出させる研磨工程と，前記基板の裏面に透明樹脂３０を塗布する第２塗布工程が存 在する。そして，前記(1)エ(ｱ)のとおり，第１塗布工程とは，ＬＥＤの放射光が放 射される面とは反対側の面に対する透明樹脂２８の塗布のことであり，研磨工程で は，当該透明樹脂を，接続電極を露出させるために研磨しており，その後に主たる， 放射光が放射される面に透明樹脂３０を塗布する第２塗布工程がある。したがって， 研磨後に塗布される透明樹脂３０が研磨されておらず，色調整もなされていないこ とは明らかである。 イ 一方，本願補正発明では，前記(1)エ(ｱ)のとおり，ＬＥＤの放射光が放射さ れる面に被着されたルミネセンス変換材料からなる層を研磨しているから，放射光 が放射される面にルミネセンス変換材料をコーティングする工程は，引用発明の第 ２塗布工程に相当する。 ウ したがって，本願補正発明と引用発明とでは，塗布工程と研磨工程との順番 9 が異なり，引用発明では，放射側のルミネセンス変換材料のコーティングを薄くす ることができず，層の厚さ調整による色位置調整は存在しないという相違点がある。 このような順番の相違は，本願補正発明と引用発明の研磨面及び研磨の目的が異な るために生じるものである。 ２ 取消事由２(本願補正発明との相違点についての容易想到性の判断の誤り) (1) 審決は，引用発明は，第１塗布工程で基板表面に塗布した樹脂を研磨する研 磨工程を備えるところ，刊行物２には， 「波長変換用の蛍光物質を含有する樹脂材料 の研磨量を調整することで発光色の色調の調整も自在に行える」との知見が開示さ れているから，引用発明の上記「研磨工程」を行う際に，研磨量を調整することで 発光色の色調の調整を行うことは，当業者が容易になし得ると判断している。 (2) しかし，前記１(3)アのとおり，引用発明の第１塗布工程とは，放射側とは 反対側の面に対する透明樹脂２８の塗布であり，研磨工程とは，第１塗布工程によ って電気的なコンタクトに塗布された透明樹脂を除去するための研磨である。一方， 刊行物２における研磨は，放射面の蛍光物質を含む樹脂材料を研磨している。した がって，絶縁性の透明樹脂を除去するために，放射面と反対側を研磨する引用発明 の研磨に，放射面の樹脂材料の研磨である刊行物２を適用するとの判断は誤りであ る。 また，仮に刊行物１の半導体基板１０が全方向に発光したとしても，接続電極の 露出のための研磨の際に，外部に出射されることもない，接続電極側の変換光を形 成する透明樹脂２８の色調整の研磨を行っても，主たる変換光を形成する透明樹脂 ３０の色調整が行わなければ光電子部品の変換光の色調整が実現できないから，本 願補正発明の主たる変換光の色調整の動機付けとなることはない。 (3) さらに，仮に引用発明と刊行物２の研磨する面が同じであったとしても，両 者の研磨目的は異なっており，電気的なコンタクトの導電性を確保するため絶縁性 の透明樹脂を除去するための研磨を，発光色の色調の調整のために蛍光物質を含む 樹脂材料の厚さを調整する研磨に置き換える発想自体，当業者といえども容易に導 10 き出せるものではないし，引用発明の電極露出のための研磨と，刊行物２の色むら 補正の研磨との組合せを思いつくことはなく，審決は，本願補正発明を知った上で の後知恵による発想であり，誤っている。 (4) また，刊行物２には，発光色に色むらが発生しないように波長変換層を均一 に研磨すること及び研磨によって発光色の色調整をすることが開示されている。し たがって，層厚が均一であるならば色むらに問題なく，薄層化までは開示されてい ない。発光色も目的の色で実現できれば，薄層化する必要はない。したがって，審 決は，本願補正発明の薄層化の問題を看過している。 (5) なお，被告は，刊行物１の段落【００２０】を根拠とするが，同段落には， 望みの発光色を，蛍光物質を適宜選択することで形成できるという一般論が開示さ れているだけである。 ３ 取消事由３（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り） 仮に，本件補正却下が正当であったとしても，本願発明にも，色位置調整のため の薄層化以外の工程は存在するので，本願発明についての審決の判断にも，前記取 消事由１の１ないし３の誤りが存在する。 ４ 取消事由４（手続違背） 本願の審査においては，１回目の拒絶理由通知では，特開２００２−２６１３２ ５号公報（甲１６）を主引用例とされ，２回目の拒絶理由通知では，まったく異な る刊行物１が主引用例とされたのに，２回目の拒絶理由通知は，補正に制限が課さ れる最後の拒絶理由とされた。また，審判請求時の補正も，請求項の補正には制限 を課されており，審判官は，審査段階の誤った審査手続を正すために，審判段階で， 請求項の補正に制限のない拒絶理由通知を改めて通知すべきであったのに，通知す ることなく審決をした。 このように，被告は，まったく新しい拒絶理由を通知したにもかかわらず，特許 請求の範囲の補正に制限を課すという違法な手続を行い，原告には，審決までに特 許請求の範囲の補正に制限のない反論の機会が与えられなかった。したがって，審 11 決には，原告が正当な反論をする機会を失われたという手続違背があり，取り消さ れるべきである。 第４ 被告の反論 １ 取消事由１（本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り）について (1) 個別化工程の順番の相違（取消事由１の１）について ア 原告は，@本願補正発明の「表側」が放射光が放射される方向であることが 明らかであるのに対し，A引用発明では，研磨される面が本願補正発明の研磨面と は反対側であり，引用発明において，放射側の反対側の面から放射光が放射される ことはなく，同面側から溝を形成しても縁部方向の変換光を得ることはできないこ とを前提として，取消事由１の１についての主張をしている。 しかし，以下のとおり，原告の前提とする上記@Aの主張は，本願補正発明の構 成及び本願明細書又は刊行物１の記載に基づかないものであって，失当である。 (ｱ) まず，本願補正発明の特許請求の範囲には，「表側」が，放射光が放射され る方向であることは記載されていない。 また，本願明細書の段落【００３６】には， 「実施例に基づく本方法の説明は，勿 論本説明をこれに制限するものとしてみなすべきではない。例えばチップの表側は， 基板における半導体層列側とは反対の側でも良く，これは例えばフリップチップ実 装のために設けられているＬＥＤチップの場合である。 との記載がある。 」 同記載に よれば，「本願補正発明」の「チップ」は，「フリップチップ実装のために設けられ ているＬＥＤチップ」を含むことは明らかである。そして，一般に， 「フリップチッ プ実装のために設けられているＬＥＤチップ」においては，チップの基板側，すな わち電極を有する側とは反対側から光を取り出すことになる（乙２）。 そうすると，本願補正発明においても， 「電気的なコンタクト」が形成される側の 反対側から，光を取り出すことになる。本願補正発明の特許請求の範囲によれば， 「電気的なコンタクト」は「表側」にあるとされているから，本願補正発明は， 「表 側」とは反対側から放射光が放射されるものを排除するものではなく，放射光の放 12 射される方向が「表側」に特定されるものではない。 (ｲ) 一方，刊行物１の段落【０００６】ないし【０００９】によれば，引用発明 の課題は，電極を有する側の反対側から光を取り出すＬＥＤチップを前提とするも のではない。そして，刊行物１の段落【００３１】によれば，引用発明の光電子部 品素子は，全方向に光を発するものである。 しかるところ，特開２００１−１２７３４７号公報（乙２）の段落【０００７】， 【０００８】の記載にみられるように，電極を有する側から光を取り出すＬＥＤチ ップ及び電極を有する側の反対側から光を取り出すＬＥＤチップは，ともに本願の 優先日当時周知の技術である。 上記各事実によれば，引用発明は，放射光が放射される方向が，電極が形成され た側である光電子部品素子及びその反対側である光電子部品素子のいずれにも適用 可能なものと理解でき，光電子部品素子を，電極が形成された側の反対側を放射光 が放射される方向とするものと解釈しなければならない理由はない。また，引用発 明の光電子部品素子は，全方向に光を発するものであって，縁部方向にも光を発す るから，引用発明に溝を形成しても縁部方向の変換光を得ることはできないという ことはできない。 イ 原告は，刊行物１の段落【００３４】記載の技術は公知技術としての資格を 欠くとも主張するが，特開２０００−６８５５６号公報（乙３）の段落【０００４】 の記載によれば，半導体基板の厚みの半分程度の深さに形成した溝の底が露出する まで半導体基板を研磨しても光の放射に格別の支障がないことは明らかである。 ウ したがって原告の主張は，根拠を欠くものであって，失当である。 (2) 電気的なコンタクトの位置の相違（取消事由１の２）について 原告の主張は，本願補正発明の「表側」は，放射光が放射される方向であり，引 用発明では，放射側と反対側に電気的なコンタクトが存在することを前提とするも のであるが，前記(1)イのとおり，原告の主張は前提において失当である。 (3) 塗布（コーティング）工程と研磨工程の順番の相違（取消事由１の３）につ 13 いて 原告の主張は，本願補正発明の「表側」は，放射光が放射される方向であり，引 用発明では，放射側と反対側に電気的なコンタクトが存在することを前提とするも のであるが，前記(1)イのとおり，原告の主張は前提において失当である。 ２ 取消事由２(本願補正発明との相違点についての容易想到性の判断の誤り)に ついて 刊行物１の段落【００３１】の記載によれば，引用発明において，光電子部品素 子は，電極が形成された基板表面からも光が発せられ，その光が，蛍光物質が混合 された透明樹脂を通過して波長変換されるものであり，さらに，電極が形成された 基板表面から発せられた光も含め，全方向に発せられた光が，蛍光物質が混合され た透明樹脂を通過して波長変換されることにより，所望の色調の光が得られるとい うものである。そして，刊行物１の段落【００２０】の記載によれば，引用発明は， 発光色をしかるべきものとすることを念頭においた発明であるといえるから，引用 発明の「第１塗布工程で基板表面に塗布した樹脂を研磨して前記接続電極を露出さ せる研磨工程」を行う際に，刊行物２に開示された知見を適用して，研磨量を調整 することで発光色の色調の調整を行うことは，当業者が容易になし得る程度のこと である。 したがって，審決には，原告の主張する判断の誤りはない。 ３ 取消事由３（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について 原告の主張は，前記１のとおり失当であり，審決の本願発明と引用発明との一致 点の認定に誤りはない。 ４ 取消事由４（手続違背）について 審決の理由は，査定の理由と異なるものではないから，特許法上，拒絶理由通知 を行うべき規定はなく，原告に対し，意見書の提出又は補正の機会を与えることな く審決をした審判手続に何ら違法はない。 どのような補正を行うかは，原告自ら決定すべきところ，原告は，第２回目の拒 14 絶理由通知に対する応答の際及び審判請求の際に，補正の制限に対する反論を含め て意見を提出することが可能であったから， 正当な反論をする機会が失われたとい 「 う手続違背がある」との原告の主張は，失当である。なお，原告の主張は，第１回 目の拒絶理由通知と第２回目の拒絶理由通知の主引用発明が異なる場合には，請求 項の補正に制限が課せられないことを前提とするものと思われるが，根拠を欠くと いうべきである。したがって，審決には原告が主張する違法はない。 第５ 当裁判所の判断 当裁判所は，原告の各取消事由の主張には理由がなく，審決にはこれを取り消す べき違法はないものと判断する。その理由は，次のとおりである。 １ 取消事由１（本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り）について (1) 本願補正発明の要旨 本願明細書（甲１）記載によれば，本願補正発明は，次のとおりのものであると 認められる。 従来，動作時に一次ビームを放射する「半導体チップ」と，この一次ビームの一 部を別の波長の光に変換して通過させる「ルミネセンス変換素子」とを有する構成 素子によって，変換されていない一次ビームと変換されたビームの二つのビームを 重畳させ，白色光等を放出する発光ダイオード光源を形成することができる構成素 子は公知であったところ（【０００２】【０００３】，色的に十分に均一な合成ビー ， ） ムを得るためには，ルミネセンス変換素子を通過する一次ビームの光路長差は可能 な限り小さいものとなることが好適であり，それは，例えば，ルミネセンス変換材 料を一定の厚さの薄い均質な層の形状で発光ダイオードチップ表面に被着させるこ とで可能となるものであった（【０００４】。しかしながら，薄いルミネセンス変換 ） 層を簡単に被着することは，使用される発光ダイオードチップが表側（すなわち放 射方向に向いている側）において電気的なコンタクト層を有する場合には，容易に 実現することができず，そのようなチップの表面をコーティングする場合には，電 気的な接触能力が保証されたものであることを顧慮しなければならない（【０００ 15 ５】）という問題があった。 本願補正発明は，このような問題に鑑みて，表側の電気的なコンタクトを有する 発光ダイオードチップの簡単且つ廉価なコーティングが実現される方法を提供する ことを課題とするものである（【０００６】。そして，そのような課題を解決するた ） めに，本願補正発明は，発光ダイオード光源を製造するための方法として，表側に 電気的なコンタクトを電気的なコンタクト面の形状で有するチップの当該電気的な コンタクト面に，導電性材料を被着させて厚くした上で，複数の別の同種チップと 共にウェハ結合体上にあるチップをルミネセンス変換材料でコーティングするが， @コーティング前に個々のチップ間の切断線に沿ってウェハ結合体に溝を形成し， Aその上で，ルミネセンス変換材料でチップをコーティングすることによって，溝 を少なくとも部分的にルミネセンス変換材料で充填し，Bコーティング後に，ルミ ネセンス変換材料からなる層の薄層化によって発光ダイオード光源の色位置を調節 し，C最後に，前記チップをウェハ結合体から発光ダイオード光源に個別化すると いうステップ（個別化のステップ）をとること（特許請求の範囲， 【００１６】【０ ， ０２１】）を特徴とするものである。このようなステップをとることによって，複数 の発光ダイオード光源を同時に，簡単かつ廉価にコーティングして製造することが できる（【０００８】【００１１】。また，上記ルミネセンス変換材料からなる層の ） 薄層化によって，発光ダイオード光源の色位置を簡単に制御することが可能となる （【０００９】【００１６】）とともに，チップ上の電気端子（電気的なコンタクト） が少なくとも部分的に露出されるので（【００１５】，電気的な接触能力が保証され ることになるものである。さらに，発光ダイオードチップは，表側だけではなく側 方からも放射することができるところ，本願補正発明によれば，チップ間の溝にル ミネセンス変換材料が充填された後で，各チップに個別化されるので，チップの縁 部にもルミネセンス変換材料がコーティングされ，変換光が放射できるという効果 を有する（【００２１】。 ） (2) 引用発明について 16 ア 刊行物１には，以下の記載があることが認められる（甲１４。図４，図５， 図７及び図９は別紙のとおり。。 ） (ｱ) 「【０００１】 【発明の属する技術分野】本発明は，光電子部品の製造方法に 係り，特にＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）等の発光素子，及び フォトダイオード等の受光素子を封止して光電子部品を製造する光電子部品の製造 方法に関する。」 (ｲ) 「【０００５】ところで，ＬＥＤは優れた単色性ピーク波長を有するが故に 白色系等の発光波長を発光することができない。そこで，青色領域の光を発するＬ ＥＤチップと蛍光物質とを用いてＬＥＤチップから発せられる光を他の色に変換す ることによって，種々の色を発するＬＥＤが案出されている。このＬＥＤを用いる と，単一のＬＥＤによって例えば白色光を発光させることができる。」 「【０００７】【発明が解決しようとする課題】ところで，従来の技術では上述し たように，リードフレームの先端に設けられたカップ上にＬＥＤ素子を配置して， リードフレームの一部，カップ，及びＬＥＤ素子を一括して封止していたため，Ｌ ＥＤ素子の外形形状が必然的に大きくなるという問題があった。また，主としてＬ ＥＤの指向特性を制御するために，ＬＥＤ素子を封止する樹脂の上部形状を半円形 形状に形成してレンズの機能をもたせているが，上述のようにリードフレームの一 部，カップ，及びＬＥＤ素子を一括して封止する封止形態であるとレンズの形状も 大きくなり，ＬＥＤの厚さ（ＬＥＤ素子から発せられる光の光軸方向の長さ）が厚 くなるという問題があった。」 「【０００８】・・・今後，ＬＥＤは種々の用途で用いられることが予想に難くな いが，ＬＥＤを集積化して用いることも必要になると考えられる。かかる場合には， ＬＥＤの外形形状を小型化するとともに，厚みを薄くすることが要求されると考え られる。 【０００９】本発明は，上記事情に鑑みてなされたものであり，小型且つ厚みの 薄い光電子部品を安価に且つ単位時間に大量に製造することができる光電子部品の 17 製造方法を提供することを目的とする。」 (ｳ) 「【００１１】 【発明の実施の形態】 ・以下の説明においては， ・ ＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）チップを封止して光電子部品を製造する場合を 例に挙げて説明する。」 「【００１２】まず，本実施形態において，光電子部品を製造するには，図２に示 した複数のＬＥＤチップ１２が形成された半導体基板１０を用いる。」 「【００１４】図３及び図４（ａ）に示したように，本実施形態では，各ＬＥＤチ ップ１２の負電極１４と正電極１６とが半導体基板１０の表面側に形成されており， 半導体基板１０の厚み方向における負電極１４と正電極１６との位置が異なる構造 のＬＥＤチップ１２を例に挙げて説明する。・・・」 「【００１５】処理が開始すると，半導体基板１０上に複数形成されたＬＥＤチッ プ１２の負電極１４及び正電極１６上に接続電極としてのバンプを形成する工程が 行われる（工程Ｓ１０）」 。 「【００１６】バンプ１８，２０を形成する処理が終了すると，次に個々のＬＥＤ チップ１２間に溝を形成する工程が行われる（工程Ｓ１２）。図４（ｃ）は，ＬＥＤ チップ１２間に溝を形成する様子を示す断面図である。溝を形成するにあたり，ま ず半導体基板１０の裏面にシート２２を貼付する。このシート２２は，半導体基板 １０に溝を形成した際に半導体基板１０が個々に離散するのを防止するとともに， 半導体基板１０の表面に樹脂を印刷により塗布する際に，塗布した樹脂の漏れを防 ぐために半導体基板１０の裏面に貼付される。」 「【００１７】半導体基板１０の裏面にシート２２を貼付した後，切断機２４を用 いてＬＥＤチップ１２間に溝が形成される。 ・・・切断機２４を用いて半導体基板１ ０に溝を形成する訳であるが，図４（ｃ）に示した例では，半導体基板１０の表面 から半導体基板１０の裏面に貼付したシート２２に至る溝２６が形成される。尚， 図３に示したように個々のＬＥＤチップ１２の形状は矩形形状であり，溝２６はＬ ＥＤチップ１２の４辺全てに形成され，個々のＬＥＤチップ１２の周囲を取り囲む 18 ように形成される。」 「【００１８】半導体基板１０に溝２６が形成されると，溝２６が形成された半導 体基板１０を図示しない樹脂印刷機に設けられたチャンバ内に配置し，真空下にお いてバンプ１８，２０及び溝２６が形成された半導体基板１０表面に対して透明樹 脂２８を印刷により塗布する工程が行われる（工程Ｓ１４） 」 。 「【００１９】・・・本実施形態で用いる透明樹脂２８は液状のものであり，硬化 後に半導体基板１０の反りが極めて少なくなるよう抑えられるものが好ましい。尚， 本実施形態では，ＬＥＤチップ１２が青色領域の光を発し，ＬＥＤチップ１２から 発せられた光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する光電子部品を製造す る場合を例に挙げて説明している。ここで，波長変換を行うための蛍光物質が透明 樹脂２８に混合されている。」 「【００２０】ここで，蛍光物質とは，少なくともＬＥＤチップ１２から発せられ た可視光で励起されて可視光を発光する蛍光物質をいう。ＬＥＤチップ１２から発 せられた可視光と，蛍光物質から発せられる可視光とが補色関係などにある場合や ＬＥＤチップ１２からの可視光とそれによって励起され発光する蛍光物質の可視光 がそれぞれ光の３原色（赤色領域の光，緑色領域の光，青色領域の光）に相当する 場合，ＬＥＤチップ１２から発せられる光と蛍光物質から発せられる光とを混色表 示させると白色系の発光色表示を行うことができる。また，蛍光物質を適宜調整し たり，ＬＥＤチップ１２から発せられる光の波長を選択することにより光電子部品 から発せられる光を，白色を含め電球色等の任意の色調にすることができる。」 「【００２４】透明樹脂２８の印刷が終了すると，印刷した透明樹脂２８を硬化さ せ，硬化後に半導体基板１０の裏面に貼付されたシート２２を剥離して，バンプ１ ８，２０が露出するまで透明樹脂２８を研磨する工程が行われる（工程Ｓ１６）。図 ５（ｂ）はは【判決注：原文のママ】，透明樹脂２８を研磨してバンプ１８，２０が 露出した様子を示す断面図である。透明樹脂２８がバンプ１８，２０を覆っている と，ＬＥＤチップとマザーボード等の外部の回路とを電気的に接続することができ 19 ないため，接続電極としてのバンプ１８，２０を露出させる目的でこの工程が設け られる。」 「【００２６】以上の工程が終了すると，次に半導体基板１０の裏面に透明樹脂 ３０を塗布する工程が行われる（工程Ｓ１８） ・・・この透明樹脂３０は，前述し 。 た透明樹脂２８と同様に液状のものであり，波長変換を行うための蛍光物質が混合 されている。」 「【００２９】最後に，透明樹脂２８及び透明樹脂３０を切断することによりＬＥ Ｄチップ１２を個々に分離して光電子部品３８を形成する工程が行われる（工程Ｓ ２４）」 。 「【００３１】・・・図６（ｃ）及び図７から分かるように，光電子部品３８は， 上下及び４側面が全て透明樹脂２８，３０によって封止されている構造である。前 述したように，透明樹脂２８，３０には蛍光物質が混合されており，この透明樹脂 ２８，３０は光電子部品３８の上下及び４側面を全て取り囲んでいるた【判決注： 原文のママ】。よって，ＬＥＤチップ１８から全方向に発せられた光が，蛍光物質が 混合された透明樹脂２８，３０を通過して波長変換されるため，所望の色調の光を 得る際に好都合である。」 (ｴ) 「【００３３】以上，本発明の一実施形態による光電子部品の製造方法につ いて説明したが，本発明は上記実施形態に制限されず，本発明の範囲内で自由に変 更が可能である。例えば，上記実施形態における工程Ｓ１２では，図４（ｃ）に示 したように，半導体基板１０の裏面にシート２２を貼付して切断機２４により，半 導体基板１０の表面からシート２２に至る溝２６を形成していた。」 「【００３４】しかしながら，半導体基板１０の厚みの半分程度の深さを有する溝 を形成し，透明樹脂２８を塗布して硬化させ，バンプ１８，２０が露出するまで透 明樹脂２８を研磨した後，半導体基板１０の裏面を，形成した溝の底が露出するま で研磨して研磨した半導体基板１０の裏面に透明樹脂３０を塗布するようにしても よい。」 20 (ｵ) 「【００４２】 【発明の効果】以上説明したように，本発明によれば，小型且 つ厚みの薄い光電子部品を安価に且つ単位時間に大量に製造することができるとい う効果がある。」 イ 刊行物１の前記記載によれば，引用発明は，以下のとおり，審決の認定した 内容（前記第２の５(1)）のものであると認められる。 すなわち，ＬＥＤチップと蛍光物質とを用いてＬＥＤチップから発せられる光を 他の色に変換することによって，種々の色を発するＬＥＤが案出されており，この ＬＥＤを用いると，単一のＬＥＤによって白色光等を発光させることができるが （【０００５】， ） 従来技術では，ＬＥＤ素子の外形形状が必然的に大きくなるという 問題や，ＬＥＤの厚さ（ＬＥＤ素子から発せられる光の光軸方向の長さ）が厚くな るという問題があった（【０００７】。引用発明は，このような事情に鑑みて，小型 ） 且つ厚みの薄い光電子部品を安価に且つ単位時間に大量に製造することができる製 造方法を提供することを目的とするものである（【０００９】。 ） そして，引用発明は，このような課題を解決する発光素子を製造する光電子部品 の製造方法として，青色領域の光を発するＬＥＤチップ１２（光電子部品素子）が 複数形成され 【００１９】， （ ） 当該各ＬＥＤチップ１２の電極上に接続電極としての バンプ１８，２０が形成された基板表面（【００１５】）に，@半導体基板の厚みの 半分程度の深さを有する溝を，各ＬＥＤ間に形成し（以下「溝形成工程」という。 【００３４】，A溝が形成された基板表面に，各ＬＥＤチップ１２から発せられる ） 光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する蛍光物質を含む，透明樹脂２８ を塗布した上（以下「第１塗布工程」という。【００１８】【００１９】 ，B当該透 ） 明樹脂２８を研磨して接続電極を露出させ（以下「研磨工程」という。 【００２４】， ） Cその後に，前記基板の裏面に，透明樹脂２８と同じく蛍光物質を含む透明樹脂３ ０を塗布し（以下「第２塗布工程」という。 【００２６】，D最後に，前記溝が形成 ） された位置で透明樹脂２８，３０を切断して個々の光電子部品に分離する（以下「分 離工程」という。【００２９】【００３０】 ， ）という内容を有するものである。引用 21 発明には，小型かつ厚みの薄い光電子部品を安易にかつ効率良く大量に製造するこ とができるという効果がある。 ２ 取消事由１の１（個別化工程の順番が一致するとの認定誤り）について (1) 個別化工程の順番の相違（取消事由１の１）について ア 前記認定のとおり，引用発明は，本願補正発明と同じく，@透明樹脂の塗布 の前に半導体基板表面に溝を形成し（溝形成工程） 当該溝が形成された基板表面に ， 透明樹脂２８を塗布した後（第１塗布工程） 最後に透明樹脂２８及び透明樹脂３０ ， を切断して各チップを半導体基板から個別化する（分離工程）という製造方法であ るから，引用発明と本願補正発明のこれらの個別化工程の順番が一致するとの審決 の認定に誤りはない（なお，刊行物１の段落【００３４】の実施例によれば，溝形 成工程，第１塗布工程，研磨工程を経た後， 「半導体基板１０の裏面を，形成した溝 の底が露出するまで研磨」してから（以下「裏面研磨工程」という。，当該裏面に ） 透明樹脂３０を塗布する（第２塗布工程）とされており，溝の底が露出するまで裏 面研磨をすれば，その時点で各ＬＥＤチップは個別化されるから，分離工程ではな く，裏面研磨工程が，本願補正発明の「チップをウエハ結合体から発光ダイオード 光源に個別化する」ステップに当たると解する余地もあるが，その場合であっても， 引用発明と本願補正発明の個別化工程の順番自体が一致することに変わりはなく， 審決の結論は左右されない。。 ） イ これに対し，原告は，引用発明では，光の放射側と反対側から溝が形成され， 当該反対側の面が研磨されているため，刊行物１の段落【００３４】記載のとおり に溝を形成して，樹脂を塗布しても，当該溝を形成した面から放射光が放射される ことはないので，チップの縁部でも変換光が放射できるという本願補正発明の有す る効果を得られないと主張する。 しかし，以下のとおり，引用発明の溝は，本願補正発明の溝と同じく，放射光が 放射される面に形成されるものであるから，原告の主張を採用することはできない。 (ｱ) まず，本願補正発明において溝が形成され，研磨がされる「表側」とは，原 22 告の主張するとおり，放射光が放射される面であると認められる。 すなわち，本願補正発明の特許請求の範囲の記載自体からは，溝が形成される「表 側」については，電気的なコンタクトが存するとされる以外は，当該「表側」が放 射光が放射される側（面）であるのか否かは明らかではないが，本願補正発明は， 電気的なコンタクト層に，薄いルミネセンス変換材料を被着することが困難である という課題を解決するために，電気的なコンタクト層に簡単かつ廉価なルミネセン ス変換材料のコーティングを実現するための発明であること，ルミネセンス変換材 料は，これを通過する光の波長を変換し，白色光等を放出する光源を形成するため のものであるから，ルミネセンス変換素子を塗布した「表側」の面から光が放射さ れることは当然の前提と考えられること，本願明細書の段落【０００５】にも，従 来技術の問題点として「薄い層を簡単に被着することは，使用される発光ダイオー ドチップが表側（すなわち放射方向に向いている側）において電気的なコンタクト 層を有する場合には容易に実現することができない」と記載されており，表側が「放 射方向に向いている側」と明記されていること，段落【００２１】にも， 「発光ダイ オードチップは表側においてだけでなく側方からも放射する」旨の記載があること を参酌すれば（特許法70条2項），本願補正発明における「表側」とは，電気的な コンタクトが存するというだけではなく，放射光が放射される面を意味すると解す るのが合理的である。 これに対し，被告は，本願明細書の段落【００３６】に， 「実施例に基づく本方法 の説明は，勿論本発明をこれに制限するものとしてみなすべきではない。例えばチ ップの表側は，基板における半導体層列側とは反対の側でも良く，これは例えばフ リップチップ実装のために設けられているＬＥＤチップの場合である。との記載が 」 あることを根拠として，フリップチップ実装の場合には電気的なコンタクトがある 側の反対側が光の放射面となるから，放射光の放射される方向が「表側」に特定さ れるものではないと主張する。 しかし，上記のとおり，本願補正発明は，電気的コンタクトの存在するＬＥＤチ 23 ップの「表側」から放射光が放射されることを前提として，そのような構成が有す る問題点を解決課題とする発明であること，段落【００３６】は１つの実施例につ いて言及したものにすぎず，その具体的実装形態も必ずしも明らかではないことか らすれば，段落【００３６】の記載内容にかかわらず，同記載によって， 「表側」に ついて上記解釈と異なる解釈をすることはできず，被告の主張を採用することはで きない。 (ｲ) 一方，引用発明においても，溝が形成される「半導体基板表面」とは，放射 光の放射される面であると認められる。 すなわち，引用発明により製造される光電子部品は，光電子部品の上下及び４側 面の全てを蛍光物質が混合された透明樹脂で取り囲まれている構成であり，ＬＥＤ チップから光が全方向に発せられ，透明樹脂を通過して波長変換されるものである （刊行物１の段落【００３１】。したがって，引用発明によって製造されたＬＥＤ ） チップは，６面すべてに光を放射するものであるから，引用発明によって溝が形成 され，第１塗布工程において透明樹脂２８が塗布される面である「半導体基板表面」 からも，放射光が放射されるものであることは明らかである。 この点，原告は，刊行物１の図９(a)においては，光電子部品の電気的コンタクト （接続電極）のある面が放射光の放射側と反対側に存在することを理由として，引 用発明においては，光電子部品の電気的コンタクトがある面は，放射側と反対側で あると主張する。 しかし，図９(a) （別紙のとおり）は，引用発明により製造された光電子部品（Ｌ ＥＤチップ）を，電気的なコンタクト（接続電極であるバンプ１８，２０）のある 面（バンプ１８，２０上に接続用ボール３２が固着されている。）を回路基板側に向 けて実装した場合の，いわゆるフリップチップ実装（フェイスダウン実装）を示し た図である。確かに，フリップチップ実装をした場合には，電気的なコンタクトの ある面からも光は放射されるものの，回路基板に遮られるため，放射光の主な放射 面（光の取出し口）は，電気的なコンタクトのある面（電極と接した面側）とは反 24 対側の面となるが，ＬＥＤチップの実装形態としては，このような「フリップチッ プ実装」のほかに，電気的なコンタクト面を上にして，放射光の主な放射面（取出 し口）が電気的なコンタクトのある面となる実装形態（フェイスアップ実装）も， 当業者にとって周知の実装形態である（甲１６，弁論の全趣旨）。そして，引用発明 により製造される「光電子部品」の実装形態を，フリップチップ実装に限定するこ とを示唆する記載は刊行物１にはなく，かえって，引用発明により製造されたＬＥ Ｄチップは，すべての面から放射するという構造を有しており，フェイスアップ実 装にもフリップチップ実装にも適用できるものであるから，刊行物１に開示されて いる実施例を根拠として，引用発明によって製造される光電子部品がフリップチッ プ実装のみを想定して製造されるものと解することはできず，電気的なコンタクト の存する面が放射光の放射される面とはならないということはできない。したがっ て，原告の主張を採用することはできない。 (ｳ) なお，原告は，刊行物１の【００３４】記載のように放射側から半分も研磨 （裏面研磨工程）して消失させた半導体基板は，正常に光を放射できないから，同 記載は公知技術としての資格を有さないとも主張するが，引用発明のＬＥＤチップ には例えばサファイア基板が使われているところ（刊行物１の【００１２】 【００１ ３】，特開２０００−６８５５６号公報（乙３）によれば，サファイア基板を研削 ） により半分以下の厚みにしても光の放射に支障はないと認められるから，原告の主 張は理由がない。 (ｴ) 以上によれば，引用発明の溝も，本願補正発明と同じく，放射光の放射され る面に形成されるものであり，引用発明によっても，本願補正発明と同じく，溝に 塗布された透明樹脂によって，チップの縁部でも変換光が放射されるという効果を 得られるから，原告の主張は採用することができない。 (2) 取消事由１の２（電気的なコンタクトの位置の相違）について 原告は，刊行物１の図９(a)，図４〜６に基づいて，引用発明の電気的なコンタク トは放射光の放射側と反対側に存在するから，本願補正発明と引用発明の電気的な 25 コンタクトの位置は相違する旨主張する。 しかし，前記(1)イ(ｲ)説示のとおり，刊行物１の図９(a)は，引用発明により製造 されたＬＥＤチップをフリップチップ実装した場合の実施例にすぎないところ，引 用発明により製造されたＬＥＤチップの実装方法はフリップチップ実装に限定され ておらず，フェイスアップ実装も含まれ，引用発明により製造された光電子部品は， その構成上，電気的なコンタクトが存在する面を含むすべての面から光が放射され る（フェイスアップ実装された場合には，電気的なコンタクトが存在する面側が主 たる放射光の放射面となる。）のであり，電気的なコンタクトが存する面は，本願補 正発明と同じく，放射光が放射される面であるから，原告の主張は理由がない。 (3) 取消事由１の３（塗布（コーティング）工程と研磨工程の順番の相違）につ いて 原告は，引用発明の第１塗布工程は，放射光の放射面とは反対側の面に対する透 明樹脂の塗布であり，研磨工程も同じく光の放射面とは反対側の面に対する研磨で あるから，引用発明と本願補正発明の塗布工程と研磨工程の順番は相違すると主張 する。 しかし，前記(1)イ(ｲ)説示のとおり，引用発明において，第１塗布工程において 透明樹脂が塗布される面及び研磨工程において研磨される面である電気的コンタク トを有する「半導体基板表面」は，放射光が放射される面（フェイスアップ実装さ れた場合には，主たる放射光の放射面）であるから，原告の主張は理由がない。 ３ 取消事由２(本願補正発明との相違点についての容易想到性の判断の誤り)に ついて (1) 本願補正発明と引用発明との相違点は，審決の認定（前記第２の５(3)）の とおりである。すなわち，両発明は，いずれも電気的なコンタクトを有し，かつ， 放射光を放射する面に塗布したルミネセンス変換材料を，同じ工程段階（溝形成工 程及び当該面への塗布工程後で，個別化工程前）で研磨するという点で一致するも のであるが，本願補正発明は研磨によって，電気的なコンタクトの露出により外部 26 回路との電気的な接触能力を保証するということだけではなく，併せて発光ダイオ ード光源の色位置を調整するという目的を有し（前記１(1)），これを構成要件の一 部としているのに対し，引用発明は，外部回路との電気的な接続の確保のために電 気的なコンタクト（接続電極）を露出させるという目的のみで研磨しているという 点で相違する。 (2) しかし，一方，刊行物２（甲１５）には，フリップチップ型の発光素子の周 りを蛍光物質を含む樹脂パッケージ等で封止し，発光素子からの青色発光を蛍光物 質によって波長変換して白色発光が可能となる半導体装置を製造する場合，発光素 子の周囲全体を包み込む金型をセットし，この金型に樹脂を注入して樹脂パッケー ジを形成するという製造方法によると（【０００５】【０００８】，発光素子の主光 ， ） 取出し面を被膜する樹脂の厚さはある程度一様化できるものの，表面に凹凸ができ たりして一様な平坦度が得られず，蛍光物資を含む樹脂の厚さは波長変換率に大き く影響するので，純粋な白色発光の製品の製造に支障がでるという問題があるため （ 【００１０】， 【００２８】， ） ｐ側及びｎ側の両電極を発光素子の基板の導通基板側 に搭載し，その反対側である基板の上を向いた側（主光取出し面）を含む発光素子 の周りを波長変換用の蛍光物質を含有する樹脂材料によって塗布又は金型によって 被膜した上，樹脂材料の上面を前記基板の主光取出し面と平行となるように研磨し， 樹脂材料を所望の色度となる厚さにする（【００３０】【００３１】 ， ）という製造方 法を採用することにより，主光取出し面上の波長変換層（樹脂層）の厚さを均一化 できるので，主光取出し面からの色度のむらのない発光が得られ，また，波長変換 層（樹脂層）の厚さを所望の色度座標の値に対応した厚さによって調整するので， 層厚を任意に設定でき，色度も自在に調節できるという技術が開示されている 【０ （ ０３４】）ことが認められる。 (3) 前記認定事実によれば，刊行物２の技術は，引用発明と同じ，発光素子の周 りを波長変換用の蛍光物質を含有する樹脂材料によって被膜するという白色光の発 光ダイオード光源の製造方法に関するものであり，引用発明と同じく，透明樹脂の 27 塗布工程の次に存する，ルミネセンス変換材料（透明樹脂）の厚みを研磨により調 整するという工程に関するものであるから，引用発明と全く同一の技術分野ないし 対象物に関するものである。また，刊行物２の技術は，樹脂層の研磨調整により， 所望の色度に調節できるという機能を有するものであるところ，引用発明も，光電 子部品というものの性質上，発せられる光を任意の色調とすることが前提として必 要とされている（刊行物１の【００２２】。 ） そうすると，刊行物２の記載に接した当業者であれば，引用発明における光の放 射面側に塗布された透明樹脂を研磨して接続電極を露出させる工程である「研磨工 程」が，接続電極を露出させることに加えて，透明樹脂の層の厚さを調整して，所 望の色度を得る手段にもなり得ることを理解するといえ，同一の技術分野及び製造 工程を有する引用発明においても，製造する光電子部品を任意の色調とするために， 「研磨工程」を行う際の研磨量を調整して色度の調整を行うことは，当業者であれ ば容易になし得ることであるといえる。また，刊行物２記載の技術は，フリップチ ップ実装用の光電子部品について，その電気的コンタクト（接続電極）の存しない 面（放射光が主に放射される側の面）を研磨するものであるが，このことが，引用 発明の半導体基板表面（放射光の放射される面）に刊行物２記載の技術を適用する ことについての阻害要因になるとも認められない（原告からもその旨の具体的な主 張はない。。 ） 以上によれば，引用発明に，刊行物２記載の技術を組み合わせることにより，引 用発明と本願補正発明の相違点の構成を想到することは容易であると認められるか ら，この点に関する審決の結論に誤りがあるとは認められない。 (4) 原告の主張について ア 原告は，引用発明の第１塗布工程は，放射側とは反対側の面に対するもので あり，研磨工程も同じく光の放射面とは反対側の面に対するものであるから， 放射 面側の樹脂材料についての研磨である刊行物２の技術を適用するとの判断は誤りで あると主張する。しかし，引用発明の第１塗布工程及び研磨工程が放射光の放射さ 28 れる面に対するものであることは前記１のとおりであるから，原告の主張を採用す ることはできない。 イ 原告は，仮に刊行物１の半導体基板１０が全方向に発光するものだとしても， 接続電極の露出のための研磨の際に，外部に出射されることもない，接続電極側の 変換光を形成する透明樹脂の色調整の研磨を行っても，主たる変換光を形成する透 明樹脂３０の色調整が行わなければ光電子部品の変換光の色調整が実現できないか ら，本願補正発明の主たる変換光の色調整の動機付けとなることはないと主張する。 しかし，原告の主張は，引用発明によって製造された光電子部品（ＬＥＤチップ） がフリップチップ実装されることを前提とするものであるところ，前記(1)イ(ｲ)説 示のとおり，引用発明はフリップチップ実装のみのための光電子部品を製造するも のではないから，原告の主張は前提を欠き，採用をすることができない。 ウ 原告は，引用発明と刊行物２の技術の研磨面が同じであるとしても，両者の 研磨目的は異なっているから，絶縁性の透明樹脂を除去するための研磨を，色調整 のために厚さを調整する研磨に置き換えることは当業者によって容易ではないし， 両方の研磨の組み合わせを思いつくこともなく，審決は誤っている旨主張する。 しかし，研磨目的が異なっていても，刊行物２の色調整のための研磨は，電気的 コンタクトの露出のための研磨と技術的に相反するものではなく（電気的コンタク トの露出のための研磨は，露出のための必要最小限度の研磨さえすれば良く，その 後の色調整のための研磨の程度によってその効果が左右されるものではない。 ，当 ） 業者は，一方の目的での研磨をするために，他方の目的での研磨と置き換えなけれ ばならないものではないし，両方の研磨の目的を組み合わせることが当業者にとっ て容易に想到されることは前記(3)のとおりであるから，原告の主張は採用すること ができない。 エ 原告は，刊行物２には，ルミネセンス変換材料の薄層化までは開示されてお らず，層圧が均一であり，発光色の色調整が不要であれば薄層化の必要性もないと 主張する。 29 しかし，そもそも本願補正発明の特許請求の範囲自体， 「色位置を，前記ルミネセ ンス変換材料からなる層の薄層化によって・・・層の厚さを介して調節し」とする のみで，色位置の調節と無関係にルミネセンス変換材料からなる層を必ず薄層化す ることが本願補正発明の構成要件に含まれるとは解されない。また，この点を措く としても，引用発明自体が， 「厚みの薄い」光電子部品を製造することを課題とする ものであるから，引用発明において，透明樹脂２８を研磨する際に，その厚みを薄 くする目的で研磨することも，当業者が容易に想到しえたものと認められる。した がって，原告の主張を採用をすることはできない。 ４ 取消事由３（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について 原告は，本件補正却下が正当であったとしても，本願発明についての審決の認定 にも前記取消事由１の１ないし３の誤りが存在すると主張する。 しかし，前記取消事由１の１ないし３がいずれも理由がないことは前記説示のと おりであるから（なお，本願発明には，そもそも研磨工程が存在しないのであるか ら（前記第２の２），塗布工程と研磨工程の順番の相違をいう取消事由１の３は，本 願発明については当たらないことが明らかである。，本願発明についての原告の主 ） 張も理由がない。 ５ 取消事由４（手続違背）について 原告は，１回目と２回目の拒絶理由通知の主引用発明が異なるのに，被告が，２ 回目の拒絶理由通知においては，請求項の補正に制限が課せられる最後の拒絶理由 を通知し，原告に，審決までに特許請求の範囲の補正に制限のない反論の機会を十 分に与えなかったことは，違法な手続であると主張する。 しかし，特許請求の範囲の補正に制限が課せられることをもって，原告に拒絶理 由通知に対する反論の機会が十分に与えられなかったということはできないし，現 に原告は，最後の拒絶理由通知後及び審判請求後にも意見書等（甲７，１３）を提 出しているから，反論の機会を与えられなかったとの原告の主張には理由がない。 仮に原告の主張が，請求項の補正に制限が課されたこと（最後の拒絶理由通知を 30 されたこと）自体を違法な手続であるというものであるとしても，本件における最 後の拒絶理由通知が違法であるとは認められない。すなわち，平成１８年法律第５ ５号による改正前の特許法17条の2第4項は，拒絶理由通知を受けた後更に拒絶 「 理由通知を受けた場合」 （同条第１項３号） 「拒絶査定不服審判を請求する場合」 及び （同項第４号）にする特許請求の範囲の補正については，その範囲を制限し，一定 の事項を目的とするもののみを許容することとしているところ，その趣旨は，拒絶 理由通知の度に特許請求の範囲の拡張，変更等を伴う補正が自由にされると，審査 対象が変更され，その度に新たな審査を行わざるを得なくなり，出願間の取扱いの 公平性及び迅速な権利付与の観点から弊害が生じるため，一定の時期以降は，既に 行われた審査結果を有効に活用することが可能な範囲内での補正のみを許容するこ ととしたものである。そのような趣旨からすれば，特許法17条の2第1項3号の 「更に拒絶理由通知を受けた場合」とは，最初の拒絶理由通知後，これを受けて出 願人がした応答時の補正によって更に通知することが必要となった拒絶理由のみを 内容とする拒絶理由通知を受けた場合をいうと解すべきである。 この点，本件の経緯をみると，原告は，平成２３年３月３日付けの拒絶理由通知 において，特許法36条6項2号〔明確性要件〕のほか，請求項１，２，８ないし １３については，特開２００２−２６１３２５号公報（甲１６）を引用例として， 同法29条1項3号〔新規性〕及び同法29条2項〔容易想到〕の規定により特許 を受けることができないとの拒絶理由を通知されたため（甲３） 同年９月５日付け ， で特許請求の範囲についての手続補正をしたところ（甲５），同年１１月１０日，補 正後の請求項１，２，５，６，１０，１１に係る発明について，これらは，刊行物 １に記載された発明と相違しないから，特許法29条1項3号〔新規性〕及び同法 29条2項〔容易想到〕の規定により特許を受けることができないし，先願明細書 に記載された発明とも相違しないから，特許法29条の2の規定により特許を受け ることができないこと等を理由とする拒絶理由通知（最後）を受けた（甲６）もの である。 31 そうすると，平成２３年１１月１０日付けの請求項１等についての拒絶理由は， 同年３月３日付けの拒絶理由とは異なる引用文献によるものであるが，その内容は， 同日付けで通知された拒絶理由に対応して原告が補正をしたため，補正後の請求項 について，更に通知することが必要となった拒絶理由のみを述べるものであるから， 最初の拒絶理由通知を受けたことによってした補正によって更に通知することが必 要となった拒絶理由のみを通知するものである。したがって，被告が，平成２３年 １１月１０日付けの拒絶理由通知を，特許法17条の2第1項3号の最後の拒絶理 由通知に当たるとしたことは違法な手続とはいえないし，最後の拒絶理由通知を受 けた後であっても，補正の範囲が制限されるのみで，補正自体ができなくなるわけ ではないことからすれば（拒絶査定不服審判を請求する場合には，審判請求時にも 可能である。，そのような規定を適用することが手続上の正義に反するともいえな ） い。 したがって，原告の主張を採用することはできず，審決を取り消すべき違法な手 続があったとは認められない。 ６ 結論 以上のとおり，原告の主張する取消事由は，いずれも理由がなく，審決を取り 消すべき違法があるとは認められない。よって，原告の請求を棄却することとし て，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第１部 裁判長裁判官 設 樂 一 32 裁判官 大 寄 麻 代 裁判官 大須賀 滋 は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 設 樂 一 33 （別紙） 刊行物１の図４ 刊行物１の図５ 34 刊行物１の図７ 刊行物１の図９ 35 |