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| 事件 |
平成
25年
(行ケ)
10228号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2014/05/29 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２６年５月２９日判決言渡 平成２５年（行ケ）第１０２２８号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２６年５月１３日 判 決 原 告 株式会社ティオテクノ 原 告 株式会社ブリヂストン 上記２名訴訟代理人弁護士 廣 田 逸 平 上記２名訴訟代理人弁理士 廣 田 雅 紀 同 小 澤 誠 次 同 東 海 裕 作 同 園 元 修 一 被 告 株式会社鯤コーポレーション 訴訟代理人弁護士 笠 原 基 広 同 中 村 京 子 同 竹 中 大 樹 訴訟代理人弁理士 木 村 満 同 沢 田 雅 男 同 石 堂 毅 彦 主 文 １ 特許庁が無効２０１１−８００２６６号事件について平成２５年７月３日に した審決を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求 主文第１項と同旨。 第２ 事案の概要（認定の根拠を掲げない事実は争いがないか弁論の全趣旨により 容易に認定できる事実である。以下，掲記の証拠のうち枝番のあるものは枝番 を含む。） １ 特許庁における手続の経緯等 原告らは，平成８年３月２９日に出願され，平成１７年６月２４日に設定 登録された，発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第３６９０８６ ４号（以下，「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」と いう。設定登録時の請求項の数は１２である（甲１４））の特許権者である。 。 なお，本件特許の特許公報においては，本件特許に係る発明の発明者の名， 住所又は居所として， 「Ａ （所在地） 株式会社タオ内」及び「Ｂ （所在 地）株式会社田中転写内」 （計２名）とされていた（甲１４） （以下，Ａを「Ａ」 と，株式会社タオを「タオ」と，Ｂを「Ｂ」と，株式会社田中転写を「田中 転写」という。。 ） 本件特許につき，平成１８年９月１１日，無効審判請求（無効２００６−８ ０１８１号事件）がなされた。特許庁は，平成１９年９月１３日， 「特許第３６ ９０８６４号の請求項１乃至５に係る発明についての特許を無効とする。特許 第３６９０８６４号の請求項６乃至１２に係る発明の特許についての審判請求 は成り立たない。」との審決をした。これに対し，本件特許の請求項１ないし５ に係る発明についての特許を無効とした部分につき取消訴訟が提起された（平 成１９年（行ケ）第１０３６７号）。知的財産高等裁判所は，平成２０年１０月 １６日，特許庁が無効２００６−８０１８１号事件について平成１９年９月１ 「 ３日にした審決中，特許第３６９０８６４号の請求項２ないし５に係る発明に ついての特許を無効とした部分を取り消す。」との判決を言い渡し，同判決は， 平成２０年１０月３０日の経過をもって確定した。なお，上記審決中，本件特 許の請求項６ないし１２に係る発明の特許に関する部分は，取消訴訟が提起さ れることなく出訴期間（平成１９年１０月２６日）が経過したことにより確定 した。 その後，原告らは，本件特許の請求項４及び５に係る発明の特許請求の範囲 につき，平成２１年４月８日付けで訂正請求をした（以下「本件訂正」という。。 ） 被告は，平成２３年１２月２６日，特許庁に対し，本件特許の請求項２な いし１２に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求 （無効２０１１−８００２６６号事件）をした。特許庁は，平成２５年７月３ 日， 「特許第３６９０８６４号の請求項２ないし１２に係る発明についての特 許を無効とする。」との審決をし，その謄本を，同月１１日，原告らに送達し た。 ２ 特許請求の範囲 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載は次のとおりである（甲１５の ２。以下，本件特許の各請求項に係る発明を総称して「本件訂正発明」という。 また，本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。。 ） A 請求項２ 「基体上に，光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層を設け， 該第一層の上に，光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用 いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。」 B 請求項３ 「基体上に，アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した光触機能 を有さない第一層を設け，該第一層の上に，光触媒とアモルファス型過酸化 チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光 触媒体の製造法。」 C 請求項４ 「光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって，光触媒を 酸化チタン粒子又は酸化チタン粉末を用いて調製し，該光触媒とアモルファ ス型過酸化チタンゾルとを混合し，コーティングした後，常温で乾燥させ， 固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。（以下「本件訂正発明 」 ４」という。） D 請求項５ 「光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって，光触媒を 酸化チタンゾルを用いて調製し，該光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾ ルとを混合し，コーティングした後，常温で乾燥させ，固化させて得たこと を特徴とする光触媒体の製造法。（以下「本件訂正発明５」という。 」 ） E 請求項６ 「酸化チタンゾル濃度が２．７０〜２．９０％，アモルファス型過酸化チ タンゾル濃度が１．４０〜１．６０％のとき，酸化チタンゾルとアモルファ ス型過酸化チタンゾルとの合量に対し，酸化チタンゾルを３０重量％以下の 割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項５記載の光触媒体 の製造法。 （以下「本件訂正発明６」という。 」 ） F 請求項７ 「酸化チタンゾル濃度が２．７０〜２．９０％，アモルファス型過酸化チ タンゾル濃度が１．４０〜１．６０％のとき，酸化チタンゾルとアモルファ ス型過酸化チタンゾルとの合量に対し，酸化チタンゾルを２０〜８０重量％ の割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項５記載の光触媒 体の製造法。（以下「本件訂正発明７」という。 」 ） G 請求項８ 「酸化チタンゾル濃度が２．７０〜２．９０％，アモルファス型過酸化チ タンゾル濃度が１．４０〜１．６０％のとき，酸化チタンゾルとアモルファ ス型過酸化チタンゾルとの合量に対し，酸化チタンゾルを７０重量％以上の 割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項５記載の光触媒体 の製造法。（以下「本件訂正発明８」という。 」 ） H 請求項９ 「酸化チタンゾルが，アモルファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の 加熱処理により得られるものであることを特徴とする請求項５〜８のいずれ か記載の光触媒体の製造法。（以下「本件訂正発明９」という。 」 ） I 請求項１０ 「基体表面及び／又は第一層に，ナトリウムイオンを存在させることを特 徴とする請求項１〜９のいずれか記載の光触媒体の製造法。」 J 請求項１１ 「光触媒粒子と共に，自発型紫外線放射材又は蓄光型紫外線放射材の素材 からなる粒子，あるいはこれらの放射材を混入した粒子を用いることを特徴 とする請求項１〜１０のいずれか記載の光触媒体の製造法。」 K 請求項１２ 「自発型紫外線放射材又は蓄光型紫外線放射材が，使用する光触媒の励起 波長の発光波長又は蓄光波長を有することを特徴とする請求項１１記載の光 触媒体の製造法。」 ３ 審決の理由 審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，本件特許は特 許法38条の規定に違反してなされたものであり，同法123条1項2号に該 当する，というものである。 第３ 原告ら主張の取消事由(共同出願要件違反に関する認定判断の誤り) １ 本件文書を認定判断に用いたことについて 審決は，佐賀県窯業技術センター（以下「センター」という。）と田中転写の 間の「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」 （甲１（審判時甲８） 以下， 。 本件訴訟において甲第１号証として提出されたものを「本件確認書」という。） 及びセンター所長作成とされる田中転写宛ての「技術指導の承諾について（通 知）（甲２（審判時甲９） 」 。以下，本件訴訟において甲第２号証として提出され たものを「本件通知書」という。また，本件確認書と併せて「本件文書」とい う。）は，「無効審判請求当初より文書送付嘱託申出のあった書証で，当庁の文 書送付嘱託に対して公平性の観点で佐賀県から送付されなかったが，請求人の 佐賀県情報公開条例に基づく公文書開示請求により公開があり，平成２５年１ 月１７日付け上申書に添付されて写しが提出されたもので， ・・・，特許法第１ 31条の2の請求理由の変更に該当しないので，それらの成立を認める。 と認 」 定判断している。 しかし，センターの特別研究員であり，本件通知書に「技術指導担当者」と して記載されているＣ（以下「Ｃ」という。）の証言によれば，本件文書は，一 方の当事者である田中転写が提示し，その書類の処理の一部に，Ｃが携わって 作成された本庁決定前の作成段階のものであり，正式に作成された書類自体は， Ｃも確認していないというものであるから，本件文書は「文書送付嘱託申出の あった書証で，請求人の佐賀県情報公開条例に基づく公文書開示請求により公 開があり，写しが提出されたもの」ではない。しかも，本件確認書の技術指導 会社及び技術指導の内容は，後から手書きで追加されており，本件通知書は， センター所長の認印もないなど公文書にあるまじき点が多く，到底正式な公文 書とはいえない。したがって，本件文書は，いずれも，真正に成立した書証で はない。また，本件文書は，センターと田中転写が結んだとされる「技術指導 関連発明の取扱いに関する確認書」 及び， ， センターが田中転写に対して通知し たとされる「技術指導の承諾について（通知）」の正式な書類の写しではなく， また，権威ある者が上記「確認書」及び「通知」の内容について証明したもの でもないから，本件文書が上記「確認書」等の存在を確認し得る証拠となり得 るものではない。 そうすると，本件文書に基づいて認定判断をした審決は誤っている。 ２ 共同出願要件違反に関する審決の認定判断について A 審決は，本件特許に係る発明の完成にはＣの技術指導に関与があったこと が認められ，Ｃの技術指導とは無関係に本件特許に係る発明がなされたもの ということはできず，本件訂正発明は本件確認書第1条の「技術指導関連発 明」であるとし，さらに，本件確認書第2条の「当該発明を独自に行ったこ とについて事前に知事の同意を得るものとする。 との規定によれば， 」 原告ら は，本件特許は，技術指導関連発明でありセンターとは無関係に独自に発明 を行ったと主張する以上，第2条の規定により事前に知事の同意を得なけれ ばならないことになるのに，原告らは，知事の同意が得られたことについて は証明してこなかったとし，佐賀県が本件訂正発明について特許を受ける権 利を有し，少なくとも本件特許の出願人である旨認定判断している。 しかし，以下のとおり，審決の上記認定判断は誤りであり，この誤りは審 決の結論に影響を及ぼすものである。 B 本件確認書の「技術指導関連発明」も発明である以上， 「技術指導関連発明」 に必要であるべき「技術指導」とは，課題を解決するための着想及びその具 体化の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような技 術指導をいうものと解するべきである。 本件訂正発明は，光触媒と公知のアモルファス型過酸化チタンゾルとを混 合し，これを基体上に塗布し，乾燥することを基本的構成要件とし，該構成 要件により，アモルファス型過酸化チタンゾルがバインダーとなって，光触 媒をあらゆる基体上にその光触媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ， 長期間にわたって担持させることをその奏する効果とするものである。これ に対し，Ｃによる田中転写に対する技術指導の内容は，本件訂正発明のコー ティング材料の一つとして用いられる，既に公知であった「アモルファス型 過酸化チタンゾル」 （ペルオキソチタン酸水溶液：ＰＴＡ溶液）についての技 術，及び，本件訂正発明のコーティング材料とは相違する「アモルファス型 過酸化チタンゾルを加熱，結晶化させたアナターゼ型酸化チタンゾル（ＰＡ ゾル） についての技術であって， 」 本件訂正発明の技術について指導を行った ものではない。審決が，本件特許に係る発明の完成にはＣの技術指導の関与 があったと認定する根拠として認定する事情も，事情自体に根拠がないか， 上記認定の根拠とならないものにすぎない。 なお，本件訂正発明９についても，光触媒及びアモルファス型過酸化チタ ンゾル自体はいずれも本件特許出願時に公知である。また，アモルファス型 過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により得られる酸化チタンゾル についても，これがＣの発明であるとしても，Ｃは平成７年１０月６日に開 催された研究発表会でこれを発表しているので，本件特許の出願時には公知 となっていた。したがって，本件訂正発明９の「酸化チタンゾルが，アモル ファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により得られる」との 発明特定事項は，新規な発明の構成要素となるものではなく，Ｃがこれを指 導していたとしても，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するものでは ない。 そうすると，Ｃの技術指導は，課題を解決するための着想及びその具体化 の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するようなもので はなく，本件確認書第1条の「技術指導」には該当しない。したがって，本 件訂正発明は， 「技術指導関連発明」には該当せず，本件訂正発明が本件確認 書第1条に基づいて佐賀県知事に帰属することもない。 実際に，佐賀県も，本件訂正発明について特許を受ける権利の帰属につき， 本件特許の出願人に請求した事実はない。 なお，審決の指摘する本件確認書第2条の「知事の同意」については，本 件訂正発明が「技術指導関連発明」ではない以上，これを得る必要はない。 しかも，単独出願に関する本件確認書第2条の規定から，本件訂正発明が共 有に係ることが認定できるものでもない。 C 本件確認書第2条の規定は，佐賀県が，本件確認書における「乙」 （判決注・ 被指導企業を指す。の職員が独自に行った発明か否かの確認又は報告を ） 「乙」 に求めるものであって， 「乙」の職員が独自に行った技術指導関連発明までも 佐賀県に帰属させることを規定しているわけではない。すなわち， 「乙」の職 員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を， 「乙」が事前に知事の 同意を得ずに行ったとしても，佐賀県が当該発明にについて特許を受ける権 利を当然に取得するものではない。したがって，本件確認書は， 「知事の同意 の有無」によって，佐賀県が特許を受ける権利を発明者から取得するか否か を定めたものではなく，手続の安定のために出願に際しての報告又は確認義 務を課したものにすぎない。 したがって，本件訂正発明が「技術指導関連発明」ではないという点をお くとしても，佐賀県知事の事前の同意がないことから，佐賀県が，本件訂正 発明について特許を受ける権利を有するとした審決には論理的根拠はない。 また，知事の同意を受けていないことと，佐賀県が，本件訂正発明について 特許を受ける権利を有し，本件特許の出願人であるということは，論理とし てもつながらない。 D 仮に本件訂正発明が本件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとして も，前記B記載のとおり，Ｃは本件訂正発明の発明者ではないので，本件訂 正発明について特許を受ける権利の承継がされなければならない。そして， その承継は，その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することがで きず（特許法34条1項），また，特許出願後における特許を受ける権利の承 継は，その旨を特許庁長官に届け出なければならない（同条４項）。また，本 件訂正発明は，タオのＡと田中転写のＢの共同発明であるので，本件訂正発 明について特許を受ける権利は，その両者に原始的に帰属し，両者の共有と なる。そして，この権利がタオ及び田中転写に帰属する結果，タオ及び田中 転写が権利を共有することになる。仮に，本件確認書に従って特許を受ける 権利を佐賀県に帰属させようとすれば，その移転手続が必要となる。この場 合，田中転写と佐賀県との間において出願前に権利を移転させようと考えた としても，共有者かつ第三者であるタオの同意を得なければ，その持分を譲 渡することができない（特許法33条3項）。また，特許出願後にも，特許庁 長官に届け出なければその効力を生じない（特許法34条4項）。しかし，佐 賀県は，いずれの手続も執っていない。 第４ 被告の反論 以下のとおり，共同出願要件違反に関する審決の判断に誤りはない。 １ 本件文書を認定判断に用いたことについて 被告は，佐賀県に対する公文書開示請求により本件文書を入手した。そして， 本件確認書（甲１）は公務員によって職務上作成された部分を含むものであり， 本件通知書（甲２）は公務員によって職務上作成されたものであるから，これ らについては公文書として成立の真正が推定される。 また，Ｃの証言によれば，本件文書は，平成８年２月頃，Ｃを含むセンター 職員が職務上作成し，田中転写に手交したものが，被告の開示請求によって開 示されたことが明らかである。そして，本件確認書については，センター所長 の公印が押印されており，田中転写の代表者印が捺印されていないにせよ，同 社のいわゆる社判は捺印されているのであるから，両者の意思に基づいて作成 したものであることが文書上に客観的に表示されている。さらに本件通知書に ついては，センター所長の署名があり，これがセンター職員によって職務上作 成されたものであることは明らかである。 以上によれば，本件文書は真正に成立している。 ２ 共同出願要件違反に関する審決の認定判断について A @佐賀県内の工業系試験研究機関の技術移転方針，Aセンターによる技術 指導によって被指導企業が独占権を取得するような発明を行うことは基本的 には予定されていないこと，B本件確認書第2条の規定は，他から知得した 技術に基づいて発明をなす場合には，これが単独の発明であるか否かの峻別 は困難であり，また，真正な発明者ではない者が特許出願をした場合には無 効理由となり得るから，被指導企業による特許出願を許しては，県の資産た る特許を受ける権利や特許権を毀損する可能性がある上に，一部の企業に独 占的権利を取得させるとかえって技術指導が産業の振興を阻害することにな り，技術指導の目的にも反することから，技術指導の内容に文字どおり何ら かの関連のある発明であれば，事前に知事の同意を得て，単独発明であるこ とが確認されてからでないと，単独で出願をすることができないものとする 趣旨であると解されること等に照らすと，本件確認書第1条の「技術指導関 連発明」は，原告らの主張するように課題を解決するための着想及びその具 体化の過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するような技術 指導が行われることまでは要せず，文言どおり，技術指導の内容に関連して いる発明であれば，これに該当するものと解するべきである。 そして，Ｃは，Ｂに対し，少なくとも本件訂正発明に関連する技術を指導 していた。 B 原告の主張する本件訂正発明の要旨及び効果をＣによる技術指導の内容と 対比すると，@光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを混合したものは， ＰＡゾルにおいてアナターゼ型の酸化チタンの結晶がＰＴＡ溶液に分散して いるものと，Aこれを基体上に塗布することは，ＰＴＡ溶液及びＰＡゾルの コーティング方法と，Bこれを乾燥することは，常温から高い温度のいろい ろな温度でＰＴＡ溶液及びＰＡゾルのコーティングを乾燥させることとそれ ぞれ同一である。なお，本件訂正発明のＰＴＡ溶液の調整方法は，技術指導 当時の研究内容に基づくＣらの論文（甲２１）に記載されたものと同一であ る。そうすると，本件訂正発明とＣの技術指導内容との相違点は，本件訂正 発明が光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合してコーティング に用いるのに対し，Ｃの技術指導内容ではＰＡゾルとしての混合物をコーテ ィングする点のみである。 また，原告の主張する本件訂正発明の効果も，主にアモルファス型過酸化 チタンゾルを光触媒のバインダーとして用いることによるものであり，ＰＴ Ａ溶液（アモルファス型過酸化チタンゾル）を本用途に選択したことが，本 件訂正発明の効果を奏する上で重要であったこととなる。そして，本件特許 の出願日（平成８年３月２９日）からわずか１か月半後である平成８年５月 １３日に受領されたＣの論文（甲２２）には，ＰＴＡ溶液及びＰＡゾル塗膜 が光触媒に使用可能であり，基材への密着性も高い旨言及されていることか ら，これらの事項も技術指導の内容になっていたことは明らかである。また， ＰＴＡ溶液を塗布して加熱した塗膜は，アナターゼ化した光触媒成分が，い まだアモルファスのままであるＰＴＡバインダーによって担持されている構 造といえ，ＰＴＡ溶液をこの用途に使うことを教示した技術指導の寄与は大 きい。 以上によれば，本件訂正発明の構成はそのほとんどがＣの技術指導によっ て知得されたものであるといえ，またその効果についても，技術指導の当時， Ｃらの研究内容となっていたのだから，これも技術指導によって知得された ことが強く推認される。 よって，Ｃは，本件訂正発明について，課題を解決するための着想及びそ の具体化の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与するよう な内容の技術指導をしていたといえる。 なお，本件訂正発明５につき，上記事実に加え，その発明特定事項である 酸化チタンゾルの製造プロセスはＣらの技術指導により知得したものである ことに照らすと，Ｃは本件訂正発明５の共同発明者である。また，本件特許 の出願人が，本件特許の審査の過程で，本件訂正発明４及び５の「光触媒と アモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」とＰＡゾルとが同一であるこ とを認めていたのであるから，ＰＡゾルについて指導をしていたＣが上記各 発明について共同発明者であるといえる。さらに，本件訂正発明９の「酸化 チタンゾルが，アモルファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理 により得られる」との発明特定事項は，Ｃによる技術指導の内容となってい たのであるから，Ｃは同発明の共同発明者である。 したがって，仮に「技術指導関連発明」の意義を原告の主張のとおりのも のと解するとしても，Ｃらによってなされた技術指導は，本件訂正発明の課 題を解決するための着想及びその具体化の過程において，発明の特徴的部分 の完成に創作的に寄与するような技術指導であるといえるので，本件訂正発 明は「技術指導関連発明」である。 C そして，本件確認書は，原則的には佐賀県職員のなした技術指導に関連す る発明については，佐賀県に帰属させる旨を規定している。そして，その例 外として，被指導者が単独でなした発明については，単独出願が可能として いるが，その要件として事前の知事の同意を必要としており，これが事後的 な確認ないし報告でよいとすることはできないし，本件確認書の趣旨からも， そのように解することはできない。そうすると，事前の知事の同意がない限 りは，「技術指導関連発明」については本件確認書第1条の規定が適用され， 特許を受ける権利等は佐賀県知事に帰属する。 D 特許法34条1項の「第三者」には，被承継人は含まれないと解されるか ら，被承継人である田中転写は「第三者」に該当せず，対抗要件の問題とは ならない。 さらに，本件訂正発明について特許を受ける権利は，出願後に現在の特許 権者に承継されている。しかし，特許を受ける権利の共有持分の譲渡は，他 の共有者の同意が必要であり（特許法33条3項） かかる同意は譲渡の効力 ， 発生要件である。よって，田中転写から現在の特許権者等への承継は，特許 を受ける権利の共有者たる佐賀県の同意がなく無効であるから，これらの承 継人も「第三者」と解釈される余地はない。 また，タオ及び田中転写は，平成９年３月１２日，本件特許出願に優先権 を主張し，ＰＣＴ／ＪＰ９７／００７６７を出願している（甲３。以下「本 件ＰＣＴ出願」という。。そして，タオ及び田中転写は，同年８月８日，本 ） 件ＰＣＴ出願にＣの発明を加え，Ｃを共同発明者とする補正をしているので あるから，遅くとも同日には本件訂正発明について共同発明者であることを 認めているといえる。本件訂正発明の審査過程において特許庁に提出された 平成１３年１０月１９日付手続補正書（乙１９）に添付されている譲渡証書 と持分譲渡による共有者の同意書の記載に照らしても，遅くとも平成１３年 １０月１９日には，タオインターナショナル株式会社（タオを吸収合併した 会社である。）は佐賀県に共有持分が承継されたことは認めていた。 以上によれば，田中転写が，本件確認書の規定に従い，本件訂正発明につ いて特許を受ける権利の共有持分を佐賀県に承継させることについては，当 初よりタオの同意があったのであり，佐賀県への承継は有効である。また， 仮にそうでなくとも，遅くとも本件ＰＣＴ出願にＣを共同発明者として加え た平成９年８月８日には，そのような同意がされていた。 承継時に同意がなされたことによって，当初より佐賀県への特許を受ける 権利の共有持分譲渡は有効となるのは当然である。また，事後であっても同 意がなされたことによって，佐賀県への共有持分譲渡は承継契約時にさかの ぼって有効となったというべきである。 さらに，本件は，田中転写が，本来なら佐賀県知事に帰属するはずの特許 を受ける権利の共有持分について，自身が勝手に特許出願してしまったもの である。タオは，遅くとも本件ＰＣＴ出願にＣが発明者として加えられた時 点で，かかる経緯については知悉しているのであり，それにもかかわらずＣ が共同発明者であり，佐賀県に特許を受ける権利が承継されたことを認めて いる。 よって，上記のような事情の下，承継後といえども同意をしているタオは， 信義則上，承継が当初より有効であることについて異議を述べることはでき ない。 第５ 当裁判所の判断 １ 本件文書を認定判断に用いたことについて A 証拠（甲１，２，１６，乙１ないし３，５ないし１８，２１，２２）及び 弁論の全趣旨によれば，センターと田中転写との間で本件確認書に記載され た内容と同内容の合意がなされ，これに基づき本件通知書が作成されたこと が認められる。 したがって，審決が本件文書の記載内容を前提として判断をしたことに誤 りはない。 B 原告らは，本件文書は作成過程のものであるし，種々の不自然な点がある などとして本件文書の真正な成立について争い，また，本件文書は，センタ ーと田中転写が結んだとされる「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」， 及び，佐賀県窯業技術センターが田中転写に対して通知したとされる「技術 指導の承諾について（通知） の存在を確認し得る証拠となり得るものではな 」 いので，本件文書に基づいてなされた審決の認定判断には誤りがある旨主張 する。 しかし，Ｃが田中転写（Ｂ）に対して技術指導を行ったこと自体は当事者 間に争いがない。そして， 「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」及び 「技術指導の承諾について（通知） は佐賀県が技術指導を行う際に必要なも 」 のとして定型的に定められたものであることがうかがえること（甲１，２， 乙５ないし１２，２１，２２）及びＣの証言内容（甲１６）に照らすと， 「技 術指導関連発明の取扱いに関する確認書」 「技術指導の承諾について 及び （通 知） は， 」 企業がセンターの技術指導を受けるための前提として必要となるも のであると認められる。そうすると，これらの文書が作成されることなく， 田中転写に対して技術指導がなされるものとはおよそ考え難く，むしろ，上 記各事実に照らすと，上記各文書が作成された上で技術指導がなされている ことが推認される。 そして，Ｃは，田中転写への技術指導に関する「技術指導関連発明の取扱 いに関する確認書」及び「技術指導の承諾について（通知）」と本件文書の内 容は同じであると思うとか（甲１６の２，１頁下から１０行目ないし２頁８ 行目）最終的には本件確認書及び本件通知書の内容で書面が交わされた旨の ， 証言をしている（甲１６の２，９頁１３行目ないし同頁１７行目）。 この点，本件文書自体が作成過程のものであり，最終的に「技術指導関連 発明の取扱いに関する確認書」及び「技術指導の承諾について（通知）」を決 定するのが佐賀県の本庁であるとしても（甲１６の２，８頁下から５行目な いし９頁１２行目），上記認定のとおり，「技術指導関連発明の取扱いに関す る確認書」及び「技術指導の承諾について（通知）」はいずれも定型的なもの であるし，本件文書自体も，被告が， 「平成８年２月ころ，佐賀県窯業技術セ ンターと株式会社田中転写との間で取り交わされた，下記の文書。１． 「技術 指導の承諾について」２．「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」」を 対象として公文書の開示を請求したことに対応して，佐賀県によりセンター を通じて開示されたものであるので（乙１３ないし１８，弁論の全趣旨），少 なくとも佐賀県は本件文書が被告において開示を請求した上記各文書と同一 内容のものとして扱っていることがうかがえる。そして，Ｃ自身も，田中転 写への技術指導に関する「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」及び 「技術指導の承諾について（通知） の処理の一部に携わっていたものである 」 し（甲１６の２，９頁３行目ないし同頁５行目），実際に技術指導に赴くに当 たり，最終的に取り交わされた文書の内容を一切確認していないものとも考 え難い。さらに，Ｃは，被告による上記開示請求の業務に携わっていたので あり（乙１５，１６，１８），本件文書の内容と，実際に田中転写への技術指 導に関する「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」及び「技術指導の 承諾について（通知） とが同一内容であったかどうかを確認する機会もあっ 」 たものといえ，そうすると，Ｃの上記証言は自ら内容を確認してのものであ るとみることができる。加えて，Ｃは本件当事者と直接の利害関係を有する 者ではないし，Ｃの本件文書の作成経緯等に関する証言についても，質問に 対応してより正確に経緯を証言しようとしているものであって，矛盾する内 容を含むものではない。そうすると，Ｃの上記証言は十分信用できる。 なお，本件確認書には，田中転写については，代表者印ではなく会社印が 押印されてはいるものの，各当事者の記名押印がされているものではある。 また，上記のとおり技術指導の際に必要となる定型書式を用いていることが うかがわれるほか，当事者欄を手書きで記入し得る書式も存在する（乙１０） ことにも照らすと，当事者の欄の記載が手書きであったとしても，それのみ で上記Aの認定を左右するものとはいえない。また，本件通知書には，セン ター所長の押印がないものの，Ｃの証言によれば，押印が存在しないのは， 本件通知書は，センター所長の公印を押印する前の控えの写しを開示したも のであるためにすぎない（甲１６の２，１３頁１２行目ないし同頁１７行目） のであるから，この点が上記Aの認定を左右するものとはいえない。本件通 知書において田中転写の代表者の氏名が手書きである点も同様である。 よって，原告らの上記主張を採用することはできない。 ２ 本件確認書に基づき佐賀県知事が本件特許を受ける権利を有し，又は少なく とも本件特許の出願人といえるかどうか A 「技術指導関連発明」の意義について 本件確認書において， 「本技術指導に関連して得られる発明」 （「技術指導関 連発明」）につき，その第2条では，被指導企業の職員が「独自に行った技術 指導関連発明」について，被指導企業が特許出願を行おうとするときには， 当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとするこ と（なお，本件確認書には，被指導企業側の単独出願を禁じる趣旨の記載は ない。，第3条では， ） 「技術指導関連発明」を佐賀県の職員と指導を受けた企 業の職員とが共同して行った場合には，共同して特許出願を行うことがそれ ぞれ規定され，第1条において，上記第2条及び第3条の規定に該当する場 合を除き， 「技術指導関連発明」に係る特許を受ける権利及びこれに基づき所 得した特許権が佐賀県知事に帰属することが定められている（甲１）。 以上のとおり，本件確認書において， 「技術指導関連発明」の文言は，誰が 発明を行ったかどうかを区別することなく用いられているものである。しか も， 「本技術指導に関連して得られる発明」との文言を，その文言どおり解す れば，技術指導に関連して得られた発明でさえあればよいと解するのが自然 である。他方で，本件確認書の記載上， 「技術指導関連発明」に該当するため には，県職員による技術指導の内容が，技術指導から得られた発明の「課題 を解決するための着想及びその具体化の過程において，発明の特徴的部分の 完成に創作的に寄与するような技術指導」でなければならないこと，すなわ ち技術指導者が共同で当該発明をしたといえる程度まで寄与しなければなら ないことを読み取れるような記載はないし，発明に関する技術につき直接指 導をしなければならないことを読み取れる記載もない。仮に， 「技術指導関連 発明」についてそのように解するとすれば， 「技術指導関連発明」に該当する 発明は，県の職員による単独発明又は県の職員と被指導企業の職員との共同 発明しか存在し得ないこととなる。しかし，このような解釈は，本件確認書 第2条に被指導企業の職員が独自に行った「技術指導関連発明」について規 定されていることと整合しない。 そうすると，本件確認書における「技術指導関連発明」とは，単に技術指 導に関連して得られた発明を意味するものにすぎないと解するのが相当であ る。これに反する原告らの主張を採用することはできない。 そして，証拠（甲１，２，１３，１４，１６）によれば，本件訂正発明は Ｃによる技術指導に関連したものと認められるので，本件訂正発明は，本件 確認書の「技術指導関連発明」に該当し，本件確認書の適用を受けるもので あるといえる。 B Ｃが本件訂正発明の発明者であるかどうかについて ア 上記A認定の本件確認書の記載内容，証拠（乙１ないし３）からうかが えるセンターによる技術指導の性格，及び，発明をすることにより特許を 受ける権利を原始的に取得するのは当該発明者であり，その者が特許出願 をなし得るのが特許法の原則であるところ，本件確認書も当然このことを 前提としたものであると解される反面，本件確認書には佐賀県への特許を 受ける権利の移転に関する明示的な記載もないことに照らすと，本件確認 書第2条は， 「技術指導関連発明」につき被指導企業側の者のみが発明者で あると認められる場合に，当該発明につき特許を受ける権利が上記の者に 帰属し，その者から特許を受ける権利の移転を受ければ，被指導企業が単 独で特許出願をなし得ることを前提とした上で，その際に佐賀県知事の同 意を得ることを定めたものであると解される。また，本件確認書第3条は， 県の職員（技術指導者）と被指導企業側の者とが共同で「技術指導関連発 明」をしたと認められる場合に，当該発明について特許を受ける権利が両 者の共有となることから，当該発明につき共同出願することをそれぞれ規 定したものと解するのが自然である。そして，第2条及び第3条の規定に 該当する場合を除き，第1条が適用されることとなる。 そうすると，本件訂正発明が，上記A認定のとおり本件確認書の「技術 指導関連発明」に該当するとしても，本件訂正発明の発明者が誰であるか によって，適用されるべき本件確認書の条項が異なることとなる。そこで， 以下，Ｃが本件訂正発明の発明者といえるかどうかについて検討する。 イ 本件特許の特許請求の範囲は，前記第２の２認定のとおりである。そし て，本件明細書（甲１５の２）の記載に照らすと，本件訂正発明は，おお むね以下の内容のものであると認められる。 従来，基体上に光触媒を担持させるには，基体上で光触媒粒子を高温 で焼結させ担持させたりする方法が採用されているほか，ある種のフッ 素系のポリマーをバインダーとして用い光触媒を基体に担持する方法も 提案されていた（【０００２】。最近，光触媒の適用範囲が急速に拡大し ） ていることに伴い，光触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触媒機能を 損なわせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持させる方法 が求められており，特に，光触媒機能に優れた酸化チタンゾルを光触媒 として使用する場合，基体へのバインダー機能が弱いことから，その付 着性の改良が特に求められているが，上記の従来技術の方法では，接着 強度が十分ではなく，長期間にわたって坦持することができるものが少 なく，接着強度を高め長期間坦持できるものを作ろうとすると，逆に光 触媒機能が低下するという問題があった（【０００３】。そこで，これを ） 解決するために，アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして 使用することとし，これにより，光触媒粒子をあらゆる基体上に，その 光触媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担 持させることができる（【０００４】。 ） ~ 本件訂正発明において用いられるアモルファス型過酸化チタンゾルは， 例えば次のようにして製造することができる。すなわち，四塩化チタン ＴｉＣｌ4 のようなチタン塩水溶液に，アンモニア水ないし水酸化ナト リウムのような水酸化アルカリを加える。生じる淡青味白色，無定形の 水酸化チタンＴｉ（ＯＨ）4 はオルトチタン酸Ｈ4ＴｉＯ4 とも呼ばれ，こ の水酸化チタンを洗浄・分離後，過酸化水素水で処理すると，本発明の アモルファス形態の過酸化チタン液が得られる。このアモルファス型過 酸化チタンゾルは，ｐＨ６．０〜７．０，粒子径８〜２０ｎｍであり， その外観は黄色透明の液体であり，常温で長期間保存しても安定である。 また，ゾル濃度は通常１．４０〜１．６０％に調整されているが，必要 に応じてその濃度を調整することができ，低濃度で使用する場合は，蒸 留水等で希釈して使用する（【０００６】。 ） また，このアモルファス型過酸化チタンゾルは，常温ではアモルファ スの状態でいまだアナターゼ型酸化チタンには結晶化しておらず，密着 性に優れ，成膜性が高く，均一でフラットな薄膜を作成することができ， かつ，乾燥被膜は水に溶けないという性質を有している。なお，アモル ファス型の過酸化チタンのゾルを１００℃以上で加熱すると，アナター ゼ型酸化チタンゾルになり，アモルファス型過酸化チタンゾルを基体に コーティング後乾燥固定したものは，２５０℃以上の加熱によりアナタ ーゼ型酸化チタンになる（【０００７】。 ） 本件訂正発明において使用し得る光触媒としては，ＴｉＯ２ ，ＺｎＯ， ＳｒＴｉＯ３，ＣｄＳ，ＣｄＯ，ＣａＰ，ＩｎＰ，Ｉｎ２Ｏ３，ＣａＡｓ， ＢａＴｉＯ３，Ｋ２ＮｂＯ３，Ｆｅ２Ｏ３，Ｔａ２Ｏ５，ＷＯ３，ＳａＯ２，Ｂ ｉ２ Ｏ３ ，ＮｉＯ，Ｃｕ２ Ｏ，ＳｉＣ，ＳｉＯ ２ ，ＭｏＳ２ ，ＭｏＳ３ ，Ｉ ｎＰｂ，ＲｕＯ２，ＣｅＯ２ などを挙げることができるが，これらの中で も酸化チタンが好ましく，酸化チタンは粒子状又は粉末状の形態で，あ るいはゾル状の形態で使用する（【０００８】。 ） ゾル状の酸化チタン，すなわち酸化チタンゾルは，上記のように，ア モルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上の温度で加熱することに より製造できるが，酸化チタンゾルの性状は加熱温度と加熱時間とによ り多少変化し，例えば１００℃で６時間処理により生成するアナターゼ 型の酸化チタンゾルは，ｐＨ７．５〜９．５，粒子径８〜２０ｎｍであ り，その外観は黄色懸濁の液体である。この酸化チタンゾルは，常温で 長期間保存しても安定であるが，酸や金属水溶液等と混合すると沈殿が 生じることがあり，また，Ｎａイオンが存在すると光触媒活性や耐酸性 が損なわれる場合がある。また，ゾル濃度は通常２．７０〜２．９０％ に調整されているが，必要に応じてその濃度を調整して使用することも できる。光触媒としては上記の酸化チタンゾルを用いるのが望ましいが， 市販の「ＳＴ−０１」（石原産業株式会社製）や「ＳＴ−３１」（石原産 業株式会社製）をも使用し得る（【０００９】。 ） なお，参考例として【００２３】にはアモルファス型過酸化チタンゾ ルの製造方法が， 【００２４】にはアモルファス型過酸化チタンゾルから の酸化チタンゾルの製造方法が記載されている。また，本件明細書には， 本件訂正発明の光触媒体を製造するための組成物の調製の方法としては， 光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合する方法のみが記載 され(【００１２】【００１３】)，実施例としては，アモルファス型過 ， 酸化チタンゾルと酸化チタンゾルを混合させたもののみが記載されてい る（【００２６】。ＰＴＡ溶液（アモルファス型過酸化チタンゾル）から ） ＰＴＡ溶液とアナターゼ型酸化チタンゾルとの混合物（ＰＡゾルにおい て，アナターゼ型の酸化チタンの結晶が，ＰＴＡ溶液に分散しているも の）を生成したものを使用することに関する記載はない。 ｡ 以上によれば，本件明細書には，アモルファス型過酸化チタンゾルの 製造方法やアモルファス型過酸化チタンゾルからの酸化チタンゾルの製 造方法の記載もあるものの，本件訂正発明の特徴的部分は，光触媒を基 体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾ ルを用い，これにより，光触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触媒機 能を損なわせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持させる ことができる点にあるものと認められる。 そして，本件訂正発明５は，バインダーとしてのアモルファス型過酸 化チタンゾルと混合する光触媒につき，酸化チタンゾルを用いて調製す るものである。また，本件訂正発明６ないし８は，本件訂正発明５にお いて，アモルファス型過酸化チタンゾルと酸化チタンゾルの混合割合を 特定したものである。本件訂正発明９は，本件訂正発明５及び請求項６ ないし８に係る発明における酸化チタンゾルについて，アモルファス型 過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により得られるものである ことを特定したものである。 もっとも，本件明細書には，本件訂正発明５ないし８における酸化チ タンゾルを本件訂正発明９における酸化チタンゾルとした場合に，顕著 な作用効果をもたらすことを示す記載はない。 ウ 他方，以下のとおり，Ｃを発明者とする発明に係る特許公報やＣらの論 文等には，アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いるこ とに関する記載も示唆もない。 特開平９−７１４１８号公報（甲１８）及び特許第２９３８３７６号 公報（甲１３） 特許第２９３８３７６号公報（甲１３）は，発明の名称を「チタニア 膜形成用液体およびチタニア膜およびその製造方法」とするＣが発明者 である発明に関するものであり（平成７年８月３１日出願） 特開平９− ， ７１４１８号公報（甲１８）は，発明の名称を「チタニア膜形成法」と するものであって，上記特許の出願の公開公報である。 上記公開公報には，チタンを含む水溶液と塩基性物質から作製した水 酸化チタンゲルに過酸化水素水を作用させ合成することを特徴とするチ タニア膜形成用液体（請求項１） 請求項１の液体を８０℃以上の加熱処 ， 理あるいはオートクレーブ処理することにより酸化チタン微粒子を生成 させたチタニア膜形成用液体（請求項２），及び，請求項１あるいは請求 項２の液体を，基体に塗布あるいは含浸させ，乾燥あるいは加熱処理し て作成することを特徴としたチタニア膜（請求項３）の各発明が記載さ れている。これらのチタニア膜等の形成方法は，いずれも，本件明細書 の【０００６】及び【０００７】に記載された，アモルファス型過酸化 チタンゾル，及び，アナターゼ型酸化チタンゾル又はアナターゼ型酸化 チタンの製造方法とほぼ同一のものである。そして上記公開公報【００ ０８】【００１２】及び【００２１】には，上記の発明により，密着性 ， のよいチタニア膜を形成できることの記載もある。 また，上記特許公報には，チタニア膜形成用液体の製造方法において， チタンを含む水溶液と塩基性物質から作製した水酸化チタンゲルに過酸 化水素水を作用させた後に，８０℃以上において加熱処理あるいはオー トクレーブ中において加熱処理したことによってアナターゼからなる酸 化チタン微粒子を生成させたことを特徴とするチタニア膜形成用液体の 製造方法(請求項２)，及び，チタニア膜形成方法において，チタンを含 む水溶液と塩基性物質から作製した水酸化チタンゲルに過酸化水素水を 作用させた後に，８０℃以上において加熱処理あるいはオートクレーブ 中において加熱処理したことによって得られたアナターゼからなる酸化 チタン微粒子を分散した液体を，基体に塗布あるいは含浸させた後に， 乾燥あるいは加熱処理して作製することを特徴とするチタニア膜形成方 法(請求項４)の各発明が記載されているところ，これらのチタニア膜の 形成方法は，いずれも，本件明細書の【０００６】及び【０００７】に 記載された，アモルファス型過酸化チタンゾル，及び，アナターゼ型酸 化チタンゾル又はアナターゼ型酸化チタンの製造方法とほぼ同一のもの である。また，上記特許公報【０００８】及び【００２１】には，上記 特許公報記載の発明により，密着性のよいチタニア膜を作成できること の記載もある。 しかし，上記各公報には，アモルファス型過酸化チタンゾル（ＰＴＡ 溶液）をバインダーとして用いることについての記載や示唆はない。 ~ Ｃほか２名による「ペルオキソチタン酸溶液からのペルオキソ修飾さ れたアナターゼゾルの合成」と題する論文（Journal of the Ceramic Society of Japan，１０４巻，８号，７１５頁ないし７１８頁（１９９ ６）（甲２１） ） 上記論文（平成８年２月１３日受領）には，ペルオキソチタン酸溶液 （ＰＴＡ溶液）から，ペルオキソ修飾されたアナターゼゾル（ＰＡゾル） を合成する方法が記載されており，これは本件明細書に参考例２として 記載されたものと同一である。しかし，上記論文には，アモルファス型 過酸化チタンゾル（ＰＴＡ溶液）をバインダーとして用いることに関す る記載も示唆もない。 Ｃほか２名による「ペルオキソチタン酸溶液及びペルオキソ改質アナ ターゼゾルから作製した光触媒用アナターゼ膜の特性」と題する論文 （Journal of the Ceramic Society of Japan，１０４巻，１０号，９１ ４頁ないし９１７頁（１９９６）（甲２２） ） 上記論文（平成８年５月１３日受領）には，基材にＰＴＡ溶液又はＰ Ａゾルを塗布し加熱処理等をしたものにつき，５０℃及び３００℃超で 加熱されたフィルム（ＰＴＡフィルム，ＰＡフィルム）については，接 着が断裂し，フィルムは剥離しなかったので，実際の接着強度は，図５ にプロットされた値よりも大きい反面，１５０℃で加熱されたフィルム は，１５〜５０ＭＰａで剥離しており，低温におけるこれらのフィルム の強い接着性は，基材とフィルムの間の界面反応に起因するものである こと，これらの結果は，全てのフィルムが実際の用途向けにも十分高い 接着力を有することを示すこと，ＰＡフィルムは，ＰＴＡフィルムより より高い光活性を示すことが発見されたことがそれぞれ記載されている。 しかし，上記論文には，ＰＴＡ溶液ないしはＰＡゾルから形成された フィルムが高い接着力を有することは記載されていても，アモルファス 型過酸化チタンゾル（ＰＴＡ溶液）をバインダーとして用いることにつ いての記載や示唆はない。 ｡ Ｃによる「中性酸化チタンコーティング剤 ＰＴＡ溶液・ＰＡゾルの 開発とその特性」と題する論文（塗装と塗料（塗料出版社）１９９６年 １１月号，２７頁ないし３１頁）（甲２３） 上記論文にはペルオキソチタン酸溶液（ＰＴＡ溶液）及びペルオキソ 改質アナターゼゾル（ＰＡゾル）の特性やこれらから生成される酸化チ タン膜の密着性についての記載がある。しかし，アモルファス型過酸化 チタンゾル（ＰＴＡ溶液）をバインダーとして用いることについての記 載や示唆はない。 エ また，本件文書（甲１，２）によれば，技術指導の内容は「コーティン グ技術及びその原料製造」とされている。そして，Ｃは，Ｂにはアモルフ ァス型過酸化チタンゾルについての知見がなかったとか，ペルオキソチタ ン（ＰＴＡ）溶液（アモルファス型過酸化チタンゾル）の製造方法（甲１ ６の２，２頁２２行目ないし同頁２５行目） ペルオキソチタン酸からアナ ， ターゼ化したＰＡゾル（アナターゼ型酸化チタンゾル）の製造方法（甲１ ６の２，２頁３５行目ないし３頁３行目） ＰＴＡ溶液及びＰＡゾルのコー ， ティング方法（甲１６の２，３頁１３行目ないし同頁１５行目），常温から 高い温度の様々な温度で，ＰＴＡ溶液及びＰＡゾルのコーティングを乾燥 させること（甲１６の２，３頁２０行目ないし４頁３６行目）及びＰＡゾ ルにおいて，アナターゼ型の酸化チタンの結晶が，ＰＴＡ溶液に分散して いるもの（甲１６の２，４頁３２行目ないし同頁３５行目，１１頁３行目 ないし同頁７行目）について技術指導をした旨証言する。 しかし，他方で，Ｃは，上記事項以外には技術指導をした事項はないと 思う（甲１６の２，５頁２行目ないし同頁４行目）とか，光触媒とアモル ファス型過酸化チタンゾルを混合することを積極的に指導したかは覚えて いない（甲１６の２，４頁１３行目ないし同頁１５行目，１０頁下から３ 行目ないし１１頁７行目） これを混合させることは考えていなかった ， （甲 １６の２，１１頁下から１４行目ないし１２頁７行目）などとも証言して いる。 そうすると，Ｃの証言によっても，Ｃが技術指導をした内容は，あくま でＰＴＡ溶液（アモルファス型過酸化チタンゾル）やＰＡゾル（アナター ゼ型酸化チタンゾル）を製造し，これらを利用して光触媒（酸化チタン膜） を製造する方法やそのコーティング方法，及び，せいぜいＰＡゾルにおい て，アナターゼ型の酸化チタンの結晶が，ＰＴＡ溶液に分散しているもの が存在することなどにとどまり（このような内容は本件文書に記載された 技術指導の内容とも沿うものである。，基体に対する高い接着力を実現す ） るという課題の解決のために，アモルファス型過酸化チタンゾル（ＰＴＡ 溶液）を光触媒と混合して用いること，すなわちバインダーとして用いる ことまでは及んでいないものと解される。 なお，特開平１−２２４２２０号公報（出願人 触媒化成工業株式会社， 発明者 Ｄ及びＥ） （甲１１）には，チタン塩水溶液（塩化チタン，硫酸チ タニル等）に，アルカリを加えて中和し，含水酸化チタンゲル又はゾルを 調製し，これに過酸化水素を加えて，含水酸化チタンを溶解して均一な水 溶液(チタン酸水溶液)を調製すること，これはｐＨ３〜１２で，非常に安 定し，黄褐色透明であることが記載されている（３頁左上欄５行目ないし 左下欄９行目）。上記記載及び証拠（甲１４，１８）に照らすと，上記公報 にはアモルファス型過酸化チタンゾルを調製する方法が記載されているも のと認められる。そうすると，アモルファス型過酸化チタンゾル及びその 製造方法自体は本件特許の出願前から公知であったものと認められる。ま た，Ｃ自身も，平成７年１０月６日に佐賀県窯業技術センターで開催され， 佐賀県内の窯業関連メーカー，窯元，陶土業，商社，ファインセラミック 関係のメーカー，大学職員や学生，他県の研究者，新聞社，佐賀県職員及 び通産局の職員ら９０名が参加した窯業技術センター研究発表会（以下「本 件発表会」という。）において，「機能性チタニアコーティング」について 口頭発表をしているところ，その際アモルファス型過酸化チタンゾルの製 造方法について発表した旨証言している（甲１０，１６の２（１１頁８行 目ないし同頁２１行目），甲２４（３頁下から１２行目ないし４頁２６行 目）。したがって，Ｃは，アモルファス型過酸化チタンゾルの存在やその ） 製造方法に関しては，公知の物及び方法について指導したにすぎないもの と認められる。 オ なお，本件訂正発明９は，前記イ｡認定のとおり，「酸化チタンゾルが， アモルファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により得られ るものであることを特徴とする」との発明特定事項を含むものであるとこ ろ，前記ウのＣの発明に係る特許の内容及びＣらの執筆した論文の内容並 びに前記エのＣの証言内容に照らすと，上記特定事項に限ってみれば，Ｃ がした発明と同一であり，Ｃはこれについて指導をしたものと認められる。 もっとも，前記エにおいて認定したとおり，Ｃは，平成７年１０月６日 に開催された本件発表会において， 「機能性チタニアコーティング」につい て口頭発表をしているところ，Ｃの証言（甲２４（３頁下から３行目ない し４頁２行目，同頁下から３行目ないし５頁１行目，８頁１０行目ないし 同頁１９行目，１１頁下から１０行目ないし同頁下から３行目）によれば， ） Ｃは，本件発表会において，ペルオキソチタン液（ＰＴＡ溶液，アモルフ ァス型過酸化チタンゾル）を８０℃以上で加熱処理することによりペルオ キソ改質アナターゼゾル（ＰＡゾル，アナターゼ型酸化チタンゾル）が得 られることを発表したことが認められる。 しかも，前記イ｡において認定したところに照らすと， 「酸化チタンゾル が，アモルファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により得 られるものであることを特徴とする」との発明特定事項は，あくまで，本 件訂正発明５ないし８に係る発明における酸化チタンゾルの製法を具体的 に特定したものにすぎず，アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダー として用いることとは直接関係しないものである上に，本件明細書には， 本件訂正発明５ないし８における酸化チタンゾルを，本件訂正発明９にお ける「アモルファス型過酸化チタンゾルの１００℃以上の加熱処理により 得られるもの」としたことにより，顕著な作用効果をもたらす旨の記載も ない。 そうすると，上記発明特定事項は，単に本件訂正発明９における光触媒 としての酸化チタンゾルについて，本件特許の出願前のみならず，Ｃによ る技術指導以前に既に公知となっていた製法により得られるものとして特 定したにすぎず，しかも，これを用いることにより顕著な作用効果をもた らすものとも認められない。したがって，上記の発明特定事項は，本件訂 正発明９の特徴的部分に該当するということはできず，上記事項がＣの発 明でありかつＣが同事項につき技術指導をしたとしても，Ｃは本件訂正発 明９の特徴的部分の完成に創作的に寄与したものとはいえず，したがって， 同発明の共同発明者であるとはいえない。本件訂正発明５についても，同 発明が発明特定事項として酸化チタンゾルを含んでおり，これはＣが技術 指導を行った方法により得られたものを含むものではあるが，上記におい て認定したのと同様の理由により，Ｃが本件訂正発明５の共同発明者であ るとはいえない。 カ 前記ウないしオにおいて認定したところに照らすと，Ｃの証言するよう に，技術指導以前にはＢにアモルファス型過酸化チタンゾルについての知 見がなかったことを前提としても，Ｃが，アモルファス型過酸化チタンゾ ル（ＰＴＡ溶液）を，光触媒を基体に接着させるためのバインダーとして 用い，これにより光触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触媒機能を損な わせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持させるとの前記イ 認定の本件訂正発明のアイデアを提供したり，課題について示唆したとか， 着想に関与したとはいえない。しかも，Ｃにおいて，アモルファス型過酸 化チタンゾル（ＰＴＡ溶液）のバインダーとしての効能を確認する実験に 立ち会うなど，着想を具体化する過程に関与した事実もうかがえない。 キ 被告は，前記ウ沂L載の論文におけるＰＴＡ溶液を塗布して加熱した 塗膜は，アナターゼ化した光触媒成分が，いまだアモルファスのままで あるＰＴＡバインダーによって担持されている構造といえ，光触媒とア モルファス型過酸化チタンゾルとの混合物であるＰＡゾルが，基材に良 好な接着性を有することは，技術指導当時にＣらの研究テーマとなって いたのであるから，その指導もなされているはずである旨主張する。 しかし，上記論文には，ＰＴＡ溶液及びＰＡゾルを塗布したフィルム の接着力が高いことについての記載はあるものの，アナターゼ化した光 触媒成分が，いまだアモルファスのままであるＰＴＡバインダーによっ て担持されている構造については開示されていない。しかも，ＣがＰＡ ゾルの接着性について指導をしていたとしても，前記ウないしオ認定の とおり，Ｃがアモルファス型過酸化チタンゾル（ＰＴＡ溶液）をバイン ダーとして用いることについて指導を行っていない以上，上記論文の記 載は，Ｃが本件訂正発明の特徴的部分に関する指導をしたことを裏付け るものとはいえない。 よって，被告の上記主張を採用することはできない。 ~ 被告は，本件特許の出願人が，本件特許の審査の過程で，本件訂正発 明４及び５の「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」 とＰＡゾルとが同一であることを認めていたのであるから，ＰＡゾルに ついて指導をしていたＣが上記各発明について共同発明者であるといえ る旨主張する。 確かに，本件特許の出願人は，本件特許の審査過程において，特開平 ９−７１４１８号公報（甲１８）記載の発明を引例とする拒絶理由通知 に対応するために，平成１７年１月４日付けの意見書（乙２３）におい て，審査官の「水酸化チタンゲルに過酸化水素水を作用させた液体（本 願発明にいうアモルファス型過酸化チタンゾルが製造されたものと認め られる）を加熱し，酸化チタン微粒子を形成させた液体が記載されてい る（［請求項１］ ［請求項２］参照）。そして，上記酸化チタン微粒子を形 成させた液体のうち低温で加熱した液体は，その性状から酸化チタンゾ ルとアモルファス型過酸化チタンゾルの混合物であると推認される。と 」 の指摘に対し， 「審査官殿のご指摘の通りですが」とした上で，本件特許 発明は，酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合す ることを特徴とするものであることやその作用効果を説明していること が認められる。 しかし，前記イ認定のとおり，本件訂正発明の特徴的部分は，光触媒 を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタ ンゾルを用い，これにより，光触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触 媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持さ せることができる点にあるところ，前記ウ及びエにおいて認定したとお り，Ｃが，光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを混合することや， アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることを指導 したとは認められない以上，本件訂正発明における「光触媒とアモルフ ァス型過酸化チタンゾルとの混合物」とＰＡゾルが同一の状態の物であ り，かつＣがＰＡゾルについて指導をしていたとしても，これをもって， Ｃが本件訂正発明の特徴的部分について指導をしたものとはいえない。 よって，被告の上記主張を採用することはできない。 なお，田中転写作成名義の譲渡証書には本件特許出願の特許を受ける 権利について，田中転写と佐賀県とタオインターナショナル株式会社の 共有である旨の記載があることが認められるものの（乙１９の２） 上記 ， アないしカにおいて認定したところに照らすと，そのことのみをもって， Ｃが本件訂正発明の発明者であると認定する根拠とすることはできない。 むしろ，本件特許はＡ及びＢのみを発明者として出願されたものである ほか（甲１４），後記C認定の本件ＰＣＴ出願の経緯に照らしても，上記 の譲渡証書の記載をもって，田中転写においてＣが本件訂正発明の発明 者であるとの認識を有していたといえるかどうかに関しては疑問が残る。 ク 以上によれば，Ｃは，本件訂正発明の特徴的部分の完成に創作的に関与 したものではなく，本件訂正発明の共同発明者ではないものと認められる。 C 本件確認書第2条の解釈について 上記B認定のとおり，Ｃは本件訂正発明の発明者とは認められないので， 本件訂正発明の発明者はＢ（及びＡ）であり，Ｂは被指導企業の者であるか ら，本件訂正発明に係る特許を受ける権利のうちＢの持分については，本件 確認書第2条の適用があることとなる。そして，原告らは，本件特許の出願 に当たり，事前に佐賀県知事の同意を得ていない（争いがない）。 この点，被告は，原告らが，佐賀県知事から本件特許の出願につき事前に 同意を得ていない以上，本件確認書第2条の規定に該当しない場合であるの で，同第1条が適用されるべきである旨主張する。 しかし，仮に本件確認書の解釈が上記の被告の主張するようなものであっ たとすれば，佐賀県は，本件訂正発明について特許を受ける権利を共有し， 又は本件特許権の共有者たり得るのであるから，権利保全等のために，原告 らに対して本件特許権ないしは特許を受ける権利の移転を求めたり，本件特 許の成立後であれば無効審判を申し立てる等の行動をとるものと考えられる。 しかし，Ｃの証言によれば，佐賀県が本件特許の出願に関して連絡がなかっ たことにクレームを付けたり（甲２４，９頁１４行目ないし同頁２５行目）， 佐賀県の担当者が田中転写に対し本件特許の出願について事情聴取をしたこ とが認められるものの（甲１６の２，６頁９行目ないし同頁１５行目），佐賀 県が，それ以上に上記のような権利保全等のための行動を取ったことを認め るに足りる証拠はない。しかも，タオ及び田中転写が本件特許の出願を基礎 とする本件ＰＣＴ出願（甲３，国際出願日は平成９年３月１２日）をした際 には，Ａ及びＢが発明者とされ，Ｃは発明者とはされていなかったところ， 同年８月８日，アモルファス型酸化チタンゾル（請求項２０）及びアモルフ ァス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱して得られるアナターゼ型酸 化チタンゾル（請求項２１）に係る発明を追加する際，発明者及び出願人と してＣが追加されたが（甲３，４，５の２），その後，上記各請求項を削除す る際に，Ｃないし佐賀県は自らが発明者から削除されることについて何ら異 議を述べた形跡がない（甲３ないし８，１６）。これも，佐賀県が本件特許に ついて権利を有していることを前提としていたとすれば，そのような前提と は矛盾する行動である。 以上の佐賀県の行動状況に照らすと，本件確認書第1条の規定における第 2条に該当する場合とは，佐賀県知事の同意を得なかった場合を意味するも のではなく，むしろ被指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関す る場合を意味するものと解釈するのが合理的である。このように解すると， 発明について特許を受ける権利がその発明者に帰属するという特許法の原則 とも整合的である。 そうすると，原告らが本件特許を出願するに当たり，佐賀県知事の同意を 得なかったからといって，それにより直ちに本件訂正発明について特許を受 ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということ はできない（本件確認書第2条に定める佐賀県知事の同意を得るとの手続に 違反したかどうかの問題が残るだけである。 。そして，他に本件訂正発明に ） ついて特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することを 認めるに足りる証拠はない。 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，佐賀県が本件訂 正発明について特許を受ける権利を有し，少なくとも本件特許の出願人であ るとの審決の判断は誤りであり，これが審決の結論に影響を及ぼすことが明 らかである。 ３ まとめ 以上のとおり，審決の共同出願要件違反に関する認定判断には誤りがあり， 原告ら主張の取消事由は理由がある。 第６ 結論 よって，審決は違法であるからこれを取り消すこととし，主文のとおり判決 する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 設 樂 z 一 裁判官 西 理 香 裁判官 神 谷 厚 毅 |