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| 審判番号（事件番号） | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成22ワ26341特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成23ワ15499特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
| 元本PDF |
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|---|
| 事件 |
平成
24年
(ワ)
8071号
特許権侵害差止等請求事件
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|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2014/01/16 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
|
判例全文
平成２６年１月１６日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成２４年(ワ)第８０７１号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成２５年１０月１７日 判 決 原 告 株 式 会 社 湯 山 製 作 所 同訴訟代理人弁護士 飯 島 歩 同 生 沼 寿 彦 同 岡 田 徹 同訴訟代理人弁理士 横 井 知 理 同補佐人弁理士 吉 田 美 和 被 告 日 進 医 療 器 株 式 会 社 同訴訟代理人弁護士 川 村 哲 二 主 文 １ 被告は，別紙製品目録記載の各製品を製造し，販売し，販売の申出をし， 又は販売のために展示してはならない。 ２ 被告は，前項の各製品を廃棄せよ。 ３ 被告は，原告に対し，５５６万５９９１円並びに内３１３万５１１６円に 対する平成２４年８月４日から及び内２４３万０８７５円に対する平成２ ５年８月３日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 ４ 原告のその余の請求を棄却する。 ５ 訴訟費用はこれを５分し，その４を原告の負担とし，その余は被告の負担 とする。 ６ この判決は，１項，３項及び５項に限り，仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第１ 当事者の求めた裁判 １ 原告 （１） 主文１項と同旨 （２） 被告は，別紙製品目録記載の各製品及びその半製品（同目録記載の製品の 構造を具備しているもの）並びに同製品の製造に供する製造設備を廃棄せよ。 （３） 被告は，原告に対し，１億１２５０万円及びこれに対する平成２４年８月 ４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 （４） 訴訟費用は被告の負担とする。 （５） 仮執行宣言 ２ 被告 （１）原告の請求をいずれも棄却する。 （２）訴訟費用は原告の負担とする。 第２ 事案の概要 １ 前提事実（証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。） （１）当事者 原告は，保健医療機械器具類の製造及び販売等を目的とする会社である。 被告は，医療衛生用品，医科器械，衛生材料，計量器，医薬品，理化学器 械の製造販売等を目的とする会社である。 （２）原告の有する特許権及び商標権 ア 原告の有する特許権 （ア） 原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許の請求項１ に係る発明を「本件特許発明」という。）に係る特許権（以下「本件特許 権」という。）を有する。 特許番号 ４１９４７３７号 発明の名称 薬剤分包用ロールペーパ 出願日 平成１２年６月２日 登録日 平成２０年１０月３日 特許請求の範囲 【請求項１】 非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け，中空軸 にはモータブレーキを係合させ，中空軸に着脱自在に装着されるロール ペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と，２つ折りされたシー トの間にホッパから薬剤を投入し，薬剤を投入されたシートを所定間隔 で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分 包部とを備え，ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度 センサを設け，上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸の ずれを検出するずれ検出センサを設け，分包部へのシート送り経路上で シート送り長さを測定する測長センサを設け，ロールペーパを上記中空 軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段を ロールペーパと中空軸が接する端に設け，角度センサ及び測長センサの 信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤 を分包するようにし，さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号 との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上 記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ，中空 芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパとか ら成り，ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付 与するために，支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と 測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって，その角 度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し，その磁石をロール ペーパと共に回転するように配設して成る薬剤分包用ロールペーパ。 （イ） 本件特許発明は，以下のとおり分説することができる。 Ａ 非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け，中空 軸にはモータブレーキを係合させ，中空軸に着脱自在に装着される ロールペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と，２つ折りさ れたシートの間にホッパから薬剤を投入し，薬剤を投入されたシート を所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ロー ラを有する分包部とを備え，ロールペーパの回転角度を検出するため に支持軸に角度センサを設け，上記中空軸と上記支持軸の固定支持板 間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け，分包部への シート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け， ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を 一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け，角 度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ 径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし，さらに角度センサ の信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自 在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するように した薬剤分包装置に用いられ， Ｂ 中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロール ペーパとから成り， Ｃ ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与 するために，支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と 測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって，その 角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し， Ｄ その磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成る Ｅ 薬剤分包用ロールペーパ。 （ウ）本件特許出願の願書に添付された明細書には，本件特許発明の作用効 果について以下の記載がある。 【００６８】 【効果】 以上詳細に説明したように，薬剤分包装置に用いられるこの発明の薬剤 分包用ロールペーパは，中空芯管とこれに巻付けたロールペーパとから 成り，シート巻量が検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度セン サで検出してシート張力の調整を可能とするものとしたから，簡易な構 成のロールペーパであって，これを薬剤分包装置に用いることによりそ の分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できるという利 点が得られる。 イ 原告の有する商標権 原告は，以下の各登録商標（以下，併せて「本件各登録商標」という。） に係る各商標権（以下，併せて「本件各商標権」という。）を有する。 （ア） 本件登録商標１ 登録番号 １６８５４８１号 登録日 昭和５９年５月２９日 出願日 昭和５６年６月２７日 商品の区分 第１６類 指定商品 紙類，文房具類 登録商標 別紙商標目録記載１のとおり （イ）本件登録商標２ 登録番号 ５４８８８７６号 登録日 平成２４年４月２７日 出願日 平成２３年９月２９日 商品の区分 第１６類 指定商品 紙類，薬剤分包機用分包紙，包装用プラスチック フィルム 登録商標 別紙商標目録記載２のとおり （３）原告の行為 原告は，薬剤分包用ロールペーパ（以下「原告製品」という。）を製造販売 している（なお，原告が，原告製品を販売するに際し，原告製品の芯管の所 有権を留保しているかについて，後記のとおり，当事者間に争いがある。。 ） 原告製品の芯管（中空芯管）の一端にはプラスチック製リングが嵌合され ており，その外表面には，本件登録商標２が対向するようにして２か所，本 件登録商標１が１か所，それぞれ型抜きで立体的に浮き上がるようにして付 されている。 （４）被告の行為 被告は，平成２２年２月から，別紙製品目録記載の各製品（以下「被告製 品」という。）を販売している。被告製品は，原告製品の分包紙が費消された 後に残った使用済み芯管を回収し，それに分包紙（グラシン紙又はセロポリ 紙からなる薬剤分包用シート）を芯管の円筒部外周に巻き直すことによって 製品化したものである。原告製品の芯管をそのまま使用しているため，被告 製品の芯管にも，原告の付した本件各登録商標が付されたままとなっている。 なお，原告は薬剤分包装置（型式：ＴＷＩＮ−Ｒシリーズ等。以下「原告 装置」という。）を製造販売しており，原告製品及び被告製品は，いずれも専 ら原告装置においてのみ使用されるものである。 ２ 原告の請求 原告は，被告に対し，本件特許権及び本件各商標権に基づき，被告製品及び その半製品並びにその製造に供する製造設備の廃棄を求めるとともに，不法行 為又は不当利得に基づき，一部金請求として１億１２５０万円の損害賠償又は 利得返還及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成２４年８月４日 から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めてい る。 ３ 争点 （１）被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか （争点１） （２）原告が被告製品につき本件特許権を行使することの可否（特許権消尽の成 否） ア 原告製品の芯管に関する譲渡の有無等 （争点２−１） イ 被告製品と原告製品の同一性 （争点２−２） （３）原告が被告製品につき本件各商標権を行使することの可否（商標権消尽の 成否） （争点３） （４）損害額等 （争点４） 第３ 争点に関する当事者の主張 １ 争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について 【原告の主張】 以下のとおり，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。 （１）被告製品の構成 被告製品の構成は以下のとおりである。 ａ 原告装置には，非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸が 設けられており，被告製品の中空芯管は，この中空軸への挿入方向の端部 に配置されたリング状の強磁性体によって当該中空軸に着脱自在に固定さ れる。 ｂ 被告製品は，中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いた ロールペーパとからなる。 ｃ 上記中空芯管には，原告装置に設けられた上記中空軸への挿入方向とは 逆側の端部プラスチック内部の円周上に，３個の磁石が配設されている。 ｄ 上記磁石は，中空芯管を構成するプラスチックの内部に配設されており， 巻回されたロールペーパと共に回転する。 ｅ 薬剤分包用ロールペーパである。 （２）構成要件充足性 上記被告製品は，本件特許発明の各構成要件を充足する。 【被告の主張】 （１）被告製品の構成 原告が主張する被告製品の構成のうちａ，ｂ，ｄ及びｅは認め，ｃは知ら ない。 （２）構成要件充足性 被告製品が本件特許発明の構成要件Ｂ及びＥを充足することは認め，構成 要件Ａ，Ｃ及びＤを充足することは知らない。 ２ 争点２−１（原告製品の芯管に関する譲渡の有無等）について 【被告の主張】 原告は，芯管を含む原告製品全体を譲渡している。そして，被告製品は原告 製品の使用済み芯管をそのままの状態で再利用したものであるから，被告製品 について本件特許権は消尽している。 （１）原告製品の譲渡と本件特許権の消尽 原告は，芯管を含む原告製品全体を譲渡している。 前提事実のとおり，被告製品は，分包紙が費消された後の原告製品の使用 済み芯管に分包紙を巻き直して製品化したものである。原告製品の芯管をそ のままの状態で再利用しており，何らの加工や部材交換も行っていない。 （２）後記【原告の主張】に対する反論 原告は，原告と最終的な顧客（使用者）である病院や薬局等との間で，原 告製品の芯管の所有権を原告に留保する旨の合意があると主張する。 しかし，原告製品は，原告から医薬品問屋などの卸売業者に，卸売業者か ら病院や薬局等の顧客に，順次，販売されるものである。それにもかかわら ず，原告は，最終的な顧客（使用者）との合意しか主張しておらず，卸売業 者間や卸売業者と顧客間でも所有権留保の合意が成立していることについて 主張立証していない（しかも，その主張立証は，個々の原告製品の芯管につ いてなされるべきである。。 ） また，ユーザーが原告製品の芯管を返還しなかったからといって，ペナル ティがあるわけではなく，返却するよう催促されるわけでもなく，多くの芯 管が原告の管理，支配を離れてしまっている。このような芯管を再利用する 製品の全てについて，製造，販売の差止めが認められるべきではない。 【原告の主張】 原告は，顧客に対し，原告装置を販売する際に，原告装置に使用する原告製 品の芯管の所有権を留保することについて説明している。また，原告装置に関 する売買契約の締結時，原告装置の設置時又はこれらの間に，顧客からこのこ とに関する承諾を得ている。 したがって，原告と顧客との間では，原告製品の芯管の所有権を原告に留保 する旨の包括的合意が成立しているから，原告製品（被告製品）について本件 特許権は消尽していない。 ３ 争点２−２（被告製品と原告製品の同一性）について 【被告の主張】 前提事実のとおり，被告製品は，分包紙を費消した後の原告製品の使用済み 芯管に分包紙を巻き直して製品化したものであり，芯管自体には何らの加工や 部材交換も行っていない。 分包紙が消耗品であるのに対し，芯管は硬い樹脂でできており，分包紙を使 い切る程度の期間で破損したり劣化したりするものではない。 このような芯管のリサイクルは，特許製品が製品としての本来の耐用期間を 経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用をするものではない。 したがって，被告製品は，原告製品と同一性を有しており，新しく特許製品 を製造したものではない。 【原告の主張】 以下の事情からすると，被告製品は，加工前の原告製品と同一性を欠く特許 製品を新たに製造したものである。 （１） 原告製品の属性 原告製品は，薬剤の分包に用いられるものであり，その構造は，芯管とそ の周囲に巻回された分包紙からなる。 そうすると，分包紙を使い切った後は製品としての効用を失うことになる から，製品としての耐用期間は分包紙を使い切るまでの間である。 （２） 本件特許発明の内容 本件特許発明の構成要件は，分包紙の巻き量の検出を可能にする芯管と， その周囲に巻回された分包紙からなり，分包紙を使い切った後の芯管だけで は本件特許発明の構成要件を充足しない。 そうすると，分包紙は本件特許発明の必須の構成要件であり，これを使い 切った後に特許製品としての同一性が失われることは明らかである。 （３） 加工及び部材の交換の態様 被告製品における加工の態様は，原告製品の芯管に分包紙を巻き直すこと により，完全に失われていた商品としての効用を，概ね新品同様に回復させ るものである。 （４） 取引の実情等 芯管を再利用することは可能であるものの，製品全体としては使い切りの 消耗品であり，修理して使い続けることは予定されていない。 前記のとおり，原告は原告製品の芯管の所有権を留保しており，原告製品 の経済的価値のほとんどは分包紙が占めている。 ４ 争点３（原告が被告製品につき本件各商標権を行使することの可否）につい て 【被告の主張】 前記２【被告の主張】のとおり，原告は，芯管を含む原告製品全体を譲渡し ており，被告製品は原告製品の使用済み芯管をそのままの状態で再利用したも のであるから，被告製品について本件各商標権は消尽している。 また，被告は，被告製品について，原告の製品として宣伝，販売しているわ けではない。被告製品に付された本件各登録商標は芯管の一部に小さく表示さ れているだけであり，よほど注意しない限り，認識できないものである。しか も，被告製品は，芯管の周りに分包紙が巻き付けられており，外装もされた上， 段ボール箱に詰められた状態で販売されている。 これらのことからすれば，被告製品の芯管に本件各登録商標が付されている としても，製品全体について，出所識別機能や品質保証機能を害する態様で使 用しているものではない。 【原告の主張】 以下の理由から，被告製品について本件各商標権は消尽していない。 （１）原告製品と被告製品の同一性がないこと 本件各登録商標の指定商品は「紙類」であるところ，原告製品と被告製品 は分包紙が全く別の物であるから，製品としての同一性がない。 また，原告製品全体の品質に最も影響するのは分包紙の材質及びその巻き 方である。原告製品の分包紙に用いられるラミネート材料は，防湿性や密封 性に適した材料を選択して製造され，独自の特性を有する自社開発製造品で ある。そして，原告工場内では，衛生的に管理された環境下で，原告製品を 一貫生産することにより，万全な品質を確保している。 したがって，芯管が同一であるとはいえ，被告製品は，分包紙やその巻き 方が原告製品とは異なるから，商標の出所識別機能及び品質保証機能の観点 からみても完全に異なる商品である。 （２）原告が原告製品の芯管の所有権を留保していること 前記２【原告の主張】のとおり，原告は，原告製品の芯管の所有権を留保 しており，譲渡していないから，被告製品について本件各商標権は消尽して いない。 ５ 争点４（損害額等）について 【原告の主張】 （１）損害額 ア 特許法102条2項による損害額 被告は，被告製品１個につき平均５５００円で販売し，２５００円の利 益を受けた。 平成２０年１０月３日から平成２５年８月３日までの５８か月間におけ る被告製品の譲渡数量は，５万８０００個である。 よって，被告は合計１億４５００万円の利益を受けており，原告は同額 の損害を受けたものと推定される。 〔計算式〕 2,500×58,000＝145,000,000 イ 特許法102条3項及び商標法38条3項による損害額（前記アの損害 額の予備的主張） （ア） 本件特許発明の実施料率 被告製品は原告装置に用いられるものであり，原告装置は特殊産業用 機械であるところ，特殊産業用機械に用いられる特許発明の一般的な実 施料率は売上高の６.５％である。本件特許発明は医薬品の厳密な衛生管 理を行うために極めて基本的かつ重要な技術であるから，相当な実施料 率は上記６.５％である。 そうすると，本件特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額は，２０７３万５０００円である。 〔計算式〕 5,500×58,000×0.065＝20,735,000 （イ） 本件各登録商標の使用料率 原告は，薬剤分包装置製造の草分けであり，世界最大のシェアを誇る 企業である。原告製品の品質に対する市場の信頼も極めて厚いものであ り，本件各登録商標の使用料率が売上高の５％を下ることはない。 そうすると，本件登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当す る額は，１５９５万円である。 〔計算式〕 5,500×58,000×0.05＝15,950,000 （ウ） 損害額 上記(ア)及び(イ)によれば，特許法102条3項及び商標法38条３ 項による損害額は合計３６６８万５０００円を下らない。 〔計算式〕 20,735,000＋15,950,000=36,685,000 （２）利得額 被告は，法律上の原因なく，前記(1)アの１億４５００万円又は同イの３６ ６８万５０００円の利益を受け，その結果，原告に同額の損失を及ぼした。 したがって，被告は，原告に対し，不当利得に基づき，１億４５００万円 又は３６６８万５０００円の利得返還義務を負う。 【被告の主張】 （１）平成２２年６月頃から平成２５年３月までの間に受けた利益 ア 売上高 被告は，平成２２年６月頃から平成２５年３月までの間に，４９４４個 の被告製品を販売し，２６０７万１１８０円の売上げを得た。 イ 経費 経費は以下のとおり（合計２１２９万５２０１円）である。 （ア）仕入額 １８０５万３２５０円 （イ）返品額 ２５万５６０９円 （ウ）値引額 １８７万３２６２円 （エ）回収芯管の確認作業手数料 ３６万７２８０円 （オ）芯管の回収に要した運送費用 ２５万３５００円 （カ）製品の顧客への運送費用 ４９万２３００円 ウ 利益額 被告が受けた利益の額は，上記アの売上高から上記イの経費を控除した ４７７万５９７９円である。 （２）平成２５年４月から同年８月３日までの間に受けた利益 ア 売上高 被告は，平成２５年４月から同年８月３日までの間に７７１個の被告製 品を販売し，４０４万３４００円の売上げを得た。 イ 経費額 経費は以下のとおり（合計３２５万３３８８円）である。 （ア） 仕入額 ２７５万９４８０円 （イ） 値引額 ３２万４１８２円 （ウ） 回収芯管の確認作業手数料 前記(１)と同様の割合 （５万６９６１円） （エ） 芯管の回収に要した運送費用 前記(１)と同様の割合 （３万９３１５円） （オ） 製品の顧客への運送費用 ７万３４５０円 ウ 利益額 被告が受けた利益の額は，上記アの売上高から上記イの経費を控除した 額（７９万００１２円）である。 第４ 当裁判所の判断 １ 争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）に対する判断 以下のとおり，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。 （１）被告製品の構成 被告製品が以下の構成 a，ｂ，ｄ及びｅを備えることについては，当事者 間に争いがない。また，証拠（甲１６）によれば，以下の構成ｃを備えるこ とも認められる。 ａ 原告装置には，非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸が 設けられており，被告製品の中空芯管は，この中空軸への挿入方向の端部 に配置されたリング状の強磁性体によって当該中空軸に着脱自在に固定さ れる。 ｂ 被告製品は，中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いた ロールペーパとからなる。 ｃ 上記中空芯管には，原告装置に設けられた上記中空軸への挿入方向とは 逆側の端部プラスチック内部の円周上に，３個の磁石が配設されている。 ｄ 上記磁石は，中空芯管を構成するプラスチックの内部に配設されており， 巻回されたロールペーパと共に回転する。 ｅ 薬剤分包用ロールペーパである。 （２）構成要件充足性 以下のとおり，上記(１)の被告製品は，本件特許発明の各構成要件を充足 する。 ア 構成要件Ｂ及びＥの充足性 被告製品が本件特許発明の構成要件Ｂ及びＥをそれぞれ充足すること は，当事者間で争いがない。 イ その余の構成要件充足性 証拠（甲１０）によれば，原告装置は，本件特許発明の構成要件Ａの構 成を備える薬剤分包装置であることが認められる。そして，前提事実のと おり，被告製品は，専ら原告装置に装着されて使用されるものであるから， 本件特許発明の構成要件Ａを充足する。 同様に，被告製品は，上記構成ｃを備えることにより，原告装置に用い られた場合，ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に 付与するために支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と 測長センサの検出信号とからシートの巻量を算出することが可能なもの であることが認められる。したがって，被告製品は本件特許発明の構成要 件Ｃも充足する。 被告製品の構成ｄは，明らかに本件特許発明の構成要件Ｄに該当し，被 告製品は構成要件Ｄを充足する。 ２ 争点２−１（原告製品の芯管に関する譲渡の有無等）について 被告は，原告製品が芯管を含め譲渡されており，被告製品は原告製品の使用 済み芯管をそのままの状態で再利用したものであるから，被告製品について本 件特許権は消尽している旨主張する。しかし，次のとおり，原告製品が芯管を 含め譲渡されたものと認めることはできない。 （１）特許権の消尽 特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合に は，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し， もはや特許権の効力は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等 には及ばない（最高裁判所平成９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６ 号２２９９頁参照）。 （２）認定事実 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。この認 定に反する証拠はいずれも採用することができない。 ア 原告は，原告装置を販売するに際し，関連会社又は代理店の従業員を介 し，顧客に対し， 原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸 @ 与するものであること，A 使用後は芯管を回収すること，B 第三者に対 する芯管の譲渡，貸与等は禁止することを説明しており，顧客も，このこ とについて承諾の意思表示をしている（甲１８，２６）。 イ 原告は，原告製品の芯管の円周側面（甲２２の１〜３），外装の上端面及 び側面（甲２１の１〜３） 原告製品を梱包する梱包箱の表面 ， （甲２０の１・ ２）にも，上記@からBまでと同じ内容の記載をしている。 また，原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト（甲２４の１〜３） 及びカタログ（甲２５）にも同旨の記載をしている。 原告は，原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し， ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているとこ ろ，当該サービスの広告（甲２３）にも同旨の記載をしている。 ウ 原告による原告製品の芯管の回収率は，平成２２年には９７.４％であり， 平成２３年には９７.７％であり，平成２４年（１月〜８月）には９７.３％ である（甲１９）。 （３）検討 前記(２)のとおり，原告は，原告装置を販売する際に，顧客との間で，原 告製品の芯管について無償で貸与するものであり，その所有権を原告に留保 する旨の合意をしていること，原告製品自体やその梱包材，広告等において も芯管の所有権が原告にあることを明記していることが認められる。また， 実際に，最近３年間で約９７％もの原告製品の芯管を回収していることから， 最終的な顧客である病院や薬局だけでなく，卸売業者も含め，これらの表示 を十分に認識していることが認められる。 これらのことからすれば，原告が，顧客に対し，原告製品の分包紙を譲渡 したことは認められるものの，原告製品の芯管を譲渡しているとまでは認め がたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ，原 告は，芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し，芯管については，所有権を留保し， 使用貸借をしていると認めるのが相当である。。 ） そうすると，原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており，この部 分について本件特許権の消尽は問題とならないし，芯管については消尽の前 提を欠いているから，この点に関する被告の主張には理由がない。 ３ 争点２−２（被告製品と原告製品の同一性）について 原告製品の芯管に関する譲渡の成否にかかわらず，次のとおり，被告製品と 原告製品の同一性を認めることはできないから，被告製品について本件特許権 の消尽を認めることはできない。 （１） 特許製品の新たな製造 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡し た特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一 性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は， その特許製品について，特許権を行使することが許される。 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡し た特許製品につき加工や部材の交換がされた場合において，当該加工等が特 許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を 行使することが許されるといえるかどうかについては，当該特許製品の属性， 特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考 慮して判断すべきである（最高裁判所平成１９年１１月８日第一小法廷判 決・民集６１巻８号２９８９頁）。 （２）検討 まず，特許製品の属性についてみると，原告製品及び被告製品の分包紙が 消耗部材であるのと比較すれば，芯管の耐用期間が相当長いことは明らかで ある。他方で，分包紙を費消した後は，新たに分包紙を巻き直すことがない 限り，製品として使用することができないものであるから，分包紙を費消し た時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる。 また，証拠（甲１０）によれば，原告製品は，病院や薬局等で医薬品の分 包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり，厳密に衛生管 理された自社工場内で製造されていることが認められる。同様に，証拠（甲 １２〜１４，乙５）によれば，被告製品も，被告が製造委託した工場におい て高い品質管理の下で製造されていることが認められる。これらのことから すれば，顧客にとって，原告製品（被告製品）は上記製品に占める分包紙の 部分の価値が高いものであること，需要者である病院や薬局等が使用済みの 芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため，顧客 にとって，分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる。 そうすると，特許製品の属性としては，分包紙の部分の価値が高く，分包 紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり，分包紙が費消された時点 で製品としての本来の効用を終えるものということができる。芯管の部分が 同一であったとしても，分包紙の部分が異なる製品については，社会的，経 済的見地からみて，同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべ きである。 被告製品の製造において行われる加工及び部材の交換の態様及び取引の実 情の観点からみても，使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品 化する行為は，製品の主要な部材を交換し，いったん製品としての本来の効 用を終えた製品について新たに製品化する行為であって，かつ，顧客（製品 の使用者）には実施することのできない行為であるといえる。 以上によれば，使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化す る行為は，製品としての本来の効用を終えた原告製品について，製品の主要 な部材を交換し，新たに製品化する行為であって，そのような行為を顧客（製 品の使用者）が実施することもできない上，そのようにして製品化された被 告製品は，社会的，経済的見地からみて，原告製品と同一性を有するともい いがたい。これらのことからすると，被告製品は，加工前の原告製品と同一 性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である。被告製 品を製品化する行為が本件特許発明の実施（生産）に当たる旨の原告の主張 には理由がある。 ４ 争点３（原告が被告製品につき本件各商標権を行使することの可否）に対す る判断 前記３のとおり，原告製品及び被告製品は，いずれも病院や薬局等で医薬品 の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり，厳重な品質 管理の下で，芯管に分包紙を巻き付けて製造されるものである。顧客にとって， 上記製品に占める分包紙の部分の品質は最大の関心事であることが窺える（な お，前記３ ２ のとおり，需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包 紙を自ら巻き直すなどして再利用することもできない。。 ） そうすると，分包紙及びその加工の主体が異なる場合には，品質において同 一性のある商品であるとはいいがたいから，このような原告製品との同一性を 欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は，原告の 本件各商標権（専用使用権）を侵害するものというべきである。 実質的にみても，購入者の認識にかかわらず，被告製品の出所が原告ではな い以上，これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は，その出所表示機 能を害するものである。また，被告製品については原告が責任を負うことがで きないにもかかわらず，これに本件登録商標が付されていると，その品質表示 機能をも害することになる。 これらのことからすると，原告は被告製品につき本件各商標権を行使するこ とができるものと解するのが相当である。 ５ 争点４（損害額等）について （１）損害額 ア 特許法102条2項による損害額 （ア） 被告が平成２０年１０月３日から平成２５年３月までの間に受けた利 益 証拠（乙２）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成２２年６月か ら平成２５年３月までの間に合計４９４４個の被告製品を販売し，２６ ０７万１１８０円の売上げを得たことが認められる（平成２２年５月以 前の売上げはない。。 ） 同様に，経費として合計２１２９万５２０１円（内訳：仕入額１８０ ５万３２５０円，返品額２５万５６０９円，値引額１８７万３２６２円， 回収芯管の確認作業手数料３６万７２８０円，芯管の回収に要した運送 費用２５万３５００円，製品の顧客への運送費用４９万２３００円）を 要したことが認められる。 そうすると，被告は，上記売上額から上記経費額を控除した合計４７ ７万５９７９円の利益を受けたことが認められる。 （イ） 被告が平成２５年４月から同年８月３日までの間に受けた利益 証拠（乙１６１）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成２５年４ 月から同年８月３日までの間に７７１個の被告製品を販売し，４０４万 ３４００円の売上げを得たことが認められる。 同様に，経費として，仕入額２７５万９４８０円，値引額３２万４１ ８２円及び製品の顧客への運送費用７万３４５０円を要したことも認 められる。 また，回収芯管の確認作業手数料と芯管の回収に要した運送費用につ いては，前記(ア)の回収芯管の確認作業手数料と芯管の回収に要した運 送費用の，被告の売上額に対する割合と同じ割合に基づいて計算するの が相当である。 よって，回収芯管の確認作業手数料は５万６９６１円であると認める。 〔計算式〕 4,043,400×367,280÷26,071,180≒56,961 また，芯管の回収に要した運送費用は３万９３１５円であると認める。 〔計算式〕 4,043,400×253,500÷26,071,180≒39,315 これらのことからすると，被告は，上記売上額から上記経費額合計３ ２５万３３８８円を控除した７９万００１２円の利益を受けたことも 認められる。 （ウ） 小括 上記(ア)及び(イ)によれば，被告は，合計５５６万５９９１円の利益 を受け，原告は，同額の損失を被ったものと推定され，この推定を覆滅 するような事情も窺えない。 イ 特許法102条3項及び商標法38条3項による損害額 原告が主張する本件特許発明の実施料率及び本件各登録商標の使用料 率を前記アの被告製品の売上額に乗じた額が，前記アの損害額を上回るこ とを認めるに足りる証拠はない。 （２）利得返還請求 不当利得額についても前記(１)イと同様に，前記(１)アの損害額を上回る ことを認めるに足りる証拠はない。 （３）損害賠償又は利得返還請求に対する判断 以上によれば，原告の請求のうち損害賠償又は利得返還請求については， ５５６万５９９１円の損害賠償並びにこれに対する支払済みまで民法所定の 年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 遅延損害金については，訴状で求めた平成２４年７月２５日までの損害に ついて訴状送達の日の翌日である同年８月４日を起算日とし，その後に発生 した損害については訴えの変更に際し追加された販売期間の末日である平成 ２５年８月３日を起算日とすべきである。 証拠（乙２，１６１）によると，平成２４年７月２５日までの損害は，３ １３万５１１６円であり，それ以降の損害は，２４３万０８７５円であると 認める（前記(１)で算定した損害額を，上記期間における売上高によって割 り振った。平成２４年７月分については，日割計算により算定した。。 ） ６ 差止め及び廃棄請求の可否に対する判断 被告が被告製品の製造に供する製造設備を所有しているとする主張立証はな い。かえって，弁論の全趣旨によれば，被告は，第三者に委託して被告製品を 製造していることが認められる。 また，被告製品は，原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化されるもの であり，その半製品（別紙製品目録記載の製品の構造を具備しているもの）と は現に分包紙の巻付け作業中のものぐらいしか想定することはできず，しかも， 上述したとおり，被告は，第三者に委託して被告製品を製造しているので，被 告がそのような半製品を保有していることも想定しがたい。 したがって，原告による差止め及び廃棄請求のうち，被告製品の半製品及び 被告製品の製造に供する製造設備の廃棄を求める請求については必要性がある と認めることができない。 ７ 結論 よって，主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第２６民事部 裁 判 長 裁 判 官 山 田 陽 三 裁 判 官 松 阿 彌 隆 裁 判 官 西 田 昌 吾 （別紙） 製 品 目 録 １ 品名：ユヤマ式Ｙグラシン無地７０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：７０o×３３０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：ダブル ２ 品名：ユヤマ式Ｙグラシン無地１３２ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１３２o×４００Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル ３ 品名：ユヤマ式Ｙグラシン無地１４０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１４０o×４００Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル ４ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口無地７０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：７０o×３３０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：ダブル ５ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口無地１３２ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１３２o×３９０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル ６ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口無地１４０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１４０o×３９０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル ７ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口白帯７０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：７０o×３３０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：ダブル ８ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口白帯１３２ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１３２o×３９０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル ９ 品名：ユヤマ式Ｙセロポリ薄口白帯１４０ 規格（幅o）×巻き（Ｍ）：１４０o×３９０Ｍ ＪＡＮコード： ロールタイプ：シングル （別紙） 商 標 目 録 １ ２ |