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| 審判番号（事件番号） | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成18ワ22106損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成20ワ10819特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
| 元本PDF |
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| 事件 |
平成
23年
(ワ)
6878号
特許権侵害差止等請求事件
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|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2013/08/27 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２５年８月２７日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 平成２３年(ワ)第６８７８号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成２５年５月２８日 判 決 原 告 ヒメ ノイ ノベ ッ ク株 式会社 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 平 野 和 宏 同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 中 野 睦 子 被 告 株 式 会 社 フ ッ コ ー 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 小 野 正 毅 同 土 橋 順 同 鈴 木 和 夫 同 鈴 木 き ほ 同 補 佐 人 弁 理 士 土 橋 博 司 主 文 １ 被告は，別紙被告方法目録１記載の方法を使用してはならない。 ２ 被告は，別紙被告製品目録１の構成欄記載の構成を具備する製品を製造 し，販売し又は販売の申出（販売のための展示を含む）をしてはならない。 ３ 被告は，前項の製品及びその半製品（別紙被告製品目録１の構成欄記載の 構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。 ４ 被告は，原告に対し，２６７８万８１７０円及びうち２１４１万９９５４ 円に対する平成２３年５月２９日から，うち５３６万８２１６円に対する平 成２４年７月３１日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支 払え。 ５ 被告は，別紙被告表示目録１記載の表示を，石灰を含有しない内装仕上 材及びその容器，包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示 目録１記載の表示を付した石灰を含有しない内装仕上材を販売し，販売の ために展示してはならない。 ６ 被告は，別紙被告表示目録２記載の表示を内装左官仕上材及びその容器， 包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示目録２記載の表示 を付した内装左官仕上材を販売し，販売のために展示してはならない。 ７ 被告は，前項記載の表示を付した前項記載の内装左官仕上材，その容器， 包装，宣伝用カタログを廃棄せよ。 ８ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 ９ 訴訟費用は，これを１０分し，その６を被告の負担とし，その余を原告 の負担とする。 10 この判決は，第１項，第２項，第４項から第６項までに限り，仮に執行す ることができる。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求の趣旨 １ 後記本件特許権１に基づく差止等請求 (1) 被告は，別紙被告方法目録１記載の方法を用いて別紙被告製品目録１記 載の製品を製造し，又は別紙被告方法目録１記載の方法によって製造した 別紙被告製品目録１記載の製品を販売し又は販売の申出をしてはならない。 (2) 被告は，別紙被告方法目録１記載の方法によって製造した別紙被告製品 目録１記載の製品及びその半製品（別紙被告製品目録１記載の構成を具備 しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。 (3) 本件特許権１が方法の発明とされた場合の予備的な差止請求 主文第１項同旨。 ２ 後記本件特許権２の間接侵害に基づく差止等請求 (1) 被告は，別紙被告製品目録１記載の製品を製造し，販売し又は販売の 申出（販売のための展示を含む）をしてはならない。 (2) 被告は，別紙被告製品目録１記載の製品及びその半製品（別紙被告製 品目録１記載の構成を具備しているが製品として完成するに至らないも の）を廃棄せよ。 ３ 本件特許権１及び２に基づく損害賠償請求 被告は，原告に対し，７６９４万６８６４円及びうち６０００万５２９ ６円に対する平成２３年５月２９日から，うち１６９４万１５６８円に対 する平成２４年７月３１日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による 金員を支払え。 ４ 不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為を理由とする差止等請求 (1) 被告は，別紙被告表示目録１記載の表示を内装左官仕上材及びその容器， 包装，宣伝用カタログ，広告に使用し，又は別紙被告表示目録１記載の表 示を付した内装仕上材を販売し，販売のために展示してはならない。 (2) 主文第６項同旨。 (3) 主文第７項同旨。 第２ 事案の概要 原告は，被告が別紙被告方法目録１記載の方法（以下「被告方法１」とい う。）を使用して被告製品目録１記載の製品（同目録で商品名による限定はさ れていないが，同目録記載の構成を具備し，商品名を「しっくいペイントＡｇ ＋ 」とする製品のみを，便宜「被告製品１」という。）を製造，販売等するこ とは，原告の有する特許第３８３４７９２号の特許権（以下「本件特許権１」 という。）を侵害すると共に，原告の有する特許第３９７５２２８号の特許権 （以下「本件特許権２」という。）の間接侵害（特許法101条5号）を構成 するとして，被告に対し，本件特許権１に基づき，被告方法１によって製造さ れた同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に（請求の 趣旨１の(1) 及び(2) ），本件特許権２に基づき同目録記載の製品の製造販売 等の差止め及び廃棄を求め（請求の趣旨２の(1) 及び(2) ），さらにそれら特 許権侵害（ただし，平成１９年５月２９日までは独占的通常実施権侵害）によ る不法行為に基づき，７６９４万６８６４円及びうち６０００万５２９６円に ついては平成２３年５月２９日（同損害に係る不法行為日の末日）から，うち １６９４万１５６８円については平成２４年７月３１日（同損害に係る不法行 為日の末日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の 支払を求めている（請求の趣旨３）。また，本件特許権１に基づく上記差止請 求に係る予備的請求として，被告に対し，本件特許権１に基づき，被告方法１ の使用差止めを求めている（請求の趣旨１の(3) ）。 加えて，原告は，被告が石灰を含有せず，漆喰を用いていない内装仕上材又 は内装左官仕上材に，別紙被告表示目録１記載の表示（以下「被告表示１」と いう。）及び別紙被告表示目録２記載の表示（以下「被告表示２」という。） を付して販売することは，不正競争防止法2条1項13号の定める不正競争行 為（品質等誤認惹起行為）に当たるとして，被告表示１の使用等の差止め並び に被告表示２の使用等の差止め及び同表示を付した内装仕上材等の廃棄を求め ている（請求の趣旨４の(1) から(3) まで）。 １ 判断の基礎となる事実 以下の各事実は当事者間に争いがないか，掲記の各証拠又は弁論の全趣旨 により容易に認められる。 (1) 当事者 原告は，土木，建築の設計及び施工，塗装，吹付看板工事，防水工事， 内外壁建材の製造，販売，建築資材の研究開発等を目的とし，着色漆喰組 成物を業として製造，販売等する株式会社である。 被告は，内 外 装 左 官 ・ 塗 装 材 料 等 の 製 造 販 売 ， 内 外 装 左 官 ・ 塗 装 仕 上 ・ 下 地 材 の 取 付 施 工 等を目的とし，着色漆喰組成物を業として製 造，販売等する株式会社である。 (2) 本件特許権１ ア 原告は，次の特許（以下「本件特許１」といい，本件特許１の請求項 １に係る発明を「本件特許発明１」という。また，本件特許に係る明細 書及び図面をあわせて「本件明細書１」という。）に係る特許権（本件 特許権１）を有している。 特許番号 第３８３４７９２号 発明の名称 着色漆喰組成物の着色安定化方法 出願日 平成１４年９月１１日 優先日 平成１３年９月１１日 登録日 平成１８年８月４日 【請求項１】 石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する 着色漆喰組成物の着色安定化方法であって，当該着色漆喰組成物が水酸 基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し，上記白色成分と して石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法。 イ 本件特許発明１は，次のとおり構成要件に分説することができる。 Ａ１ 石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有 する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって， Ｂ１ 当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子 化合物を含有し， Ｃ１ 上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いる Ｄ１ ことを特徴とする方法。 (3) 本件特許権２ ア 原告は，次の特許（以下「本件特許２」といい，本件特許２の請求項 １に係る発明を「本件特許発明２−１」，請求項２に係る発明を「本件 特許発明２−２」といい，あわせて「本件特許発明２」という。また， 本件特許２に 係る明細 書及び図 面をあわ せて「本件明 細書２」 とい う。）に係る特許権（本件特許権２）を有している。 特許番号 第３９７５２２８号 発明の名称 着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法 出願日 平成１６年７月６日 優先日 平成１４年２月１５日 登録日 平成１９年６月２９日 【請求項１】 石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着 色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって ，上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカ ーボンブラックを組み合わせて用いる方法。 【請求項２】 白色顔料が酸化チタンである，請求項１記載の方法。 イ 本件特許発明２−１及び同２−２は，次のとおり構成要件に分説する ことができる。 【本件特許発明２−１】 Ａ２ 石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される 着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であ って， Ｂ２ 上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属または カーボンブラックを組み合わせて用いる方法。 【本件特許発明２−２】 Ｃ２ 白色顔料が酸化チタンである， Ｄ２ 請求項１記載の方法。 (4) 本件特許権１に係る権利設定及び譲渡 本件特許１は，平成１８年８月４日の設定登録時，原告代表者が特許権 者であり，原告は，原告代表者から，独占的通常実施権の許諾を受けてい た。 原告は，その後原告代表者から，本件特許権１の譲渡を受け，平成１９ 年５月２９日にその旨の移転登録がなされた。 (5) 被告の行為並びに被告製品１及び被告製品２の構成 ア 被告は，遅くとも平成１９年２月９日から平成２４年７月３１日まで， 被告製品１の製造，販売及び販売の申出をし，また，同じころまで， 被告表示２を付した製品（以下「被告製品２」という。）の製造，販 売及び販売の申出をした。 イ 被告製品１は，別紙被告製品目録の構成欄に記載の構成を備えており， その容器や広告等には，被告表示１が付されていた。 被告は，原告に対する平成２３年３月２５日付の書面（甲１１）に おいて，「今後はまったく『石灰』を含まない配合とすることといた しました。」と記載したほか，平成２２年９月，被告製品１と同一名 称でありながら，石灰を含有しない内装仕上材を試験的に製造販売し たことがある。 ウ 被告製品２は，石灰を含有しない内装左官仕上材である。 ２ 争点 (1) 特許権に基づく請求関係 ア 本件特許発明１の技術的範囲への属否 （争点１−１） イ 本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び廃棄請求の 可否 （争点１−２） ウ 本件特許権２の間接侵害（特許法101条5号） （争点１−３） エ 原告の損害 （争点１−４） (2) 不正競争防止法に基づく請求関係 ア 不正競争行為（不正競争防止法2条1項13号）該当性 （争点２−１） イ 原告は不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそ れがある者か （争点２−２） 第３ 争点に対する当事者の主張 １ 争点１−１（本件特許発明１の技術的範囲への属否）について 【原告の主張】 (1) 被告方法１の使用 被告は，被告方法１を使用して被告製品１を製造していたものであるが， 被告方法１は，次のとおり分説することができる。 ａ１ 消石灰を含有する白色成分，着色顔料である無機系顔料，アクリル 樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法で あって， ｂ１ 当該着色漆喰組成物がメチルセルロースを含有し， ｃ１ 上記白色成分として消石灰と酸化チタンを組み合わせて用いる ｄ１ ことを特徴とする方法。 (2) 構成要件充足性 被告方法１は，以下のとおり本件特許発明１の構成要件全てを充足し， その技術的範囲に属する。 ア 構成要件Ａ１について 被告方法１の構成ａ１における「消石灰」「着色顔料である無機系顔 ， 料」「アクリル樹脂エマルション」は，本件特許発明１の構成要件Ａ１ ， の「石灰」「無機着色顔料」「結合剤」に，それぞれ相当するものであ ， ， り，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」である被告方法１は構成要件 Ａ１を充足する。 イ 構成要件Ｂ１について 被告方法１の構成ｂ１における「メチルセルロース」は，本件特許発 明１の構成要件Ｂ１の「水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合 物」に相当するものであり，被告方法１は構成要件Ｂ１を充足する。 ウ 構成要件Ｃ１について 被告方法１の構成ｃ１における「消石灰」「酸化チタン」は，本件特 ， 許発明１の構成要件Ｃ１の「石灰」「無機の白色顔料」に，それぞれ相 ， 当するものであり，被告方法１は構成要件Ｃ１を充足する。 エ 構成要件Ｄ１について 被告方法１は，以上の構成から成ることを特徴とする方法であるから， 被告方法１は構成要件Ｄ１を充足する。 (3) 被告の追加主張について 被告は，被告による被告方法１の使用とその本件特許発明１の充足性 について，当初，認める，あるいは概ね認めると主張したにもかかわら ず（被告準備書面(1)），平成２４年８月３１日付準備書面(8)により， 前記認否を撤回して，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性を 争う旨を主張した。これは，損害論の審理に入る旨の訴訟指揮が示され てから半年以上経過した後のことである。 かかる攻撃防御方法は，「当事者が故意又は重大な過失により時機に 後れて提出した」ものであり，「これにより訴訟の完結を遅延させるこ ととなる」から却下されるべきであるし（民事訴訟法157条1項）， 自白の撤回にも当たるから，原告はこれに同意しない。 仮に，被告による攻撃防御方法の提出や自白の撤回が許されるとして も，本件特許発明１の充足性は左右されない。 【被告の主張】 (1) 「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性 被告製品１の物質の組成は認め，それらが本件特許発明１の構成要件に 記載された物質に相当することは認める。 しかし，被告は，被告製品１の製造において，それら物質を組成したも のではあるが，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」を使用したわけでは なく，この文言を充足しない。被告製品１が含有する「ルチル型の酸化チ タン」は，「光触媒機能」を得るために配合したのであり，「 着 色 安 定 化」のためではない のである。 (2) 時機に遅れた攻撃防御方法ではないこと等 被告は，本件特許発明１に関する原告の平成２４年７月３１日付原告第 ３準備書面における主張に対応するものとして，同年８月３１日付準備書 面(8)により，「着色漆喰組成物の着色安定化方法」の充足性を争う旨の攻 撃防御方法を提出したものであり，その後も損害論を巡って８か月以上審 理が重ねられているのであるから，前記主張は，時機に後れた攻撃防御方 法には当たらない。 また，被告は当初，被告による被告方法１の使用及び本件特許発明１の 充足性について，認める，あるいは概ね認める旨の主張をしていたが， 「着色安定化方法」に該当するか否かは評価，解釈の問題であるから自白 は成立し得ず，この点を新たに争うこととしても自白の撤回には当たらな い。仮にこの点で自白が成立するとしても，真実に反する主張であり，錯 誤によるものと推定されるから，原告の同意の有無にかかわらず，撤回は 許される。 ２ 争点１−２（本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び 廃棄請求の可否）について 【原告の主張】 本件特許発明１は，物を生産する方法の発明であって，具体的には，着色 安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であり，被告製品１は当該方法 により生産した物に当たる。 そのため，本件特許権１に基づき，被告方法１による被告製品１の製造を 差し止めることができるだけでなく，被告製品１の販売等を差し止めると共 に，その廃棄を求めることができる（特許法2条3項3号，100条2項）。 仮に本件特許発明１が単純方法の発明とされた場合には，予備的請求とし て，被告方法１の使用の差止めを求める。 【被告の主張】 争う。 ３ 争点１−３（本件特許権２の間接侵害（特許法101条5号））につい て 【原告の主張】 (1) 被告方法２ 被 告 は， 別紙 被告 方 法目 録２ 記載 の方 法（ 以 下「 被告 方法 ２ 」と い う。）に用いられる被告製品１の製造，販売及び販売の申出を行ったが， 被告方法２は，次のとおり分説することができる。 ａ２ 消石灰，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成 物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色 化を抑制する方法であって， ｂ２ 上記漆喰組成物の着色に白色顔料として酸化チタンと着色顔料とし て酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。 (2) 本件特許発明２−１及び同２−２の構成要件充足性 ア 構成要件Ａ２について 被告方法２の構成ａ２における「消石灰」「アクリル樹脂エマルショ ， ン」は，本件特許発明２−１の構成要件Ａ２の「石灰」「結合剤」に，そ ， れぞれ相当するものであり，被告方法２は構成要件Ａ２を充足する。 イ 構成要件Ｂ２について 被告方法２の構成ｂ２における「酸化チタン」「酸化金属またはカーボ ， ンブラック」は，本件特許発明２−１の構成要件Ｂ２における「白色顔 料」「着色顔料」である「酸化金属またはカーボンブラック」にそれぞれ ， 相当するものであり，被告方法２は構成要件Ｂ２を充足する。 ウ 構成要件Ｃ２及び同Ｄ２について 被告方法２の構成ｂ２における「酸化チタン」は，本件特許発明２−２ の構成要件Ｃ２における「酸化チタン」に相当するものであり，被告方法 ２は構成要件Ｃ２を充足する。また，構成要件Ｄ２の充足性は，上記ア及 びイより明らかである。 (3) 特許法101条5号所定の要件充足性 被告製品１は，本件特許発明２−１及び２−２の課題の解決に不可欠な ものである。また，被告は，遅くとも，照会書（甲６の１）が到達した平 成２３年１月１７日には，被告製品１が本件特許発明２−１及び２−２に 係る方法の使用に用いられること及び本件特許発明２−１及び２−２が特 許発明であることを知っていた。それにもかかわらず，被告は，被告製品 １の製造，販売及び販売の申出を行ったのであるから，本件特許権２の間 接侵害となる（特許法101条5号）。 (4) 被告の追加主張について 被告は，被告方法２の使用とその本件特許発明２−１及び同２−２の 充足性並びに間接侵害に係る要件の充足性について，当初，認める，あ るいは概ね認めると主張していたにもかかわらず（被告準備書面(1)）， 平成２４年８月３１日付準備書面(8)により，「着色漆喰塗膜の色飛び または色飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性を争う旨を主張し た。 これが時機に遅れた攻撃防御方法の提出，あるいは自白の撤回にあた り許されないことは，争点１? １について述べたところと同じである。 また，仮にこれが許されるとしても，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色 飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性は左右されない。 【被告の主張】 (1) 「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の 充足性 被告製品１の物質の組成は認め，それが本件特許権２の構成要件に記載さ れた物質に相当することは認める。 しかし，被告は，被告製品１の製造において，それら物質を組成したもの ではあるが，本件特許発明２の「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによ る白色化を抑制する方法」を使用したわけではなく，この文言を充足しな い。被告製品１が含有する「ルチル型の酸化チタン」は，「光触媒機能」 を得るために配合したのであり，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びに よる白色化を抑制する」ためではない。 (2) 時機に遅れた攻撃防御方法ではないこと等 被告が，平成２４年８月３１日付準備書面(8)により「着色漆喰塗膜の色 飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法」の充足性を争ったことが， 時機に後れた攻撃防御方法の提出にあたらず，自白の撤回にもあたらない ことは，争点１? １について述べたところと同じである。 ４ 争点１−４（原告の損害）について 【原告の主張】 (1) 特許法102条2項適用の前提事情 原告は，「塗楽」なる商品名の着色漆喰組成物をＯＥＭ生産しているが， これは本件特許発明１の実施であると共に，本件特許発明２の実施に用い られるもので，その発明による課題の解決に不可欠のものである。 また，原告は，石灰を含有する白色漆喰組成物を関西ペイント株式会社 （以下「関西ペイント」という。）に供給し，原告同意の下で，関西ペイ ントが着色顔料を添加する「アレスシックイ」なる製品もあるが，上記白 色漆喰組成物は，本件特許発明１及び本件特許発明２の実施に用いられる もので，その発明の課題に不可欠のものである。 このような事情からすれば，特許法102条2項適用の前提を欠くこと はない。 (2) 原告の損害算定 被告の本件特許権１（ただし，平成１９年５月２９日までは本件特許権 １に係る独占的通常実施権。以下あわせて「本件特許権１等」という。） 及び本件特許権２の侵害によって原告が被った損害額は，以下の合計７６ ９４万６８６４円である。 ア 逸失利益損害 ６７４０万６８６４円 (ア) 本件特許権１等の侵害による損害額 被告は，被告方法１を使用した被告製品１の製造販売により，平成１ ９年２月９日から平成２３年５月２９日までの間，少なくとも●●●● ●●●●●円を売り上げ，これによって５２００万５２９６円の利益 （粗利）を得たものであり，また，平成２３年５月３０日から平成２４ 年７月３１日までの間，少なくとも●●●●●●●●●円を売り上げ， これによって１５４０万１５６８円の利益（粗利）を得たものである。 そのため，被告の得た利益の合計６７４０万６８６４円が，本件特許 権１等の侵害により原告の被った損害額と推定される（特許法102条 ２項。独占的通常実施権侵害による損害額の算定にも類推適用される。 。 ） なお，後者の期間について，被告の提出する資料に基づいて計算し直 したとしても，被告の得た利益は６５０３万８７３６円であり，同額が 本件特許権１等の侵害により原告の被った損害額と推定される。 (イ) 本件特許権２の間接侵害による損害額 被告は，被告方法２の使用に用いられる被告製品１の製造販売により， 平成２３年１月１７日から同年５月２９日までの間，少なくとも●●● ●●●●●円を売り上げ，これによって４９２万４６１７円の利益（粗 利）を得たものであり，また，平成２３年５月３０日から平成２４年７ 月３１日までの間，少なくとも●●●●●●●●●円を売り上げ，これ によって１５４０万１５６８円の利益（粗利）を得たものである。 そのため，被告の得た利益の合計２４２９万８５６０円が，本件特許 権２の侵害により原告の被った損害額と推定される（特許法102条２ 項）。 (ウ) 上記(ア)と(イ)の関係 本件特許権１等の侵害と本件特許権２の侵害とが重複する期間につい ては，いずれかの損害額の高い方を選択的に主張する。 イ 弁護士費用 ９５４万円 被告による特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用は，少なくも ９５４万円（うち１５４万円が平成２３年５月３０日から平成２４年７ 月３１日までの侵害に対応する弁護士費用）が相当である。なお，弁護 士費用相当額の算定に際しては，損害賠償請求分だけでなく，差止請求 分についても，斟酌されるべきである。 (3) 粗利額について 被告は，決算時に計算した粗利額が正確である旨主張するが，被告の主 張する粗利額を裏付ける証拠は陳述書しかなく，決算時の計算内容なども 全く不明である。 (4) 控除すべき費用に関する被告の主張への反論 ア 販売費及び一般管理費 特許法102条2項所定の利益の算定については，売上高から侵害製品 の製造，販売のために侵害者が追加的に要した費用のみを控除すべきであ って，被告における販売費及び一般管理費は，控除すべき費用には当たら ない。しかも，被告は被告製品１以外の製品も販売しており，全製品の売 上高に占める被告製品１の売上高の割合は極めて低く，被告製品１の製造 販売により販売費及び一般管理費が増加したとは到底いえない。 また，被告は，製品サンプル製作費，カタログ等製作費，広告掲載費を 控除すべき旨主張するが，製品サンプル製作費については，そのような支 出があったこと自体認められず，カタログ等製作費及び広告掲載費もその 具体的内容や配布数量，頻度等は不明である。そもそも，いずれの費用も， 販売数量の増加に応じて増加するものではなく，特許法102条2項の利 益算定に際し，控除できる費用ではない。被告製品１は店頭販売されず， サンプルやカタログによって営業を行っているなどの被告の主張を前提と すれば，広告掲載費の控除が不相当であることはより明らかである。 イ 開発費用 被告製品１の開発に当たって，被告の主張するような開発費が支出され たことを裏付ける客観的証拠は提出されていないことに加え，そもそも開 発費は，製品の売上げに応じて増減する費用ではなく，特許法102条２ 項所定の利益を算定するに当たって控除すべき費用ではない。 (5) 寄与度に関する被告の主張への反論 ア 本件特許発明１及び本件特許発明２の寄与 本件特許発明１によれば，石灰，結合剤及び水を含有する漆喰組成物に 配合した無機着色顔料の分散性を改善し，長期間にわたって着色を安定化 することができるのに対し，これを利用しなければ，わずか１週間で色分 かれしてしまい，著しく品質及び商品価値が低下する。また，本件特許発 明２によれば，着色漆喰塗膜の色飛び及び色飛びによる白色化という漆喰 固有の問題が解決でき，所望の色の着色漆喰塗膜を長期にわたって安定し て形成することができるのに対し，これを利用しなければ，着色漆喰組成 物で形成した着色漆喰塗膜の色が，塗布後乾燥によりまた経時的に著しく 色飛び，白色化してしまい，所望の色の着色漆喰塗膜を形成することが困 難になる。そのため，被告製品１は，本件特許発明１及び本件特許発明２ の上記効果を利用し，その商品価値を構成しているといえる。 一方，被告は，被告製品１が酸化チタン及び銀イオンを含有し，そこか ら得られる光触媒機能，抗菌機能といった特徴が被告製品１の販売を促進 した旨主張するが，被告製品１と銀イオンを含有しない製品が，「消臭・ 抗菌内装仕上塗材」について同等品として取り扱われていること，消臭・ 抗菌機能は，そもそも漆喰が有する機能であり，銀イオンによるまでもな いことなどからすれば，被告の主張は失当である。 したがって，本件特許発明１及び本件特許発明２が被告製品１の売上に 寄与した割合は１００％である。 イ 被告は，被告製品１の販売は，設計事務所との信頼関係，被告のブラ ンド力によるものである旨主張するが，設計事務所は，独占禁止法に違反 しないよう，特定の製品に限定することなく，同等品を許容して指定する のであるから，被告の主張は前提に誤りがある。 ウ 被告製品１について，石灰を含まない配合に変更したことによって売 上の減少がないとしても，少なくとも顧客からすれば，商品名が変わった だけで，成分などの組成は変わっていない外観を呈しており，その旨誤信 して購入している蓋然性が高い。 【被告の主張】 (1) 特許法102条2項適用の可否 原告が，本件特許発明１を実施し，被告製品１の競合製品を販売してい るか明らかでなく，特許法102条2項を適用する前提を欠いている。 (2) 被告製品１の販売による利益の額 平成１９年２月９日から平成２４年７月３１日までの間における被告製 品１の売上額，粗利，さらに販売費及び一般管理費並びに開発費を控除し た利益額は，別紙粗利額計算表，販売費及び一般管理費計算表並びに利益 額計算表記載のとおりである。 そのため，被告は被告製品１の製造販売によって利益を得ておらず，原 告による損害額の算定は前提に誤りがある。 (3) 粗利額について 原告は，被告の提出した「商品別売上統計表」に基づいて被告製品１の 粗利を計算しているが，同表での製造原価は前年度の実績に基づいて計算 されており，正確ではない。別紙粗利額計算表記載の金額，すなわち，当 該年度の情報に基づいて再計算をした決算時の金額によるべきである。 (4) 控除すべき費用について ア 販売費及び一般管理費 被告製品１の販売には，設計事務所との信頼関係が維持されていること が必要不可欠である上，販売戦略を練るための会議や営業担当の従業員を 積極的に投入する必要があるほか，施工現場でのアフターフォローも行っ てきた。そのため，被告の得た利益の算定に当たっては，製造原価だけで なく，販売費及び一般管理費を全て控除すべきである。 特に，平成１９年から平成２４年７月までの期間に係る被告製品１のサ ンプル製作費●●●●●●●●円，カタログ等製作費●●●●●●●●円 及び広告掲載費●●●●●●●●円は，被告製品１の販売に直接要した費 用であり，控除すべきことが明らかである。 イ 開発費 開発費●●●●●●●●●円（平成１９年２月よりも前に支出された ものであるから，上記販売費及び一般管理費とは重複しない。）は，被告 製品１に様々な特徴を持たせ，色合いを工夫するために支出した費用であ る。このような支出なくしては被告製品１の製造販売は実現し得なかった のであるから，開発費も本件製品１の利益額算定において考慮されるべき である。 (5) 寄与度について 以下の事情によれば，本件特許発明１及び本件特許発明２は，被告製品 １の売上げに寄与するものではなく，特許法102条2項の推定は働かな い。 ア 被告製品１は，酸化チタン及び銀イオンを含有し，そこから得られる 光触媒機能，抗菌機能を特徴としており，当該特徴により被告製品１の 販売を促進していたものである。これに対し，本件特許発明１及び本件 特許発明２の着色安定化作用などが被告製品１の売上げに与えた影響は ない。 イ 被告製品１の販売は，施工業者に製品を指定する設計事務所と被告と の信頼関係，被告の信用に基づくものであり，だからこそ被告は，被告 製品１のような利益率の高い製品を販売することができたのである。 一方，原告には，被告のような販路はないのであるから，被告製品１ と同様の利益率を有する製品を，被告と同様に販売することは困難であ る。 ウ 被告は，被告製品１について，石灰を含有しない製品へと設計変更を したが，着色安定化作用に影響を与えることはなく，むしろ，石灰を含 む場合よりも製品として安定することとなった。そして，設計変更後も 売上げの減少は見られない。 ５ 争点２−１（不正競争行為（不正競争防止法2条1項13号）該当性） について 【原告の主張】 被告製品１は，元々石灰を含有するものであったが，被告によると，石灰 を含有しない被告製品１も製造販売されたことがある。また，被告製品２は， 石灰を含有しない内装左官仕上材である。 一般に漆喰とは，石灰を含有する塗壁材を意味するものであり，内装左官 仕上材の需要者にもそのように受け止められる。そのため，石灰を含有しな い被告製品１やその広告等に「しっくい」の文字を含む被告表示１を付した り，被告表示１の付された被告製品１を販売すること，被告製品２やその広 告等に「しっくい」の文字を含む被告表示２を付したり，被告表示２の付さ れた被告製品２を販売することは，品質等誤認惹起行為（不正競争防止法２ 条１項１３号）に該当する。 被告は，被告製品１及び被告製品２も漆喰の機能を持ち合わせているため， 漆喰の範ちゅうに属すると主張するが，漆喰に関する学術的な文献や市場の 実情に反している。また，被告製品２は，漆喰が備える抗菌性及びカビ抵抗 性といった機能を備えていないため，その意味でも被告表示２を付すことは 許されない。 また，被告は，被告製品１及び被告製品２の購入者である設計事務所に対 し，その内容等を説明しているため，石灰の有無について誤解を与えること はない旨主張する。しかし，被告の取引先が設計事務所だけであるという前 提が信用できない上，そのような説明がされていることを裏付ける客観的証 拠はない。むしろ，被告製品１及び被告製品２には，石灰を含有しないなど の記載はない上，現に石灰を含有する製品として扱われている例さえ存在し ており，被告の主張は，不正競争行為を否定する根拠とはならない。 【被告の主張】 漆喰という言葉には定まった定義，用法がなく，市場においても，旧来の 漆喰のみならず，塗料塗材としての漆喰塗料，漆喰の機能を持ち合わせてい る漆喰関連製品も，漆喰と表示して流通しているのが一般的である。そのた め，被告製品１及び被告製品２のように漆喰壁を思わせるような，漆喰調の 色合いと質感となる製品は，たとえ石灰を含有していなくても「漆喰」の範 ちゅうに含まれるのであり，被告表示１及び被告表示２が需要者を誤認させ るものと評価すべきではない。 また，被告製品１及び被告製品２の販売の実態からしても，需要者に誤認 を生じさせるおそれはない。すなわち，被告製品１及び被告製品２は，一般 の小売店で不特定多数の者に販売される製品ではなく，設計事務所の指定に 従って，施工業者が購入するものである。そのため，需要者として想定すべ きは設計事務所であるが，被告は，新規取引先の獲得に当たり，製品の特徴 や内容について説明しており，石灰の有無について誤解を与えることはない。 一方，ウェブサイトやパンフレットを見て購入を希望する者も存在するが， この場合も被告において，被告製品の特徴や内容を説明しており，やはり石 灰含有の有無について誤解を与えることはないのである。 なお，被告製品１のうち石灰を４％含有するものは平成２０年ころから販 売を始めたが，石灰を含有しないものは，平成２２年９月に，ある顧客から の注文に応じて試験的に製造販売したのみであり，その後は石灰を含有しな い被告製品１の注文を受けたことはない。 ６ 争点２−２（原告は不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害 されるおそれがある者か）について 【原告の主張】 原告は，「塗楽」なる商品名の着色漆喰組成物をＯＥＭ生産しているほか， 石灰を含有する白色漆喰組成物を関西ペイントに供給し，原告同意の下で， 関西ペイントが着色顔料を添加する「アレスシックイ」なる製品もある。 そのため，原告は，競業製品である被告製品１及び被告製品２に係る前 記不正競争行為によって，営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれ がある者（不正競争防止法3条1項）に当たる。 【被告の主張】 原告は，具体的にいかなる製品を製造しているか明らかでなく，被告製品 １及び被告製品２によりいかなる利益が害されたのかも明らかではないから， 被告の行為によって，営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある 者には当たらない。 第４ 当裁判所の判断 １ 争点１−１（本件特許発明１の技術的範囲への属否）について (1) 充足性に関する争点 被告が製造していた被告製品１が，別紙被告製品目録の構成欄記載の構 成を備えていること，すなわち，「白色顔料として酸化チタン，着色顔料 として酸化金属またはカーボンブラック，石灰，アクリル樹脂エマルショ ン，メチルセルロース及び水を含有する着色漆喰組成物」であること，そ のため，「石灰を含有する白色成分，着色顔料である酸化金属またはカー ボンブラック，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成 物」たる被告製品１の製造において，「当該着色漆喰組成物がメチルセル ロースを含有し，上記白色成分として石灰と酸化チタンを組み合わせて用 いる方法」を使用していたことは争いがない。 そして，被告製品１の「酸化チタン」，「酸化金属またはカーボンブラ ック」，「石灰」，「アクリル樹脂エマルション」，「メチルセルロー ス」及び「水」が，それぞれ本件特許発明１の「無機の白色顔料」，「無 機の着色顔料」，「石灰」，「結合剤」，「水酸基を有するノニオン系の 親水性高分子化合物」及び「水」に相当することも争いがないため，被告 は，「石灰を含有する白色成分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有す る着色漆喰組成物」（構成要件Ａ１）である被告製品１の製造において， 「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物 を含有し，」（構成要件Ｂ１）「上記白色成分として石灰と無機の白色顔 料を組み合わせて用い」（構成要件Ｃ１）ていたといえる。 なお，被告は，平成２３年９月８日の第１回弁論準備手続期日において， 「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を含め，本件特許 発明１の各構成要件の充足性を概ね認めると主張したが，平成２４年２月 ９日の第４回弁論準備手続期日において，次回期日から損害論の審理に入 るとされた後，同年８月３１日付準備書面(8)において，被告は「着色漆喰 組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を使用していないとして，同 構成要件の充足性を争う旨の主張を提出した。被告は，被告製品１の含有 成分及びこれが本件特許発明１の構成要件中に示された成分に該当するこ との認否については変更しないまま，着色安定化方法の使用という，本件 特許発明１の構成要件の一部をなす評価的概念のみを争っているのであり， 自白の撤回と評価すべきものではない。また，前記主張は，訴訟の進行状 況に応じ適切な時期（民事訴訟法156条）に提出されたものとはいえな いが，これにより訴訟の完結を遅延させることになるとまでは認められな いため，時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法157条）として却下す ることまではしないものとする。 よって，本件特許発明１の属否論に関しては，被告の前記主張が唯一の 争点となる。 (2) 「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）の解釈 本件特許発明１の構成要件Ａ１には，「着色漆喰組成物の着色安定化方 法」との記載はあるものの，その手順等が経時的に記載されているわけで はない。 しかし，「着色安定化方法」との文言の後には，「であって，」と繋が れた上で，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高 分子化合物を含有し，」（構成要件Ｂ１）「上記白色成分として石灰と無 機の白色顔料を組み合わせて用いる」（構成要件Ｃ１）「ことを特徴とす る方法。」（構成要件Ｄ１）と説明されており，これら記載の全体に照ら せば，本件特許発明１の「着色漆喰組成物の着色安定化方法」とは，当該 着色漆喰組成物に構成要件Ｂ１記載の物質を含有させ，かつ，その「白色 成分」を構成要件Ｃ１で特定されている物質の組み合わせとする方法を意 味すると解するのが自然である。 しかも，本件明細書１において，本件特許発明１が解決しようとする課 題の項に，従来の漆喰の現場調合の問題または漆喰の着色の問題を解決す ることを目的とし，具体的には，予め水や着色剤を配合して調整した漆喰 塗材又は漆喰塗料を安定して供給するための方法を提供する旨記載されて いることからしても，構成要件Ａ１の内容である「石灰を含有する白色成 分，無機の着色顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」について， 「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物 を含有し」（構成要件Ｂ１），「上記白色成分として石灰と無機の白色顔 料を組み合わせ」（構成要件Ｃ１）るよう調整，調合する方法が，「着色 漆喰組成物の着色安定化方法」として示されていると解される。 したがって，構成要件Ａ１を充足する着色漆喰組成物について，構成要 件Ｂ１記載の物質を含有させ，かつ，構成要件Ａ１中の「白色成分」を構 成要件Ｃ１で特定されている物質の組み合わせとすることが，本件特許発 明１の「着色漆喰組成物の着色安定化方法」に当たることになる。 (3) 「着色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）の充足性 前記(1)記載のとおり，被告は，「石灰を含有する白色成分，無機の着色 顔料，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」（構成要件Ａ１）である 被告製品１の製造において，「当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニ オン系の親水性高分子化合物を含有し，」（構成要件Ｂ１）上記白色成分 として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用い」（構成要件Ｃ１）てい たのであり，まさに構成要件Ｂ１及び構成要件Ｃ１で特定されている「着 色漆喰組成物の着色安定化方法」（構成要件Ａ１）を使用していたものと いえる。 被告は，被告製品１で酸化チタンを配合するのは，光触媒機能を得るた めであって着色を安定させるためではないとして，前記構成要件Ａ１の非 充足を主張するが，着色漆喰組成物の着色安定化方法について上述のよう に解する以上，着色漆喰組成物の組成が上記各構成要件を客観的に充足す るよう調整，調合すれば，着色安定化方法を使用したというべきであり， 酸化チタンを配合する目的が光触媒機能を得ることにあったとしても，こ の結論を左右するものではない。 (4) 小括 以上より，被告が被告製品１の製造において，本件特許発明１の構成要 件ＡからＣまでを充足する方法を使用していたといえ，そのため当該方法 が，構成要件Ｄを充足することも明らかである。 したがって，被告が被告製品１の製造において使用していた方法は，本 件特許発明１の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属するものといえ る（原告が，被告の使用した方法を被告方法１，すなわち，別紙被告方法 目録１記載のとおりに特定したことも相当である。）。 ２ 争点１−２（本件特許権１に基づく被告製品１の製造販売等差止め及び 廃棄請求の可否）について 原告は，本件特許発明１は物を生産する方法の発明であり，被告製品１は その方法によって生産した物に当たるとして，その方法により物を生産する ことの差止めに加え，被告製品１の販売等の差止め及びその廃棄を請求して いる（請求の趣旨１の(1) 及び(2) ）。 原告の主張は，本件特許発明１が，着色安定化された着色漆喰組成物を生 産する方法であることを前提とするものであるが，特許法は，単純な方法の 発明と物を生産する方法の発明とで権利を行使し得る範囲に差を設けており （同法2条3項，100条2項），そのいずれであるかの区別は明確でなけ ればならない。 本件特許発明１は，その特許請求の範囲の記載において，「着色漆喰組成 物を生産する特定の方法」など，物を生産する方法であることを示す表現に はなっていない。また，本件明細書１の記載を参照しても，着色安定化方法 によって，色飛び，色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができるとさ れており，これによると，本件特許発明１の方法により生産した物とは，最 終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地があるのであり，着色漆喰組 成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。 以上によれば，本件特許発明１については，物を生産する方法の発明では なく，単純方法の発明と解するのが相当であるから，本件特許権１の侵害を 理由に，被告製品１の製造販売等を差し止めたり，その廃棄を求めたりする ことはできず，予備的請求である，被告方法１の使用の差止めを求めること ができるにとどまる。 なお，被告は，平成２４年８月１日以降，被告製品１を製造販売しておら ず，被告方法１も使用していない旨を主張している。しかしながら，被告が 現在販売している製品の成分，構成が客観的に立証されているわけではなく （乙４０?４２参照），その変更は容易であると考えられること，現に被告 は，被告製品１につき，「しっくいペイントＡｇ＋ 」の名称を維持したまま， 石灰を含有しない構成へと変更する方針を示し，試験的とはいえ，実際に製 造，販売したこともあること，被告は当初，被告製品１の成分が本件特許発 明１を構成する成分を充足すること自体を争っていたが（甲７，９，１１参 照），本件訴訟係属後にこれを認めた等の経緯を総合すると，なお被告が被 告方法１を使用するおそれはあるというべきであり，差止めの必要性が認め られる。 ３ 争点１−３（本件特許権２の間接侵害（特許法101条5号））について 原告は，被告製品１の製造販売等が，方法の発明に係る本件特許権２の間 接侵害（特許法105条5号）に当たる旨主張するので，以下検討する。 (1) 「その方法に用いる物」及び「その発明による課題の解決に不可欠な もの」 本件特許発明２−１は，「石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成 物」を前提に，これ「によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色 飛びによる白色化を抑制する」という作用効果を有する方法（構成要件 Ａ）を示すものであるが，その方法そのものは，「上記漆喰組成物の着色 に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わ せて用いる」（構成要件Ｂ２）と特定されている。このような文言からす れば，「石灰，結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物」で，その「漆喰 組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラッ クを組み合わせて」いる物は，上記作用効果を有する方法発明である本件 特許発明２−１との関係において，「その方法の使用に用いる物」である と共に「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法101条５ 号）であり，また，その「白色顔料」が「酸化チタン」（構成要件Ｃ２） であれば，本件特許発明２−２との関係においてもこれらに該当すること になる。 そして，被告製品１は，「白色顔料として酸化チタン，着色顔料として 酸化金属又はカーボンブラック，石灰，アクリル樹脂エマルション，メチ ルセルロース及び水を含有する着色漆喰組成物」であること，被告製品１ が含有する「白色顔料として酸化チタン」，「着色顔料として酸化金属ま たはカーボンブラック」，「石灰」，「アクリル樹脂エマルション」及び 「水」が，それぞれ本件特許発明２−１及び同２−２の「白色顔料（酸化 チタン）」，「着色顔料として酸化金属またはカーボンブラック」，「石 灰」，「結合剤」及び「水」に相当することは，当事者間に争いがない。 よって，被告製品１は，本件特許発明２−１及び同２−２のいずれの関 係においても，「その方法の使用に用いる物」及び「その発明による課題 の解決に不可欠なもの」に該当する。 なお，被告は，被告製品１に酸化チタンを配合するのは，光触媒機能を 利用するためであり，「着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化 を抑制する方法」（構成要件Ａ２）は使用していない旨主張するが，原告 は，被告が本件特許発明２の方法を使用したと主張しているのではなく， 同方法に使用する被告製品１の製造販売等が本件特許権２の間接侵害を構 成すると主張しているのであり，被告の上記主張は失当である。 (2) 「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用い られることを知りながら」 被告は，平成２３年１月１７日，原告から，本件特許発明２が特許発明 であること，被告製品１が本件特許発明２の実施に用いられるものである ことを記載した照会書と題する書面を受領した（甲６の１・２）のである から，同日以降の被告製品１の製造販売等については，「その発明が特許 発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りなが ら」（特許法101条5号）のものであったといえる。 (3) 小括 以上より，平成２３年１月１７日以降の被告による被告製品１の製造販 売等は，本件特許発明２−１及び同２−２との関係において，特許法１０ 1条5号の規定する各要件を充足するものであり，本件特許権２の間接侵 害を構成するものといえる。 (4) 差止め等の要否及び範囲 被告は，平成２４年８月１日以降，被告製品１の製造販売を行っていな いと主張するが，本件訴訟係属以前からの経緯等に照らし，被告が被告製 品１又はこれと同一構成の製品を製造販売等するおそれのあることは，前 記２で述べたのと同様であり，被告製品１又はこれと同一構成の製品の在 庫が残存している可能性も否定できないから，別紙被告製品目録１の構成 欄記載の構成を具備する製品の製造販売等の差止め及び廃棄の必要性が認 められる。 ４ 争点１−４（原告の損害）について (1) 本件特許権１の侵害による損害について ア 特許法102条2項を適用するための前提事情の有無 証拠（甲２９，３０，４２〜４７，５９）及び弁論の全趣旨によれば， 原告は，損害額算定対象期間の始期である平成１９年２月９日以前から他 社ブランドの着色漆喰組成物の製造において，本件特許発明１の発明を実 施してその着色安定化を行っており，その過程を経た着色漆喰組成物を販 売していることが認められるが，かかる着色漆喰組成物が，製造工程にお いて本件特許権１の侵害があった被告製品１と市場において競業していた ことは明らかである。 なお，原告は，平成１９年５月２９日までは独占的通常実施権者の地位 にあり，この権利を侵害されたことによる不法行為を主張するものである が，独占的通常実施権侵害による損害額を算定するに当たっても，特許法 102条2項が類推適用されるものと解される。 したがって，原告は，被告の本件特許権１等の侵害により損害を被って おり，かつ，特許法102条2項を適用（独占的通常実施権侵害の期間に おいては類推適用。以下，同旨の記載は省略する。）して損害額を算定す ることができると解される。 イ 被告製品１の販売利益を本件特許権１等の侵害による「利益」といえ るか 原告は，特許法102条2項の適用に当たり，被告が被告製品１の販売 によって得た利益を，本件特許権１等の侵害により被告の得た利益（特許 法102条2項）として主張している。ところが，本件特許発明１は，前 記２で論じたとおり，物を生産する方法の発明ではなく，単純方法の発明 であるため，被告製品１が当該方法を使用した着色漆喰組成物であっても， その販売は本件特許発明１の実施ではなく，本件特許権１等の侵害を構成 するものではない。そのため，被告が被告製品１の販売によって得た利益 を，本件特許権１等の侵害により得た利益といえるかが問題となる。 しかし，本件特許発明１は，着色漆喰組成物の着色を安定化させるとい う作用効果を有するものである。すなわち，本件明細書１にも記載されて いるとおり，従来の着色漆喰組成物には，「着色剤は石灰中に均一に分散 しにくく，また混合しても色分かれが生じやすく，それが着色漆喰塗膜の 色むらの原因となる・・・。さらに石灰はアルカリ性の高い物質であるた め，その存在下では着色剤の安定性が悪く容易に色褪せや色飛びしてしま うこと，その結果，塗膜の色むらが助長される」（段落【０００４】）と の課題があったが，本件特許発明１を使用することにより，「漆喰組成物 を均一に着色することができ，しかも不均一な色飛びを抑制して色むらを 生じない着色塗膜が形成できる」（段落【０００８】）というのであり， その作用効果は実験によっても裏付けられている（甲１７〜１９）。塗壁 材としての用途を有する着色漆喰組成物にとって，その着色を均一かつ安 定的にし，当該漆喰組成物の使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むらを 防止できるということは，塗壁材としての有用性を高めるもので，その商 品価値に直結する作用効果といえる。 本件特許発明１の有するこのような作用効果を考えれば，被告が本件特 許発明１を実施したことによる経済的価値は，これによって均一かつ安定 的な着色を実現した被告製品１の販売利益として現れているといえ，その ため，本件においては，被告製品１の販売による利益をもって，本件特許 権１等の侵害により被告の得た利益ということができると解される。 ウ 侵害行為により被告が得た利益 そして，本件において，「利益」（特許法102条2項）として，被告 製品１の販売によって得た利益を算定するには，被告製品１の売上高から， その製造に要した費用である製造原価を控除（製造原価を控除することに ついては原告も争うところではない。ただし，製造原価の額に争いがあ る。）の上，販売費及び一般管理費については，変動費のみを控除するの が相当と解される。 (ア) 被告製品１の売上高から製造原価を控除した額 被告提出の商品別売上統計表と題する証拠（乙１７〜２０，４５，４ ６）によれば，被告は，本件特許１の設定登録後である平成１９年２月 ９日から被告製品の製造販売を中止した平成２４年７月３１日までの間， 被告製品１の販売により，●●●●●●●●●円を売り上げ，●●●● ●●●●●円のいわゆる粗利（売上高から製造原価を控除した額。別紙 販売費及び一般管理費計算表の「被告製品１粗利額（修正前）（Ｂ）」 の合計額欄に記載の金額である。）を得たことが認められる。 この点，被告は，商品別売上統計表には，前年度の実績に基づいて計 算した製造原価を控除した粗利が記載されており，正確には決算時に再 計算をした別紙粗利額計算表記載の金額によるべきである旨主張する。 しかし，一般論として，速報性が要求される管理会計上の利益値が，決 算時に算定される利益値と異なり得ることは確かだが，別紙粗利額計算 表記載の金額は，客観的証拠による裏付けが全くなく，これを正確な粗 利額として採用することはできない。 (イ) 他に控除すべき費用 被告は，「利益」（特許法102条2項）の算定に当たり，販売費及 び一般管理費も全て一律に控除すべきである旨主張するが，前記のとお り，販売費及び一般管理費については，変動費のみを控除するのが相当 であり，到底採用できない主張である。また，被告は，被告製品１の開 発に要した費用（平成１９年２月よりも前に支出された）●●●●●● ●●●円も控除すべきである旨主張するが，同様の理由により控除は相 当でなく，この主張も採用できない。 被告は，販売費及び一般管理費を一律に控除することができないにし ても，被告製品１のサンプル製作費●●●●●●●●円，カタログ等製 作費●●●●●●●●円及び広告掲載費●●●●●●●●円は控除すべ きである旨主張するが，このうちサンプル製作費については，かかる支 出がされたことを認めるに足りる証拠がない。一方，証拠（乙５５，５ ７，６５，６６，６９，７０，７７，７８）によれば，被告製品１のカ タログ等製作費として●●●●●●●●円を，また，証拠（乙５５〜６ ５，６７，６８，７０〜７５）によれば，被告製品１の広告掲載費とし て●●●●●●●●円をそれぞれ被告が支出したことが認められる。こ のようなカタログや広告などによる広告宣伝活動は，被告製品１の周知 度を向上させると共に，被告製品１のように外観からその特徴などを理 解することができない製品にとっては，顧客，特に新規の顧客に対して 製品の特徴や有用性を伝える手段としても，重要な役割を果たすものと いえる。そのため，それら費用の合計●●●●●●●●円は，被告製品 １の売上高との関係において，変動費に当たるといえる。 (ウ) 小括 以上より，本件特許権１等の侵害により被告の得た利益は，５６９７万 ０４２７円（＝●●●●●●●●●円−●●●●●●●●円）である。 エ 寄与度 特許法102条2項により，特許権（あるいは独占的通常実施権）を侵 害した者がその侵害行為により利益を受けているときは，その利益の額が 損害額と推定されるが，特許発明の実施が当該利益に寄与した度合によっ ては，上記損害額の推定の一部が覆滅されるものと解される。 この点，前記イでも論じたとおり，本件特許発明１は，着色漆喰組成物 の着色を均一かつ安定的にし，当該漆喰組成物の使用時に形成される着色 漆喰塗膜の色むらを防止するという作用効果を有する。これは，塗壁材と しての用途を有する着色漆喰組成物にとって，その有用性を高め，商品価 値に直結するものであり，被告製品１の販売による利益に寄与しているこ とは確かである。 しかし，本件特許発明１は，物の発明でも，物を生産する発明の方法で もなく，単純方法の発明であるから，物の販売による利益への寄与度につ いては，低く評価せざるを得ない。 また，被告製品１を紹介するウェブサイト（甲２５）及びカタログ（甲 ２６）は，本件特許発明１で特定されている含有成分やそれに伴う着色の 均一性や安定性，製品使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むら防止とい った作用効果を，被告製品１の特徴として挙げていなかった。むしろ，そ れらウェブサイトやカタログは，被告製品１につき，漆喰が有する調湿機 能などを基本としつつ，酸化チタンを配合することによる防臭機能や，銀 イオンを含有することによる抗菌機能などを特徴として強調しており，こ の点が現に一定の需要を喚起したこともうかがわれる（乙５０〜５２）。 以上の事情に加え，競業他者の存在（甲３３，乙１２，１３）も考慮し， ６０％の範囲で，特許法102条2項の推定が覆滅されると認めるのが相 当である。 なお，被告は，被告製品１の販売による利益には，被告の信用や顧客と の信頼関係の寄与が大きい旨主張するが，前記ウ記載のカタログ等の製作 や広告掲載のほか，被告において，その信用を高めるためにいかなる活動 を行ったのか具体的かつ客観的に裏付ける証拠はない。被告の営業活動に ついては，既に広告宣伝に要する費用として粗利の１割を超す額を利益か ら控除しているのであり，寄与度としてさらに考慮すべき事情を認めるこ とはできない。 また，被告は，平成２４年８月に被告製品１の製造を中止し，石灰を含 有しない製品へと設計変更した後，着色安定化作用はむしろ高まり，設計 変更前と比べて売上げの減少も見られない（乙５３，５４，７９〜８７） とも主張するが，着色安定化作用の有無及び違いの程度を裏付けるに足り る証拠はない上，設計変更後の売上げがどのようにして維持されたかの具 体的経過も明らかでなく，本件特許発明１の寄与度が低いことを示す事情 とはいえない。 したがって，特許法102条2項により，本件特許権１等の侵害によっ て原告が被った損害額（逸失利益）は，２２７８万８１７０円（＝５６９ ７万０４２７円×（１−０．６），１円未満切捨て）と算定される。 (2) 本件特許権２の侵害による損害について 原告は，本件特許２が設定登録された平成１９年６月２９日以降，被告 製品１の製造販売が中止された平成２４年７月３１日までの期間，つまり， 本件特許権１の侵害と本件特許権２の侵害とが重複する期間については， 特許法102条2項のもと，いずれか高く算定される方法により損害額を 認定すべきである旨主張する。 ところで，本件特許発明２−１及び同２−２は，着色漆喰組成物によっ て形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する との作用効果を有する。すなわち，本件明細書２にも記載されているとお り，従来の着色漆喰物には，「一般に着色剤は石灰中で均一に分散されに くいため石灰に配合した場合に色分かれを生じやすく，これが着色漆喰塗 膜の色むらの原因となる」（段落【０００４】）との課題があったが，着 色漆喰組成物の含有成分を本件特許発明２−１及び同２−２で特定される とおりとすることにより，「漆喰組成物を均一かつ安定に着色することが でき」，「・・・当該着色方法によると，塗膜を形成した場合でも色飛び や色むらが有意に抑制され」（段落【００１０】）るというものである。 つまり，本件特許権２の間接侵害により被告製品１が備える作用効果と 商品価値，それに伴って被告が得た経済的利益は，本件特許権１の侵害に よるものと実質において異なるところはない。また，本件特許発明２−１ 及び同２−２は，単純方法の発明であり，しかも被告製品１の製造販売は その特許権を直接侵害するものではなく，間接侵害するにとどまるため， 物の発明に係る特許権や物を生産する方法の発明に係る特許権を直接侵害 する場合と比べ，販売による利益への寄与度を低く評価せざるを得ない点 も，本件特許権１と同様である。 そのため，本件特許権２の侵害による損害額は，既に本件特許権１の侵 害による損害額の算定において評価し尽くされているというべきであり， 別途の計算をするまでもなく，本件特許権１等及び本件特許権２の侵害に よる損害額（逸失利益）は，前記(1)で算定された２２７８万８１７０円 である。 (3) 弁護士費用 前記(1)及び(2)で認定した損害額，差止請求についても認容すべきこと， 本件訴訟の難易度など諸般の事情を考慮し，原告の負担する弁護士費用は， ４００万円の範囲で本件特許権１等及び本件特許権２の侵害と相当因果関 係のある損害と認められる。 (4) 損害額の合計 以上より，本件特許権１等及び本件特許権２の侵害によって原告が被っ た損害額の合計は２６７８万８１７０円である。 なお，原告は，平成２３年５月２９日までに発生した損害については同 日から，同月３０日から平成２４年７月３１日までに生じた損害について は同日からの遅延損害金を請求しているが，各期間の損害は，上記合計損 害額を各期間の被告製品１の粗利によって案分することで算定するのが相 当である。 被告製品１の粗利は，平成１９年２月９日から平成２３年５月２９日ま でが５２００万５２９６円（乙１７〜２１），同月３０日から平成２４年 ７月３１日までが１３０３万３４４０円（乙２１，４５，４６）であると ころ，これら金額で２６７８万８１７０円を案分すると，平成２３年５月 ２９日までに発生した損害は２１４１万９９５４円（１円未満四捨五入）， 同月３０日から平成２４年７月３１日までに発生した損害は５３６万８２ １６円（１円未満四捨五入）と算定される。 ５ 争点２−１（不正競争行為（不正競争防止法2条1項13号）該当性） について 被告が製造販売していた被告製品２は，商品名を「しっくいＨＲ」（被告 表示２）とするものであるが，石灰を含有していなかった。また，被告は， 被告製品１と同じ「しっくいペイントＡｇ＋」（被告表示１）の商品名で， 石灰を含有しない内装左官仕上材（被告製品１’）を製造販売したことがあ る。このように石灰を含有しない製品について，「しっくい」の文字を含む 商品名である被告表示１又は被告表示２を付することが，不正競争防止法２ 条１項１３号の定める不正競争行為（品質等誤認惹起行為）に当たるかを， 以下検討する。 (1) 漆喰の意味 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，「漆喰」の用語について，以下 の事実が認められる。 漆喰について，法令上の定義はないが，日本漆喰協会では，漆喰を消石 灰あるいはドロマイトプラスターを主たる固化剤とする塗壁材料（屋根漆 喰も含む）で，全重量比で消石灰及びドロマイトプラスターの重量が３０ ％以上のものと定義している（乙１０）。日本漆喰協会会長が用語監修を した書籍も，漆喰とは消石灰を原料とする塗壁材であり，「漆喰」という 言葉が「石灰」という言葉の唐音に当て字されたものと言われている旨説 明するほか，石灰石にマグネシウムなどが化合したドロマイトを原料とす る左官材をドロマイト漆喰と呼ぶ旨説明しており（甲３３），他の建築関 連の文献やウェブサイトにも同旨の記載がある（甲３４，５６，５７，乙 ３）。 また，「広辞苑（第４版）」（岩波書店）において，「（「石灰」の唐 音という）わが国独特の塗壁材料。消石灰にふのり・苦汁などを加え，こ れに糸屑・粘土などを配合して練ったもの。広義には，石膏・石灰・セメ ントなどをそのまま，または砂などをまぜて作ったモルタル漆喰をもいう。 白土。」と説明されている（乙９）ほか，「日本国語大辞典（第２版）」 （小学館）などにおいても，漆喰は「石灰」の唐音であるなど同旨の記載 がされている（甲５５，５８）。 (2) 市場の実情 被告は，市場の実情としては，上記(1)で認定の定義などに該当しない製 品も，石灰を原料とする塗壁材たる漆喰と同様の機能を備えているものは， 漆喰として扱われ，表示されている旨主張する。 しかし，その根拠とする製品のうち「アレスシックイ」（乙１１）は， 消石灰を含有する製品であり，被告主張の根拠になるものではない。また， 商品名を「水性しっくい風かべ塗料」とする製品（乙１２）は，石灰を含 有するか否かが不明である上，「風」の文字を「しっくい」の後に加える ことで，漆喰そのものではないことを示唆しているため，やはり被告主張 の根拠とはならない。一方，商品名を「漆喰美人」とする製品（乙１３） は，石灰を含有していないにもかかわらず，「漆喰」の文字を含む商品名 が付されているが，同製品に係るウェブサイトでは，同製品について， 「漆喰のように美しく」，「漆喰より調湿する素材にしたかった」など， 同製品が漆喰ではないことを前提とした説明がされており，石灰を含有し なければ漆喰ではないとの理解に立っているといえる。 他に被告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。 (3) 「しっくい」の文字を含む商品名が品質等について誤認させるような 表示に当たるか 上記(1)及び(2)の事情に照らせば，被告製品１’及び被告製品２の需要者 及び取引者は，商品名に「しっくい」の文字が含まれていれば，「しっく い風」など漆喰そのものでないことを示す文字等と一体の場合でない限り， 石灰又はドロマイトプラスターを含有するものと認識するのが通常と考え られる。 ところが，被告製品２は，その具体的成分は必ずしも明らかでないもの の，石灰又はドロマイトプラスターを含有するものでない（弁論の全趣 旨）にもかかわらず，「しっくい」の文字を含み，かつ，漆喰そのもので ないことを示す文字等を含まない「しっくいＨＲ」との表示（被告表示 ２）が付されていた。そのため，被告は，需要者及び取引者に対し，石灰 又はドロマイトプラスターを含有する製品である旨その内容について誤認 させるような表示をしたといえるから，不正競争防止法2条1項13号の 定める不正競争行為を行ったといえる。 また，被告は，やはり石灰又はドロマイトプラスターを含有するもので ない被告製品１’に，「しっくい」の文字を含み，かつ，漆喰そのものでな いことを示す文字等を含まない「しっくいペイントＡｇ＋ 」との表示（被 告表示１）を付したものである。この行為も，需要者及び取引者に対し， 石灰又はドロマイトプラスターを含有する製品である旨その内容について 誤認させるような表示をしたものとして，不正競争防止法2条1項13号 の定める不正競争行為に当たるといえる。 ６ 争点２−２（原告は不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害 されるおそれがある者か）について 証拠（甲２９，３０，４２〜４７，５９）及び弁論の全趣旨によれば， 原告は，被告製品１’及び被告製品２と市場において競業する製品を製造， 販売していることが認められるところ，被告の前記５の不正競争行為によ って，「営業上の利益を侵害され，又は侵害されるおそれがある者」（不 正競争防止法3条1項）に該当する。したがって，原告は，被告に対し， 不正競争行為の差止めを請求することができる地位を有する。 ところで，被告は，被告表示２を付した製品について，平成２４年８月 １日ころ以降，販売をしていないと主張するが，本件訴訟における被告の 主張内容，経過などからして，なお侵害のおそれは消失しておらず，また， 被告表示２を付した製品の在庫が残存している可能性も否定できないため， 差止め及び廃棄の必要性が認められる。 また，被告による被告表示１を付した被告製品１’の販売は，平成２２年 ９月の試験的な販売のみにとどまり，平成２４年８月１日以降は，被告表 示１の使用自体が行われていないが，原告に対する平成２３年３月２５日 付けの書面において，被告表示１を付した製品につき，「今後はまったく 『石灰』を含まない配合とすることといたしました。」と述べていた（甲 １１）ことのほか，本件訴訟における被告の主張内容，経過などからして， なお侵害のおそれは消失しておらず，やはり差止めの必要性が認められる。 ただし，原告は，内装仕上材の構成を特に限定することなく，被告表示 １の使用を差し止めるよう求めているが，不正競争防止法2条1項13号 の定める不正競争行為に当たるのは，あくまで石灰又はドロマイトプラス ターを含有しない内装仕上材について，被告表示１を使用することであり， 石灰を含有する被告製品１に被告表示１を使用することが不正競争防止法 上禁じられるわけではない。そのため，被告表示１に係る差止めについて は，その対象を「石灰を含有しない内装仕上材」と限定するのが相当であ る（一方，被告表示２については，一貫して石灰又はドロマイトプラスタ ーを含有しない製品に使用されていたものであるから，対象製品の構成を 主文において限定する必要はない。）。 ７ 結論 以上の次第で，本件特許権１が物を生産する方法の発明であることを前提 とする請求の趣旨１の(1) 及び(2) の請求は理由がないが，本件特許権１が 単純な方法の発明であることを前提とする請求の趣旨１の(3) の予備的請求 は理由があるから認容し（主文第１項），本件特許権２の間接侵害に基づく 請求の趣旨２の(1) 及び(2) の請求は，原告が被告製品目録１として特定し た製品のうち，被告製品１（「しっくいペイントＡｇ＋」の商品名を有する もの）についてのみ認容し（主文第２項，第３項），請求の趣旨３の損害賠 償請求については主文第４項の限度で認容し，不正競争防止法2条1項１３ 号の不正競争行為を理由とする請求の趣旨４の(1) ないし(3) の請求につい ては，被告表示２を付した被告製品２については理由があるが（主文第６項， 第７項），被告表示１を付した内装仕上材については，石灰を含有しないも のについてのみ理由があるから，その限度で認容し（主文第５項），その余 の請求はいずれも理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担につい ては主文第９項のとおり，仮執行の宣言については主文第１０項のとおり定 めることとする。 大阪地方裁判所第２１民事部 裁判長裁判官 谷 有 恒 裁判官 松 阿 彌 隆 裁判官 松 川 充 康 被告方法目録１ 消石灰を含有する白色成分，着色顔料である無機系顔料，アクリル樹脂エマル ション及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって，当該着色 漆喰組成物がメチルセルロースを含有し，上記白色成分として消石灰と酸化チ タンを組み合わせて用いることを特徴とする方法。 被告方法目録２ 消石灰，アクリル樹脂エマルション及び水を含有する着色漆喰組成物によって 形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法で あって，上記漆喰組成物の着色に白色顔料として酸化チタンと着色顔料として 酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。 被告製品目録１ １ 商品名 「しっくいペイントＡｇ＋」 ただし，上記商品名は，対象を限定する趣旨ではなく，補充的に説明するも のであり，下記２記載の構成を有する着色漆喰組成物であれば，上記商品名の ものに限定されない。 ２ 構成 白色顔料として酸化チタン，着色顔料として酸化金属またはカーボンブラッ ク，石灰，アクリル樹脂エマルション，メチルセルロース及び水を含有する着 色漆喰組成物。 被告表示目録１ しっくいペイントＡｇ＋ 被告表示目録２ しっくいＨＲ 別紙 粗利額計算書 （省略） 同 販売費及び一般管理費計算表 （省略） 同 利益額計算表 （省略） |