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| 事件 |
平成
24年
(行ケ)
10428号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2013/04/24 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２５年４月２４日判決言渡 平成２４年（行ケ）第１０４２８号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２５年３月１１日 判 決 原 告 X 被 告 特 許 庁 長 官 指定代理人 黒 瀬 雅 一 同 鈴 木 秀 幹 同 氏 原 康 宏 同 芦 葉 松 美 主 文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第１ 請求 特許庁が不服２０１１−２０５７０号事件について平成２４年１０月２３日にし た審決を取り消す。 第２ 前提事実 １ 特許庁における手続の経緯等 原告は，平成２１年８月２０日に，発明の名称を「ラケットグリップの補助具」 とする特許出願（特願２００９−１９０５６２号。優先権主張平成２０年８月３０ 日，同年１１月４日，平成２１年２月１６日，同年３月１３日，同年３月３０日， 同年５月１３日。以下「本願」という。）をしたところ，平成２３年８月２３日付 けで拒絶査定を受け，同年９月２３日，これに対する拒絶査定不服の審判を請求 （不服２０１１−２０５７０号事件）し，平成２４年５月１４日付けの拒絶の理由 の通知に対し，同年６月２８日付けで手続補正書を提出した（以下「本件補正」と いう。）。 特許庁は，平成２４年１０月２３日付けで「本件審判の請求は，成り立たな い。」との審決をし，その謄本は，同年１１月８日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲 本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項５の記載は次のとおりで ある（甲３の３。以下，この発明を「本願発明」という。）。本件補正後の本願の 特許請求の範囲，発明の詳細な説明及び図面（甲３の１，甲３の３）を総称して， 「本願明細書」ということがある。なお，本願明細書の【図２】（本発明のグリッ プ補助具の一例として，親指と中指の指掛け部が，ラケットの表面側にある例）は， 別紙１のとおりである。 「【請求項５】ラケットグリップを回すための，繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属， その他弾性体の中の１以上の素材からなる親指の指掛け部，又は，繊維，樹脂，ゴ ム，皮革，金属，その他弾性体の中の１以上の素材からなる中指の指掛け部，又は， 繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾性体の中の１以上の素材からなる親指の 指掛け部及び中指の指掛け部を備えてなる事を特徴とするラケットグリップ。」 ３ 審決の理由 (1) 別紙審決書写しのとおりである。要するに，@本願発明は，本願優先権主張 日前に頒布された実願平１−９３４７９号（実開平３−３３６７３号）のマイクロ フィルム（甲１。以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明 １」という。）と同一であるから，特許法29条1項3号に該当し，特許を受ける ことができない，A本願発明は，本願優先主張日前に頒布された特開２００１−１ １２９００号公報（甲２。以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下 「引用発明２」という。）及び引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をする ことができたものであるから，特許法29条2項の規定により特許を受けることが できないというものである。 (2) 審決の認定した引用発明１，２の内容，引用発明１，２と本願発明との一致 点及び相違点は，以下のとおりである。 ア 引用発明１の内容 「長手方向のグリップエンドと反対側のラバー貼付部に近い箇所の両側に突起部 を設けて，親指を立てて突起部を巻き込んで引き下ろせばグリップは回転して，ラ ケットは，１８０度反転するものであるグリップ。」 イ 引用発明２の内容 「コルク材により形成され，親指と中指とで把持される指かかり部を取り付けて なる卓球用ラケットのグリップ部。」 ウ 本願発明と引用発明１との対比 (ｱ) 一致点 「ラケットグリップを回すための，親指の指掛け部を備えてなるラケットグリッ プ。」 (ｲ) 相違点１ 本願発明は，親指の指掛け部が，「繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾性 体の中の１以上の素材からなる」のに対し，引用発明１は，その素材が明らかでは ない点。 エ 本願発明と引用発明２との対比 (ｱ) 一致点 「繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾性体の中の１以上の素材からなる親 指の指掛け部，又は，繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾性体の中の１以上 の素材からなる中指の指掛け部，又は，繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾 性体の中の１以上の素材からなる親指の指掛け部及び中指の指掛け部を備えてなる ラケットグリップ。」 (ｲ) 相違点２ 本願発明は，「ラケットグリップを回すための」指掛け部であるのに対し，引用 発明２は，その点が明らかではない点。 第３ 当事者の主張 取消事由に係る原告の主張 １ 審決は，手続の不明確性（取消事由１），本願発明の認定の誤り（取消事由２）， 引用発明１の認定の誤り（取消事由３），本願発明と引用発明１及び引用発明２と の一致点，相違点の認定の誤り（取消事由４），相違点２に関する容易想到性判断 の誤り（取消事由５）があり，これらの誤りは結論に影響を及ぼすものであるから， 審決は違法として取り消されるべきである。 (1) 手続の不明確性（取消事由１） 審決は，本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項５記載の発明を本願発明と 認定した。 しかし，本願の特許請求の範囲に記載された請求項１ないし４，請求項６ないし ８についての判断は記載されず，手続が不明確である。また，本願の特許請求の範 囲に記載された請求項の中で，請求項５のみを抽出し，請求項５に対する拒絶の理 由を通知することなく，これを本願発明と認定した理由も不明である。さらに，審 決は，拒絶理由通知の理由とは異なり，かつ，審査基準に合致しない理由で，引用 発明１及び２を組み合わせて，本願の特許請求の範囲の請求項５記載の発明と対比 している。 したがって，審決には手続的な不明確性があり，特許法29条1項，憲法15条， 29条，32条，76条等にも関わる違法がある。 (2) 本願発明の認定の誤り（取消事由２） 審決は，本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項５記載の発明のみを本願発 明と認定した。 しかし，本件補正後の本願の特許請求の範囲には，請求項１ないし８が記載され ているから，請求項５記載の発明のみを本願発明とした審決の認定には，憲法２９ 条，99条等にも関わる誤りがある。 (3) 引用発明１の認定の誤り（取消事由３） 審決は，引用例１の記載から，上記第２の３(2)ア のとおり，引用発明１を認定 した。 しかし，以下のとおり，引用例１は，必要とされる技術内容の開示が不十分，不 明確であって，その記載内容は，特許法29条1項各号所定の発明とは認められず， また，引用例１記載の技術内容は，発明としては未完成のものであり，特許法2条 １項にいう「発明」とはいえないものである。 まず，引用例１の「考案が解決しようとする課題」には「しかし卓球の競技など でひとたびプレーとなってボールを相手に打ち返し，次のボールを打つまでの短い 時間にラケットを反転させることは非常に難しく，反転を習得するには長い練習時 間が必要であった。本考案はそのような場合に，初級者でも簡単にラケットを反転 させることのできるグリップを提供することを目的とする。」と記載されており， ラケット打球面を反転の後，各指は，次に打球できる位置・状態に戻って備える必 要があるが，引用例１には，３本指（親指，人差指，中指）による反転過程とその 後の，指位置と状態遷移についての記述がない。すなわち，「実施例」の「人差指 で突起部１８の裏側を押してやればグリップは４５度回転する。次に親指を立てて 突起部１８を巻き込んで引き下ろせばグリップ５ｃは１３５度回転し，ラケットＡ は，１８０度反転する。」（７，８頁）の後の記述がなく，突起部とその他凹凸部 を成型の反転指掛け部付グリップボード（２枚）を，ラケットグリップの上下（表 裏）に貼り付け，３本指でグリップを把持しながら，ラケットを反転させ，その後， 切り替えられた側のグリップボード上で，３本指が，どのように次の打球をできる 状態になるかについて，説明されていない。 また，引用例１は，３本指の指力を緩めた上，３本指で掴む輪（空間）内で，グ リップを転がすような指使いを示すものと推測されるが，突起や凹凸が多く，転が り難いことに関わる記述がない。 さらに，引用例１の第５図で，３本指（親指・人差指・中指）で，反転しようと する時に，下からせり上がってきた突起部（親指で引き下ろした突起部の他の側の 突起部）に，人差指（及び中指）が押し上げられる。元の位置に戻すには，指を離 して（指力を緩めて），人差指（及び中指）を，突起部の下に，持って行く必要が ある。その時，既に，親指も，引き下ろした突起部の上に載っていて，グリップを 下から支える力が無くなり，ラケット（グリップ）は，落下することになるが，こ れについての記述もない。 加えて，引用例１は，現行のラケット把持方法のようにラケット打球面の裏側に 中指，薬指，小指を，揃えて置くのではなく，中指もグリップの下に付けて支える ので，薬指，小指は，ラケット裏面の所定の位置に届かず，遊離状態となるから， 常に，３本指でグリップを握って打球する不安定な状態となり，手指の健康問題も 発生する。打球時だけ，現行ラケットのグリップのように持ち替えて打球するよう な対策も，当該グリップではできない。 したがって，引用例１から引用発明１を認定した審決には誤りがある。 (4) 本願発明と引用発明１及び引用発明２との一致点，相違点の認定の誤り（取 消事由４） 本願発明と引用発明１との一致点，相違点の認定の誤り ア (ｱ) 審決は，引用発明１における「突起部」は，親指によって巻き込まれて引き 下ろされる，つまり親指に掛けられることにより，グリップを回転させるのである から，その構造，機能，作用等からみて，本願発明における「親指の指掛け部」に 相当し，引用発明１における「グリップ」は，本願発明の「ラケットグリップ」に 相当する，また，引用発明１の「突起部」は，親指によって巻き込まれて引き下ろ される，つまり親指に掛けられることにより，グリップを回転させているから， 「グリップを回すための」ものといえるとして，上記第２の３(2)ウ のとおり，一 致点及び相違点を認定した。 しかし，引用発明１の「グリップ」は，本願発明の「ラケットグリップ」と同じ ではなく，また，引用発明１の「突起部」は，本願発明の「親指の指掛け部」に相 当しない。 すなわち，本願発明は，本件補正により，人差指に関する部分を削除（減縮）し た結果，シェークハンドラケットのグリップに限定されたところ，シェークハンド ラケットグリップでは，親指と人差指でラケット（及びグリップ）を両側から挟み， 中指，薬指，小指で，グリップを把持するので，親指と中指の指掛け部が有用であ る。本願発明では，グリップを回すための指掛け部は，親指，又は，中指，又は， 両方のいずれかであり，人差指は含まれない。本願発明の指掛け部は，本来の，５ 本指でしっかりグリップを握っている状態で機能する。ラケットスイングの打球時 に，手指を強く握り，親指の指掛け部が押されると，その弾力性による可動範囲内 で動き，グリップを回し，既に開始された前腕による回内動作を促進し，打球後， 指掛け部への圧力が緩めば，元の位置に戻る。グリップをしっかり把持しなければ， 適切な打球はできない。 一方，引用発明１のペンホルダーラケットグリップでは，親指と人差指で，打球 面とグリップの連繋部分を掴み，中指，薬指，小指は，ラケット裏面の右方に，揃 えて置くので，必然的に，親指と人差指の指掛け部が有用となる。ただし，引用例 １のグリップは，３本指（親指，人差指，中指）でグリップを把持して，薬指と小 指はラケット裏面に届かず，中指に添える形となる。引用発明１は，親指，人差指， 中指のための，突起や凹凸を設けたグリップパネル（グリップボード）であり，ラ ケットグリップの上下に貼り，それらの突起や凹凸を活用するものである。引用例 １において，グリップの反転は，常に，３本指（親指，人差指，中指）が関わる協 調操作となり，人差指の腹の部分で突起部を押し，次に，親指を立てて，突起部に 伸ばし，引き下ろして，反転させることが記載される。その後，反転の完結に至る までの記述がないが，３本指でしっかり握った状態では，特定の指の操作では動か ず，反転の時には，３本の指力を緩め，協調操作で，反転させることになり，その 要領は，３本指で掴む輪（空間）の中でグリップを転がすようなものであると推測 される。つまり，３本指の指力を緩め，かなり不安定な把持状態となるが，そうし なければ，３本指でグリップを転がす術がない。すなわち，引用発明１の「突起 部」は，親指に掛けられることにより，グリップを回転させるとはいえない。 したがって，３本指で掴む輪（空間）の内でグリップを転がす態様の引用発明１ は，回内，回外動作を促進するためにグリップを回す手段の指掛け部を備える本願 発明とは異なるものであり，引用発明１の突起部は，本願発明の指掛け部には相当 しないから，これを前提とする審決は，一致点の認定を誤り，相違点を看過したも のである。 (ｲ) また，審決は，一般に，ラケットグリップにおいて，その素材として，樹脂， ゴム，皮革，その他弾性体等を用いることは，普通に採用されており，引用発明１ においても，このような普通に採用されている素材からなるものであることは，自 明であるとして，本願発明と引用発明１とは，相違点１において，実質的な差異は なく，本願発明は，引用発明１と同一である旨判断した。 しかし，本願発明の指掛け部は，グリップに取り付けるもので，グリップそのも のではない。「１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾性体からなる」 は，本願発明の指掛け部の材質であって，ラケットグリップの材質とは関係がない。 なお，ラケットのグリップには，主に木材が使われ，竹材もある。卓球ラケットの グリップ部は，打球面と同じ材質のグリップ相当部分に，更に指で掴むため，コル クやその他木材を貼るものである。 したがって，親指の指掛け部の素材に関し，本願発明と引用発明１とが実質的な 差異がないとした審決は，一致点の認定を誤り，相違点を看過したものである。 本願発明と引用発明２との一致点，相違点の認定の誤り イ 審決は，引用発明２における「コルク材」は，弾性体といえるものであるから， その構造，機能，作用等からみて，本願発明における「その他弾性体」に相当し， 引用発明２における「指かかり部」は，親指と中指とで把持されるから，本願発明 の「親指の指掛け部」，「中指の指掛け部」又は「親指の指掛け部及び中指の指掛 け部」に相当し，引用発明２の「グリップ部」は，本願発明の「ラケットグリッ プ」に相当するとして，第２の３(2)エ のとおり，一致点及び相違点を認定した。 しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。 (ｱ) コルクは，その他弾性体の一つであるが，コルクそのものには特に機能作用 がないから，コルク材が使用されているからといって，引用発明２の，単一・共用 の指かかり部が，本願発明の，１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，その他弾 性体からなる指掛け部に相当するとはいえない。コルクは，打球時に指掛け部が押 され，その弾力性ゆえの可動範囲内で動き，グリップを回し，回内，回外動作を促 進して，打球後に元に戻るための弾力性が不十分となるため，本願発明の指掛け部 の材質条件に合致せず，除外されていると解すべきである。 (ｲ) また，引用発明２では，親指の指掛け部，中指の指掛け部，人差指の指掛け 部は，単独では存在せず，常に，親指と中指，又は，親指と人差指の固定的な組合 せで両側から押さえられるから，その果たし得る役割は自ずと限定され，結果的に は，単に押さえるための物といえる。一方，本願発明の親指の指掛け部，中指の指 掛け部は，それぞれ単独で，ラケットスイング中の打球時に，各指でしっかりグリ ップを把持した状態で独立して機能し，前腕による回内，回外動作を促進（加速） する。なお，本願発明において，指掛け部は人差指では把持されない。そうすると， 引用発明２の「指かかり部」は，本願発明の，独立し，必要に応じて設定される親 指の指掛け部，中指の指掛け部とは異なる。 (ｳ) さらに，本願発明は，指掛け部を付けたシェークハンドラケットグリップに 関わるが，引用発明２は，打球面とグリップの連繋部分に形成された単一・共用の 指かかり部，又は，打球面とグリップの連繋部分に，単一・共用の指かかり部が形 成されたペンホルダーラケット又はシェークハンドラケットといえるものであり， 引用発明２の指かかり部はグリップには入らない。 (ｴ) したがって，審決は，本願発明と引用発明２との一致点の認定を誤り，相違 点を看過した誤りがある。 (5) 相違点２に関する容易想到性判断の誤り（取消事由５） 審決は，相違点２に係る本願発明の構成について，引用発明２及び引用発明１に 基づいて，当業者が容易に想到し得るものである旨判断した。 しかし，引用例１記載の技術思想と引用例２記載の技術思想とは，相互に排他的 であり，目的（課題），構成（手段），効果が全く異なるから，引用発明２に引用 発明１を組み合わせることはできない。 すなわち，引用例１の技術思想は，ラケットグリップの上下（表裏）に貼り付け たグリップボード上に成型の突起や凹凸部分を，３本指（親指，人差指，中指）で 押さえ，協調操作で，表から裏へ，裏から表へ，打球面を，反転させ，ラケットの 上下（表裏）に貼られたラバーを活用するものであり，もっぱら，フォアハンドに よる打球を対象として，両面のラバーを活用できるものである。引用例１は，３本 指でラケットグリップを把持して打球し，反転させるものであり，この反転は，３ 本指の指力を緩め，３本指で掴む空間内で，グリップを転がすようなものと推測さ れ，突起や凹凸が多いと転がらないのであるから，引用例１には安定性という課題 はない。 一方，引用例２の技術思想は，ラケット打球面とグリップの連繋部分に円筒状の 指かかり部を設け，フォアハンド，バックハンドの打球を安定して行えるようにす るものであるから，引用例１の，表裏のラバーを活用する利便性追及のための反転 指掛け部付グリップボードと，引用例２の，打球の安定化のための円筒状の指かか り部は，相反する技術思想に基づくものである。 また，引用例１の目的（課題）は，ボールを打ち返し，次のボールを打つまでの 短時間にラケットの打球面を反転させるというものであり，その構成（手段）は， ペンホルダーラケットグリップの上下（表裏）に，反転のための突起部，凹凸のあ る反転指掛け部を貼り，常時，親指，人差指，中指でグリップを把持し，協調操作 で，反転させ，突起や凹凸は，２枚のグリップボードの両方にあるというものであ り，材質は不明である。突起部や凹凸部は，単に指で操作されるだけであり，作用 はない。効果は，ラケットの打球面を反転させ，表裏のラバーを活用するというも のである。 一方，引用例２の目的（課題）は，フォアハンド，バックハンドでの打球を安定 して行える卓球ラケットを提供するというものであり，その構成（手段）は，ペン ホルダーラケット又はシェークハンドラケットの，打球面とグリップの連繋部分に， 単一・共用の円筒状の指かかり部を設け，常時，親指と人差指，又は，親指と中指 で，両側から押さえるというものである。指かかり部は，コルクなどであり，独立 の指かかり部は存在しない。指かかり部は，単に指で押さえられるだけであり，作 用はない。効果は，円筒状の指かかり部によって，フォアハンド，バックハンドの 打球を安定させるというものである。そうすると，引用発明１と引用発明２は，目 的（課題），構成（手段），効果が全く異なり，「指掛け部に指を掛けるという共 通の機能，作用を奏するもの」でもないから，意味のある共通性がなく，複数の引 用例を組み合わせた進歩性の判断は不適当である。 そして，本願発明の構成によって奏される効果も，引用発明２及び引用発明１か ら当事者が予測し得る範囲のものではない。 したがって，審決の相違点２に関する容易想到性判断には誤りがあり，この誤り は審決の結論に影響を及ぼす。 被告の反論 ２ 以下のとおり，審決には取り消されるべき誤りはない。 (1) 取消事由１（手続の不明確性）に対し 原告は，審決が，本願の特許請求の範囲に記載された請求項１ないし４，請求項 ６ないし８についての判断を記載しなかったこと，特許請求の範囲に記載された請 求項の中で，請求項５のみを抽出し，拒絶の理由を通知することなく，これを本願 発明と認定したこと，拒絶理由通知の理由とは異なり，かつ，審査基準に合致しな い理由で，引用発明１及び２を組み合わせて，本願の特許請求の範囲の請求項５記 載の発明と対比したことは，手続が不明確であり，違法である旨主張する。 しかし，特許法49条，51条によれば，一つの特許出願について，拒絶査定か 特許査定かのいずれかの行政処分をなすべきことを規定されるところ，特許無効の 審判については「２以上の請求項に係るものについては，請求項ごとに請求するこ とができる。」（同法123条1項柱書き）と明文で規定され，特許査定という行 政処分をなした後には，請求項ごとに無効審判の申立てをすることができることが 明記されるのに対し，同法49条，51条においては「特許出願について」拒絶査 定ないし特許査定をすることが規定される。これらの規定にかんがみると，特許法 49条は，一つの特許出願における複数の請求項に係る発明のいずれか一つが，同 法29条等の規定に該当し，特許をすることができないものであるときは，その特 許出願全体を拒絶すべきことを規定しているというべきである。審決は，本願発明 （本願の特許請求の範囲の請求項５に係る発明）につき，特許法29条2項の規定 により特許を受けることができないと判断しているのであるから，これによって特 許出願が全体として同法49条2号に該当し，拒絶をすべきものとなることは明ら かである。仮に，審決が本願の請求項１〜４，及び６〜８に係る発明について具体 的に判断をしたとしても，本願発明が特許法49条2号に該当する以上，特許出願 全体を拒絶すべきものであるという結論には影響しない。 また，審判合議体は，審判手続において，審判請求人（原告）に対し，本願発明 について，平成２４年５月１４日付けで，「本願発明は，引用発明１であるから， 特許法第29条第1項第3号に該当し，特許を受けることができない。」，及び 「本願発明は，引用発明１，２に基づいて当業者が容易に発明をすることができた ものであるから，特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。」旨の拒絶の理由（乙１２）を通知し，これに対し，審判請求人（原告）は， 同年６月２８日付けで意見書（乙１３）及び手続補正書（甲３の３）を提出した。 してみると，審判請求人（原告）に対して，審判合議体は，本願発明について，拒 絶の理由を通知し，審判請求人（原告）に意見の機会を与えており，審判請求人 （原告）は，これに対して意見を述べているから，本件審判手続に手続違背はない。 したがって，原告の上記主張はいずれも理由がない。 (2) 取消事由２（本願発明の認定の誤り）に対し 原告は，本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項５記載の発明のみを本願発 明とした審決の認定は誤りである旨主張する。 しかし，原告は，本願発明の認定判断の誤りの具体的な理由を示さず，単に本件 発明の認定判断が誤っていることを主張するにすぎないから，原告の上記主張は失 当である。 また，審決は，本願発明（本願の請求項５に係る発明）を，本件補正によって補 正された特許請求の範囲，明細書，及び図面の記載からみて，特許請求の範囲の請 求項５に記載されたとおりのものと認めて，上記第２の２のとおり，本願発明の認 定を行っており，その認定に誤りはない。仮に，原告が，審決は，請求項１〜４， 及び，６〜８に係る発明について判断をしていないから，本願発明の認定において も，本願の請求項１〜４，及び６〜８に係る発明について認定しなければならない ところ，審決は，これらの請求項に係る発明の認定を行っておらず，その認定に誤 りがある旨の主張するものとしても，上記(1) と同様の理由により，請求項５記載 の発明のみを本願発明と認定した審決に違法はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。 (3) 取消事由３（引用発明１の認定の誤り）に対し 原告は，引用例１は，必要とされる技術内容の開示が不十分，不明確であって， その記載内容は，特許法29条1項各号所定の発明とは認められず，また，引用例 １記載の技術内容は，発明としては未完成のものであり，同法2条1項にいう「発 明」とはいえないものであるから，審決の引用発明１の認定には誤りがある旨主張 する。 しかし，原告は，引用発明１の認定の誤りの具体的な理由を示さず，単に引用発 明１の認定が誤っていると主張するにすぎないから，原告の上記主張は失当である。 また，審決は，「第５図に示すように，第３図，第４図と同様に下面は平坦であ り，長手方向のグリップエンド１５と反対側のラバー貼付部２に近い箇所の両側に 突起部１８，１８′を設けている。本実施例の場合には通常は親指載置部１９に親 指を載せ，人差指掛け部１２に人差指をかけ，中指掛け部１３に中指をかけてグリ ップ５ｃを保持している。従ってこれを反転させるためには，人差指で突起部１８ の裏側を押してやればグリップは４５度回転する。次に親指を立てて突起部１８を 巻き込んで引き下ろせばグリップ５ｃは１３５度回転し，ラケットＡは，１８０度 反転する。」との引用例１の記載（７頁１３行ないし８頁４行）を摘記し，その記 載事項に基づいて，引用発明１の認定を行っており，その認定に誤りはない。 さらに，引用例１には，グリップにおける突起部の位置や１８０度反転させるた めの方法が示されている（７頁１１行ないし８頁４行）。すなわち，グリップ５ｃ に形成された突起部１８，１８′は，長手方向のグリップエンド１５と反対側のラ バー貼付部２に近い箇所の両側に設けられており，ラケットＡを１８０度反転する 方法として，親指載置部１９に親指を載せ，人差指掛け部１２に人差指をかけ，中 指掛け部１３に中指をかけてグリップ５ｃを保持している通常の状態から，まず， 人差指で突起部１８の裏側を押す（押し上げる）ことにより，グリップを４５度回 転させ，次に，親指を立てて４５度回転している突起部１８に親指をかけて巻き込 みながら親指を引き下ろせば，すなわち下方に押し下げれば，グリップ５ｃは更に １３５度回転して，ラケットＡを，１８０度反転させることが示されているといえ る。そして，ラケットＡは，１８０度反転したのであるから，再び上記に示した通 常のグリップ５ｃを保持している状態に親指等をかけることになることは，明らか である。そうすると，引用例１の記載に技術的な矛盾や不備はなく，これに接した 当業者は，グリップにおける突起部の位置や１８０度反転させるための方法につい て理解することができる。 したがって，原告の上記のいずれの主張にも理由はない。 (4) 取消事由４（本願発明と引用発明１及び引用発明２との一致点，相違点の認 定の誤り）に対し 本願発明と引用発明１との一致点，相違点の認定の誤り ア 原告は，@引用発明１の「グリップ」は，本願発明の「ラケットグリップ」と同 じではなく，また，引用発明１の「突起部」は，本願発明の「親指の指掛け部」に 相当しないのであり，３本指で掴む輪（空間）の内でグリップを転がす態様の引用 発明１は，回内，回外動作を促進するためにグリップを回す手段の指掛け部を備え る本願発明とは異なるものであるから，これを前提とする審決は，一致点の認定を 誤り，相違点を看過したものである，A「１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属， その他弾性体からなる」は，本願発明の指掛け部の材質であって，ラケットグリッ プの材質とは関係がないから，親指の指掛け部の素材に関し，本願発明と引用発明 １とが実質的な差異がないとした審決は，一致点の認定を誤り，相違点を看過した ものである旨主張する。 しかし，原告の主張は，以下のとおり，いずれも理由がない。 (ｱ) 上記@の主張に対し 引用例１には，ラケットＡを１８０度反転する方法として，まず，人差指で突起 部１８の裏側を押す（押し上げる）ことにより，グリップを４５度回転させ，次に， 親指を立てて４５度回転している突起部１８に親指をかけて巻き込みながら親指を 引き下ろせば，すなわち下方に押し下げれば，グリップ５ｃは更に１３５度回転し て，ラケットＡを，１８０度反転させることが示されるから，引用発明１の「突起 部」は，親指が掛けられて下方に押し下げることによって，グリップを回すもので ある。一方，本願発明の「親指の指掛け部」も，本願発明に「ラケットグリップを 回すための」と特定されているように，ラケットグリップを回すためのものである。 そうすると，引用発明１の「突起部」と本願発明の「親指の指掛け部」とは，親指 を掛ける部位であり，ラケットグリップを回すという共通する構造，機能，作用を 備えるから，引用発明１の「突起部」は，本願発明の「親指の指掛け部」に相当す るものであるといえる。 また，上記のとおり，「『突起部』は，親指によって巻き込まれて引き下ろされ る」ということは，突起部に親指を掛けて下方に押し下げることであり，このこと により，グリップを回転させるのであるから，引用発明１の「突起部」は，「グリ ップを回すための」ものといえる。 さらに，本願明細書の特許請求の範囲の請求項５は，本願発明について，単に 「ラケットグリップ」と特定するのみであって，「シェークハンドラケット用のラ ケットグリップ」とは特定していない。また，本願発明は，指掛け部に関し，「〜 親指の指掛け部，又は，〜中指の指掛け部，又は，親指の指掛け部及び中指の指掛 け部を備えてなる」と選択的に特定されるから，「親指の指掛け部」，「中指の指 掛け部」，「親指の指掛け部及び中指の指掛け部」の内のいずれかの指掛け部を備 えていればよいものである。そうすると，本願発明において，指掛け部に関して， 「親指の指掛け部」を備えてなると特定した場合，本願明細書の段落【００２９】， 【００３６】記載のように，ラケットグリップは，シェークハンドラケット用，ペ ンホルダーラケット用のいずれの場合であっても，親指が親指の指掛け部に掛けら れるものであるから，本願発明のラケットグリップが，シェークハンドラケット用 のものであると限定して解することもできず，本願発明がシェークハンドラケット 用のものであることを前提とする原告の主張は，その前提に誤りがある。 以上のとおり，引用発明１の「突起部」が本願発明の「親指の指掛け部」に相当 し，「引用発明１の「突起部」は，親指によって巻き込まれて引き下ろされる，つ まり親指に掛けられることにより，グリップを回転させているから，「グリップを 回すための」ものといえる。」との審決の認定に誤りはない。 (ｲ) 上記Aの主張に対し 本願の特許請求の範囲の請求項５の記載によれば，親指等の指掛け部は，ラケッ トグリップを構成する一つの部位として特定されていること，及びラケットグリッ プを構成する親指等の指掛け部をラケットグリップを同じ素材で形成することは， 技術的に自然であることから，ラケットグリップの素材が，樹脂，ゴム，皮革，そ の他弾性体等であれば，当然親指等の指掛け部は，これらの素材からなるものと解 することができる。 したがって，本願発明と引用発明１とは，相違点１において，実質的な差異はな いというべきである。 本願発明と引用発明２との一致点，相違点の認定の誤り イ 原告は，@コルクは，その他弾性体の一つであるが，コルクそのものには特に機 能作用がないから，コルク材が使用されているからといって，引用発明２の，単一 ・共用の指かかり部が，本願発明の，１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，そ の他弾性体からなる指掛け部に相当するとはいえない，A引用発明２の「指かかり 部」は，本願発明の，独立し，必要に応じて設定される親指の指掛け部，中指の指 掛け部とは異なる，B本願発明は，指掛け部を付けたシェークハンドラケットグリ ップに関わるが，引用発明２は，打球面とグリップの連繋部分に形成された単一・ 共用の指かかり部，又は，打球面とグリップの連繋部分に，単一・共用の指かかり 部が形成されたペンホルダーラケット又はシェークハンドラケットといえるもので あり，引用発明２の指かかり部はグリップには入らないとして，審決は，本願発明 と引用発明２との一致点の認定を誤り，相違点を看過した誤りがある旨主張する。 しかし，以下のとおり，原告の主張はいずれも理由がない。 (ｱ) 上記@の主張に対し 一般に引用発明の認定を行うにあたっては，本願発明との対比に必要な範囲の発 明特定事項を認定すればよいから，審決が，引用発明２について，指かかり部を 「コルク材により形成され」と認定したことに誤りはない。 また，本願の特許請求の範囲の請求項５，及び，本願明細書には，指掛け部の素 材として，コルク材を除外するといった記載や示唆はないから，原告の主張は，本 願の特許請求の範囲，及び，本願明細書の記載に基づかないものである。 (ｲ) 上記Aの主張に対し 本願の特許請求の範囲の請求項５には，「指掛け部」に関して，その個数や「親 指の指掛け部」と「中指の指掛け部」とが別個の独立したものであるとは特定され ていないから，原告の主張は，本願の特許請求の範囲の記載に基づかないものであ る。また，引用発明２の「指かかり部」には，引用例２の図６のとおり，親指，中 指が掛けられているから，「親指の指掛け部」，「中指の指掛け部」，または「親 指の指掛け部及び中指の指掛け部」といえる。 (ｳ) 上記Bの主張に対し 引用例２の段落【００１８】，【００１９】の記載によれば，グリップ部は，芯 板材，及び表板部から構成されており，この芯板材，及び表板部，つまりグリップ 部の一部を切り欠いた切欠部に指かかり部が備えられているから，引用発明２につ いて，「指かかり部を取り付けてなる卓球用ラケットのグリップ部」とした審決の 認定に誤りはなく，当然本願発明と引用発明２との一致点の認定にも誤りはない。 (5) 取消事由５（相違点２に関する容易想到性判断の誤り）に対し 原告は，引用例１記載の技術思想と引用例２記載の技術思想とは，相互に排他的 であり，目的（課題），構成（手段），効果が全く異なるから，引用発明２に引用 発明１を組み合わせることはできず，相違点２に係る本願発明の構成について，本 願発明が，引用発明２及び引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をすること ができたとした審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，本願明細書の段落【０００４】，【０００７】，【０００９】に記載さ れるように，一般に卓球競技では，対戦相手からの打球を適切に返球するために， ラケットグリップを把持している（握っている）親指等の通常の把持状態から，親 指等でラケットグリップを押したり，ずらして，ラケットグリップを回して（回動 させて）傾けて適切にラケット面の角度調整を行い，この角度調整を行った後は， 当然ラケットグリップを緩むことなく安定的に保持して適切に返球を行うものであ るから，卓球における返球のための一連のスイング動作は，親指等でラケットグリ ップを押したり，ずらして，ラケットグリップを回動させて角度調整を行い，その 後，安定的に保持することにより，適切に返球するものである。そうすると，引用 発明１のグリップも，ラケットを１８０度反転させた後は，当然グリップを安定的 に保持するものであり，引用発明２のグリップ部も，グリップ部を安定的に把持す る前に，返球のために，当然グリップ部を回動させて角度調整を行っているものと 理解できる。してみると，ラケットグリップを回動させて，一時的に把持状態を不 安定にして角度調整を行うことと，その後，適切に返球するために，ラケットグリ ップを安定的に把持することとは，技術的に相反する（阻害する）課題ではなく， 共に卓球のラケットグリップにおける一般的な課題といえる。 したがって，引用発明２において，引用発明１と照らして，相違点２に係る本願 発明の発明特定事項とすることに，阻害要因はない。また，引用発明１と引用発明 ２とは，共に（卓球の）ラケットグリップという技術分野に属し，指掛け部に指を 掛けてラケットグリップを回動させるという共通の機能，作用を奏するものであり （引用例２の図６をみると，指かかり部の周面に親指を添わせ，中指を指かかり部 に掛けて把持している。），さらに，ラケットグリップを回動させて角度調整を行 い，その後，ラケットグリップを安定的に保持するという共通の課題を有するから， 引用発明２において，引用発明１と照らして，相違点２に係る本願発明の発明特定 事項とすることは，当業者が容易に想到し得るものである。 したがって，原告の上記主張は理由がない。 当裁判所の判断 第４ 当裁判所は，以下のとおり，原告主張の取消事由にはいずれも理由がないものと 判断する。 取消事由１（手続の不明確性）について １ 原告は，審決が，本願の特許請求の範囲に記載された請求項１ないし４，請求項 ６ないし８についての判断を記載しなかったこと，特許請求の範囲に記載された請 求項の中で，請求項５のみを抽出し，拒絶の理由を通知することなく，これを本願 発明と認定したこと，拒絶理由通知の理由とは異なり，かつ，審査基準に合致しな い理由で，引用発明１及び２を組み合わせて，本願の特許請求の範囲の請求項５記 載の発明と対比したことは，手続が不明確であり，違法である旨主張する。 しかし，特許法は，１つの特許出願に対し，１つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて１つの特許が付与され，１つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので はない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許 出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法49条（平成２３年法律第６３号による改 正前の同条），51条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照ら しても明らかであるといえる。そうすると，特許出願に係る発明中に，特許法２９ 条等により特許をすることができないものが存するときは，その特許出願は全体と して拒絶されることとなり，この理は，審査官による審査においても，拒絶査定不 服審判においても異なることはないと解される。 また，本件において，審判合議体は，平成２４年５月１４日付けで本願発明は引 用例１（拒絶理由通知書においては「引用文献２」と呼称されている。）に記載さ れた発明である旨，及び，本願の特許請求の範囲に記載の請求項１ないし８に記載 された発明は引用例２（拒絶理由通知書においては「引用文献１」と呼称されてい る。），引用例１等に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが できたものである旨を理由とする拒絶の理由を通知し（乙１２），原告は，これに 対し，同年６月２８日付けで意見書（乙１３）及び手続補正書（甲３の３）を提出 したことが認められる。 以上によれば，審決が，本願の特許請求の範囲に記載された請求項の中で，請求 項５のみを抽出して判断を示したことが違法であるとはいえず，また，審判の手続 に不明確性や違法があるとも認められない。 したがって，原告の主張は理由がない。 取消事由２（本願発明の認定の誤り）について ２ 原告は，本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項５記載の発明のみを本願発 明とした審決の認定は誤りである旨主張する。 しかし，上記１と同様の理由により，本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求 項５記載の発明のみを本願発明と認定した審決に誤りはないというべきである。 取消事由３（引用発明１の認定の誤り）について ３ 原告は，引用例１は，必要とされる技術内容の開示が不十分，不明確であって， その記載内容は，特許法29条1項各号所定の発明とは認められず，また，引用例 １記載の技術内容は，発明としては未完成のものであり，同法2条1項にいう「発 明」とはいえないものであるから，審決の引用発明１の認定には誤りがある旨主張 するので，以下，検討する。 (1) 認定事実 引用例１（甲１）には，以下の記載がある。 「「考案が解決しようとする課題」 しかし卓球の競技などでひとたびプレーとなってボールを相手に打ち返し，次の ボールを打つまでの短い時間にラケットを反転させることは非常に難しく，反転を 修得するには長い練習時間が必要であった。本考案はそのような場合に，初級者で も簡単にラケットを反転させることのできるグリップを提供することを目的とす る。」（３頁８行〜１６行） 「「課題を解決しようとする手段」 ・・・ペンホルダー型卓球用ラケットのグリップに於いて，上下一対よりなるグ リップの各々の上面に指掛け部を設けたことを特徴とする卓球用ラケットの反転指 掛け部付きグリップによって上記の課題を解決した。」（３頁１７行〜４頁６行） 「「実施例」 ・・・第５図（判決注：別紙２のとおりである。）は本考案のグリップを示す拡 大斜視図である。・・・第５図に示すように，・・・下面は平坦であり，長手方向 のグリップエンド１５と反対側のラバー貼付部２に近い箇所の両側に突起部１８， １８′を設けている。 本実施例の場合には通常は親指載置部１９に親指を載せ，人差指掛け部１２に人 差指をかけ，中指掛け部１３に中指をかけてグリップ５ｃを保持している。従って これを反転させるためには，人差指で突起部１８の裏側を押してやればグリップは ４５度回転する。次に親指を立てて突起部１８を巻き込んで引き下ろせばグリップ ５ｃは１３５度回転し，ラケットＡは１８０度反転する。」（４頁１１行〜８頁４ 行） 「「考案の効果」 ・・・本考案の卓球用ラケットの反転指掛け部付きグリップによれば，ペンホル ダー型のラケットを使用した場合に初級者でもラケットを容易に反転させることが 出来るから，卓球用ラケットの打球面の一面と他の一面に異なったラバーを貼って 必要な時にラケットの打球面を反転させて，異なった球種や打球のスピード，及び 切れ角度を極度に変化させることができ，卓球を更に楽しむことが出来るという利 点がある。」（８頁５行〜１５行） (2) 判断 上記(1) 認定の事実によれば，引用例１には，技術の解決課題，課題解決手 ア 段，実施例及びその効果が記載されており，これを参照すれば，当業者は，当該技 術の目的，構成，作用等を十分理解することができるものと認められるから，引用 例１記載の技術が，特許法29条1項各号所定の発明に当たらないとか，発明とし て未完成であるということはできない。 イ 原告の主張に対し (ｱ) 原告は，ラケット打球面を反転後，各指が，次に打球できる位置・状態に戻 って備える必要があるところ，引用例１には，ラケット打球面を反転後，３本指 （親指，人差指，中指）による反転過程と，その後の指位置と状態遷移について記 載されていない旨主張する。 しかし，ラケット打球面を反転した後，次に打球を打ち返せるように手指で保持 されることになるのは当然のことであって，その際，中指上でラケットが反転され ることは，当業者であれば容易に理解できる。また，上記(1) 認定のとおり，引用 例１記載の技術は，初級者でも簡単にラケットを反転させることのできるグリップ を提供することを目的とするから，引用例１に，ラケット打球面の反転後の指等の 動きが詳細に説明されていないとしても，引用例１記載の技術が，特許法29条１ 項各号所定の発明に当たらないとか，発明として未完成であるとはいえない。 (ｲ) また，原告は，引用例１記載の技術では，突起や凹凸が多く，グリップが転 がり難い，ラケットを反転後，元の位置に戻す際にラケットが落下する，３本指で グリップを握るため不安定な状態になるということがあるが，これらについて，引 用例１には記載がない旨主張する。 しかし，原告が指摘する点は，いずれも引用例１記載の技術の有用性の問題であ って，仮に，引用例１記載の技術に原告主張のような問題点があるとしても，だか らといって，引用例１の記載が不明確である，引用例１記載の技術が，特許法２９ 条１項各号所定の発明に当たらない，発明として未完成であるなどということはで きない。 ウ したがって，原告の主張には理由がなく，引用例１の記載に基づく審決の引 用発明１の認定に誤りがあるとは認められない。 ４ 取消事由４（本願発明と引用発明１及び引用発明２との一致点，相違点の認 定の誤り）について (1) 本願発明と引用発明１との一致点，相違点の認定の誤り 原告は，@引用発明１の「グリップ」は，本願発明の「ラケットグリップ」と同 じではなく，また，引用発明１の「突起部」は，本願発明の「親指の指掛け部」に 相当しないのであり，３本指で掴む輪（空間）の内でグリップを転がす態様の引用 発明１は，回内，回外動作を促進するためにグリップを回す手段の指掛け部を備え る本願発明とは異なるものであるから，これを前提とする審決は，一致点の認定を 誤り，相違点を看過したものである，A「１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属， その他弾性体からなる」は，本願発明の指掛け部の材質であって，ラケットグリッ プの材質とは関係がないから，親指の指掛け部の素材に関し，本願発明と引用発明 １とが実質的な差異がないとした審決は，一致点の認定を誤り，相違点を看過した ものである旨主張する。 ア 上記@の主張について 原告の上記@の主張は，本願発明がシェークハンドラケットのグリップに限定さ れ，また，本願発明の「指掛け部」が「親指のみ」，「中指のみ」，又は，「親指 及び中指」を掛けるものに限定され，「人差指」を「指掛け部」に掛けることは除 外されていることを前提とするものである。 しかし，本願の特許請求の範囲の請求項５の記載は，上記第２の２のとおりであ り，この記載から，当業者において，本願発明がシェークハンドラケットのグリッ プに限定されているとか，本願発明の「指掛け部」に「人差指」を掛けることが除 外されていると認識することはできないものと解され，このことは，仮に，本願明 細書の発明の詳細な説明を参酌したとしても同様である。 したがって，原告の主張は，本願の特許請求の範囲の請求項５の記載に基づかな いものであり，前提を欠くから，失当である。 イ 上記Aの主張について 原告の上記Aの主張は，審決が，「１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属，そ の他弾性体からなる」を，本願発明の指掛け部の材質ではなく，ラケットグリップ の材質であるとして，本願発明と引用発明１との一致点，相違点を認定したことを 前提とするものと解される。 しかし，審決の認定した本願発明と引用発明１との一致点，相違点は，上記第２ の３(2)ウ のとおりであって，審決が，「１以上の繊維，樹脂，ゴム，皮革，金属， その他弾性体からなる」を，本願発明のラケットグリップの材質ではなく，指掛け 部の材質として，一致点，相違点を認定したことは明らかである。 したがって，原告の主張は，その前提を欠くもので，失当である。 ウ 前記３のとおり，引用発明１の認定に誤りはないこと，また，本願発明と引 用発明１との一致点，相違点の認定に誤りはなく，実質的な相違点はないことにか んがみると，結局，「本願発明の発明特定事項は，すべて引用発明１が備えている から，本願発明は，引用発明１と同一である。」とした審決の判断に誤りはない。 (2) その余の取消事由について 上記のとおり，本願発明と引用発明１との関係についての認定，判断に誤りはな く，本願発明には新規性が認められないから，その余の取消事由（取消事由５を含 む。）に対する判断は，これ以上必要がない。 第５ 結論 以上によれば，原告の主張する取消事由は理由がなく，審決を取り消すべき違法 は認められない。原告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。 よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 芝 田 俊 文 裁判官 岡 本 岳 裁判官武宮英子は，転補のため，署名押印することができない。 裁判長裁判官 芝 田 俊 文 別紙 １ 本願明細書の【図２】 ２ 引用例１の「第５図」 ３ 引用例２の【図５】，【図６】 いずれも，実施例のグリップ部を握った状態を示す斜視図である。 |