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| 事件 |
平成
24年
(行ケ)
10265号
審決取消請求事件
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| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2013/03/19 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
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判例全文
平成２５年３月１９日判決言渡 平成２４年（行ケ）第１０２６５号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２５年３月５日 判 決 原 告 株 式 会 社 東 芝 訴訟代理人弁理士 手 塚 史 展 野 木 新 治 村 井 賢 郎 石 川 隆 史 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 松 川 直 樹 服 部 秀 男 田 部 元 史 田 村 正 明 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告が求めた判決 特許庁が不服２０１１−１５４１３号事件について平成２４年６月１２日にした 審決を取り消す。 第２ 事案の概要 本件は，拒絶審決の取消訴訟である。争点は，補正後の発明の進歩性の有無及び 補正前の発明の新規性の有無等である。 １ 特許庁における手続の経緯 原告は，平成２２年６月１日，平成１７年８月２９日にした特許出願（特願２０ ０５−２４７８３８号）の一部を分割して，名称を「半導体装置」とする発明につ き特許出願をしたところ（特願２０１０−１２６１１２号） 平成２３年４月１４日 ， に拒絶査定を受けたので，同年７月１５日，不服審判請求をするとともに，特許請 求の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載の各一部を改める手続補正を した（本件補正）。特許庁は，平成２４年６月１２日，上記補正を却下する決定とと もに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２２日 に原告に送達された。 ２ 本願発明の要旨 本願発明は，発光ダイオード等の窒化ガリウムを含有する半導体装置に関する発 明で，うち本件補正後の請求項１の特許請求の範囲は以下のとおりである（下線を 付した部分が補正した部分である）。 【請求項１（補正発明）】 「活性層と， ｐ型のＧａＮ系化合物半導体からなる第１半導体層と， 前記活性層と前記第１半導体層との間に配置されるＩｎを含有するｐ型のＩｎ１ ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と， −ｘ−ｙ１ 前記活性層と前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と の間，および前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と前 記第１半導体層との間のいずれか一方に配置されるｐ型のＧａＮ系化合物半導体か らなる第２半導体層と， 前記第１半導体層と前記活性層との間に配置され，前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１ Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層より も小さいバンドギャップを有し，かつ前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１， ０＜ｙ１≦１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層よりも格子定数が大き かつ１×１０１７cm−３〜１×１０１９cm−３のＭｇを含有す い，１〜１５nm の膜厚で， るＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層と，を備え， 前記Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層におけるＩｎの組成比は，前記Ｉｎ１ ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層，第１半導体層，および第 −ｘ−ｙ１ ２半導体層，におけるＩｎの組成比よりも高いことを特徴とする半導体装置。」 また，本件補正前の請求項１の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項１（補正前発明）】 「活性層と， ｐ型のＧａＮ系化合物半導体からなる第１半導体層と， 前記活性層と前記第１半導体層との間に配置されるｐ型のＩｎ １−ｘ−ｙ１Ｇａ ｘＡ ｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１≦１）層と， 前記活性層と前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１≦１）層と の間，および前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１≦１）層と前 記第１半導体層との間のいずれか一方に配置されるｐ型のＧａＮ系化合物半導体か らなる第２半導体層と， 前記第１半導体層と前記活性層との間に配置され，前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１ Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１≦１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層より も小さいバンドギャップを有し，かつ前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１， ０＜ｙ１≦１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層よりも格子定数が大き い，１〜１５nm の膜厚のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層と，を備え， 前記Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層におけるＩｎの組成比は，前記Ｉｎ１ ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１≦１）層，第１半導体層，および第 −ｘ−ｙ１ ２半導体層，におけるＩｎの組成比よりも高いことを特徴とする半導体装置。」 ３ 審決の理由の要点 (1) 補正発明は，下記引用刊行物に記載の引用発明に基づいて，基礎となる特 許出願の出願当時（基礎出願当時） 当業者が容易に引用発明と補正発明の相違点に ， 係る構成に容易に想到できたから，進歩性を欠く。 【引用刊行物】特開２００４−６３５３７号公報（甲１） 【引用発明】 「ＩｎｘＧａ１−ｘＮ／ＩｎｙＧａ１−ｙＮ多重量子井戸構造の活性層７，ｐ側光導波 層としてのアンドープＩｎＧａＮ光導波層８，ｐ側クラッド層としてのアンドープ ＡｌＧａＮクラッド層９，厚さが５nm のアンドープＩｎＧａＮ層１０，Ｉｎ含有ｐ 型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１，ｐ側クラッド層としてのｐ型ＡｌＧａＮ／Ｇａ Ｎ超格子クラッド層１２およびｐ型ＧａＮコンタクト層１３が順次積層されている 半導体装置。」 【補正発明と引用発明の一致点】 活性層と， ｐ型のＧａＮ系化合物半導体からなる第１半導体層と， 前記活性層と前記第１半導体層との間に配置されるＩｎを含有するｐ型のＩｎ１ ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と， −ｘ−ｙ１ 前記活性層と前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と の間，および前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層と前 記第１半導体層との間のいずれか一方に配置されるｐ型のＧａＮ系化合物半導体か らなる第２半導体層と， 前記第１半導体層と前記活性層との間に配置され，前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１ Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層より も小さいバンドギャップを有し，かつ前記Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１， ０＜ｙ１≦１）層，前記第１半導体層，および第２半導体層よりも格子定数が大き い，１〜１５nm の膜厚のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層と，を備え， 前記Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層におけるＩｎの組成比は，前記Ｉｎ１ ＧａｘＡｌｙ１Ｎ（０≦ｘ＜１，０＜ｙ１＜１）層，第１半導体層，および第 −ｘ−ｙ１ ２半導体層，におけるＩｎの組成比よりも高い半導体装置である点 【補正発明と引用発明の相違点】 補正発明は，前記「Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層」が「１×１０１７cm −３ 〜１×１０１９cm−３のＭｇを含有する」のに対し，引用発明は， 「アンドープＩｎ ＧａＮ層」である点。 【補正発明と引用発明の相違点に係る構成の容易想到性判断（８，９頁）】 「引用刊行物の【００５３】には，引用発明の『アンドープＩｎＧａＮ光導波層８』『アン ， ドープＡｌＧａＮクラッド層９』及び『アンドープＩｎＧａＮ層１０』は，ｐ型層中のＭｇが 活性層７に拡散するのを抑制する旨記載されており，これによれば，ｐ型層に最も近いアンド ープＩｎＧａＮ層１０にはｐ型層からＭｇが拡散し，ＩｎＧａＮ層１０は，この拡散したＭｇ を含有する状態になるものと認められ，さらに，このように拡散したＭｇを含有する状態にお いても，前記ＩｎＧａＮ層１０は，ｐ型層中のＭｇが活性層７に拡散するのを抑制する効果を 有しているものと認められる。 してみると，ＩｎＧａＮ層１０は，含有するＭｇの量がｐ型層が含有するＭｇの量より少な ければ，ｐ型層中のＭｇが活性層７に拡散するのを抑制する効果を有するものと認められると ころであり，ここで，引用発明のＩｎＧａＮ層１０に隣接するｐ型層である『Ｉｎ含有ｐ型Ａ ｌＧａＮ電子ブロック層１１』にドープされるＭｇの濃度，すなわちＭｇの含有量が，引用刊 行物の【００２８】に記載されるように『例えば１×１０１９／cm３〜１×１０２１／cm３，典型 的には５×１０１９／cm３〜１×１０２０／cm３』であることからすれば，引用発明の『ＩｎＧａ Ｎ層１０』について，隣接する『Ｉｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１』のＭｇの含有 量より少ない量である『１×１０１７cm−３〜１×１０１９cm−３』のＭｇを含有するものとして差 し支えないことは当業者に明らかであり，上記相違点に係る補正発明の発明特定事項とするこ とに困難性は認められない。 また，補正発明が上記相違点に係る発明特定事項としている点について，本願明細書には， 【００２７】に『不純物拡散防止層８は，Ｍｇが１×１０１７cm−３程度以上１×１０１９cm−３程 度以下ドープされていても良い。』と記載されているにすぎず，上記相違点に係る発明特定事項 としたことに格別の意義を認めることはできない。 してみれば，補正発明は，引用刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明でき たものというべきである。」 「以上のとおりであるから，補正発明は，引用刊行物に記載された発明に基づいて当業者が 容易に発明できたものと認められ，特許法29条2項の規定により，特許出願の際独立して特 許を受けることができないものである。 よって，本件補正は，平成１８年改正前特許法17条の2第5項において準用する同法１２ 6条5項の規定に違反するので，同法159条1項において読み替えて準用する同法53条１ 項の規定により却下すべきものである。」 (2) 補正前発明は，以下のとおり，前記引用発明と実質的に同一であるから， 新規性を欠く。 【補正前発明と引用発明の実質的同一性判断（１０頁）】 「補正前発明は，実質的に補正発明から，『Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ（０＜ｙ２≦１）層』に関す る『１×１０１７cm−３〜１×１０１９cm−３のＭｇを含有する』との発明特定事項を省いたものと 認められるところ，前記第２［理由］４（判決注：補正発明と引用発明の一致点・相違点の認 定）での検討に照らすと，引用発明との間に相違するところは認められない。」 「したがって，補正前発明は，引用刊行物に記載された発明であるから，特許法29条1項 ３号に規定する発明に該当し，特許を受けることができない。 」 第３ 原告主張の審決取消事由 １ 取消事由１（補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り並びに相 違点に係る構成の容易想到性判断の誤り） (1) 引用発明の半導体発光素子では，活性層７とｐ型電子ブロック層１１との 間に，@ｐ側光導波層としてのアンドープＩｎＧａＮ光導波層８，Aｐ側クラッド 層としてのアンドープＡｌＧａＮクラッド層９，BアンドープＩｎＧａＮ層１０（厚 さ５nm）の３層から成るアンドープ層を設け，アンドープ層全体の厚さ（膜厚）を １３５nm と大きくするとともに，活性層７とｐ型電子ブロック層１１の間隔を空け， ｐ型電子ブロック層１１から拡散してくるＭｇが向かい側の活性層７にまで到達す る現象が少なくなるようにされている（Ｍｇの拡散の抑制，甲１の段落【００５３】。 ） かかる構造のアンドープ層を設けた目的にかんがみれば，引用発明のアンドープ層 は３層で一体を成すものとして取り扱わなければならない。 しかるに，審決は，引用発明の３層構造のアンドープ層からことさらにアンドー プＩｎＧａＮ層１０のみを抜き出して，補正発明との一致点，相違点を認定してお り，かかる認定には誤りがある。 なお，補正発明の不純物拡散防止層８は，不純物拡散防止効果からしても，同層 と活性層５との間に他の層を設けることを必須としていない（本願明細書の段落【０ ０１５】参照）。 (2)ア 前記(1)のとおり，審決は，引用発明の３層構造のアンドープ層からこと さらにアンドープＩｎＧａＮ層１０のみを抜き出して，補正発明との一致点，相違 点を不当に認定しているところ，仮にこの認定が誤りでなかったとしても，かかる ３層構造の引用発明のアンドープ層の構成から補正発明の所定のＭｇ含有率（濃度） を有するＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２ Ｎ層の構成に改める動機付けがない。すなわち，引用発 明の半導体発光素子において異なる組成を有する３層構造のアンドープ層を厚く積 層しているのは，活性層７とｐ型電子ブロック層１１の間の距離（間隔）を大きく 離すとともに，バンドギャップないし格子定数が相異なる層を組み合わせるか，原 子組成比が異なる超格子構造を生じさせることによって，Ｍｇ拡散抑制効果を奏し ようとするものであるが，補正発明の半導体装置のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層ではかか るメカニズムでＭｇ拡散抑制効果を奏することが予定されておらず，両発明は技術 的思想が異なる。 引用刊行物の段落【００１４】の記載に照らせば，引用発明の半導体発光素子に おいては，アンドープ層のうちｐ型不純物がドープされたｐ側クラッド層である「ｐ 型の第２の層」に含有されるＭｇの拡散を抑制するために，アンドープ層のうち光 導波層と，アンドープ又はｎ型のｐ側クラッド層である「第１の層」の厚さの和が ２０nm 以上である必要があり，あるいは５０nm 以上，さらには１００nm 以上であ ることが適当であるとされている。これに対し，補正発明のアンドープＩｎＧａＮ 層１０は，わずか１層で，厚さが５nm しかない。そうすると，引用発明の半導体発 光素子において３層構造のアンドープ層を設ける目的にもかんがみれば，引用発明 の３層構造のアンドープ層の構成から，補正発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０で Ｍｇ拡散抑制効果を奏しようとする構成に改めることは，当業者にとって極めて不 自然であり，容易でない。 イ 補正発明の発明者らは，@第１半導体層と活性層との間に配置され，A Ｉｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ層や第１，第２半導体層よりもバンドギャップが小さい 一方，格子定数が大きく，B膜厚が１ないし１５nm で，CＭｇを１×１０１７cm−３ ないし１×１０１９cm−３含有し，DＩｎ１−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ層や第１，第２半導 体層よりもＩｎの組成比が大きいという特徴を有する「アンドープＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ Ｎ層」がＭｇを取り込んで蓄積し，ｐ型層から活性層へのＭｇの拡散を防止する ２ ことを初めて見い出し，補正発明をなすに至ったものであるが，これはＩｎＧａＮ の格子定数（正確にはｃ軸方向の格子定数）がＧａＮやＧａＡｌＮの格子定数より も大きく，ＭｇがＩｎＧａＮ膜中に取り込まれやすいことを理由とするものと考え られる。したがって，補正発明は，Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ取込み，蓄積機能 によって，活性層へのＭｇ拡散の防止効果を奏するとともに，Ｍｇを含有しながら 膜厚を小さくする（薄膜化）ことによって，キャリア密度を高く，素子の動作電圧 を小さくする作用効果を奏する。他方，前記アのとおり，補正発明と引用発明とで はＭｇ拡散抑制作用のメカニズムが異なり，当業者において引用発明とメカニズム も作用効果も異なる補正発明の構成に想到することは容易でない。 ウ 引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０は，そもそも不純物がドーピン グされていないものであるが（アンドープ） ｐ型電子ブロック層１１からＭｇが拡 ， 散してくるために，層内のＭｇの存在を推測できるだけであり，引用刊行物では， 補正発明のアンドープＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のように，もともとＭｇをドープした 層がＭｇの拡散を抑制する作用を奏することは開示されていない。このとおり，引 用発明では，アンドープＩｎＧａＮ層１０にＭｇを積極的に導入することは予定さ れておらず，技術的思想の方向性が反対である。 また，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０に隣接するＩｎ含有ＡｌＧａＮ電 子ブロック層１１のＭｇ含有濃度（含有量）が例えば１×１０１９cm−３ないし１× １０２１cm−３（典型的には５×１０１９cm−３ 〜１×１０２０cm−３）だと，アンドープ ＩｎＧａＮ層１０のＭｇ含有濃度が１×１０ １７ cm −３ ないし１×１０ １９ cm −３とな るのかが，引用刊行物の記載からは不明であるし，アンドープＩｎＧａＮ層１０と 活性層７の間にあるアンドープＡｌＧａＮクラッド層９やアンドープＩｎＧａＮ光 導波層８にまでＭｇがさらに拡散して，アンドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇの含有 濃度がさらに小さくなる可能性がある。そうすると，引用刊行物からは，アンドー プＩｎＧａＮ層１０がどの程度のＭｇ含有濃度を有するのか，当業者にとって不明 であるといわなければならないし，審決が説示するように隣接する層のＭｇ含有濃 度から当該層のＭｇ含有濃度を推定することが当業者にとって普遍的な原理である とも，技術常識，基礎的事項の類であるともいえない。しかるに，審決は，引用発 明のＩｎ含有ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１にドープされるＭｇの濃度が例えば１ ×１０１９cm−３ないし１×１０２１cm−３であることから，アンドープＩｎＧａＮ層１ ０のＭｇの濃度が１×１０ １７ cm −３ないし１×１０ １９ cm −３程度であるとして差し 支えないとするが，かかる判断は誤りである。 なお，引用発明の半導体発光素子は，ｐ側クラッド層全体をｐ型層とすることを 予定していないし， （ｐ側クラッド層に含まれる）アンドープＩｎＧａＮ層１０をｐ 型にするとＭｇの拡散防止作用等が損なわれてしまう。 エ 前記イのとおり，補正発明は，ＩｎＧａＮがＧａＮやＧａＡｌＮよりも Ｍｇの取込み・蓄積の程度が非常に高いことに着目してされたもので（本願明細書 の段落【００１８】【００１９】，Ｍｇを１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm−３ ， ） 含んでいてもかかる作用を奏するから（段落【００２７】，補正発明のＩｎｙ２Ｇａ ） Ｎ層のＭｇ含有濃度の数値範囲は格別なものである。 １−ｙ２ オ 上記アないしエのとおり，基礎出願当時，当業者において補正発明と引 用発明の相違点に係る構成に想到することは容易でないのであって，これに反する 審決の判断には誤りがある。 (3) 本願明細書には直接的な記載はないが，技術常識に照らせば，当業者は， 補正発明のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層が，Ｍｇを含有しつつもなおｐ型（電子ブロック） 層からＭｇを取り込み，蓄積してＭｇの活性層への拡散を抑制するとともに，Ｍｇ を含有しながら薄膜化されていることにより，キャリア密度を高く，素子の動作電 圧を小さくするという作用効果を両立させていることを認識することができる（本 願明細書の段落【００１６】〜【００１９】【００２７】 ， ，図２参照）。従前は，Ｍ ｇの拡散による活性層への悪影響を懸念して，ＭｇをドープせずにＩｎＧａＮ層等 を積層していたのに対し，補正発明の発明者らは，Ｉｎの組成比を大きくすれば， ＩｎＧａＮ層は，１×１０１７cm−３以上１×１０１９cm−３以下のＭｇを含有していた としても，Ｍｇをさらに取り込み，蓄積するという新たな知見を得て，補正発明に 至ったのであって，補正発明では，引用発明はもちろん従来技術では行われていな かったＭｇのドーピングを行って，活性層へのＭｇの拡散抑制，キャリア密度の増 大，動作電圧の低減を両立させた。 また，補正発明は，@ＧａＮ系化合物にＩｎを含有させたことによるＭｇの活性 化エネルギーの減少及びキャリア密度の増大，AＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層による不純 物の吸収・保持，BＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層の厚さ（膜厚）を１ないし１５nm に止め， Ｉｎ含有層を分散配置したことによる結晶性の劣化防止（結晶の欠陥の発生の防止）， C上記@ないしBを両立させたことによる，活性層への不純物の拡散防止，結晶性 の劣化防止，十分なキャリア密度の実現という作用効果を両立させており，これは 補正発明の格別顕著な作用効果である。 しかるに，審決は補正発明のかかる作用効果を看過して進歩性を否定しており， 審決の進歩性判断は誤りである。 ２ 取消事由２（手続違背） 引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０が１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm −３ のＭｇを含有するとして差し支えない旨の審決の認定は，補正発明の進歩性を判 断するに当たり重要な事実に係るものであるし，当該技術分野における普遍的な原 理や当業者の技術常識，周知の基礎的事項に当たるものではない。 そうすると，特許法159条2項にいう拒絶「査定の理由と異なる拒絶の理由を 発見した場合」に当たるものであって，特許法が要請する手続保障の見地からも， 審判長は上記重要事実に関して拒絶理由通知を行い，出願人たる原告に意見を述べ る機会を付与しなければならない。 しかるに，拒絶理由通知でも拒絶査定でもかかる重要事実は触れられておらず， 原告に対して上記重要事実は示されていないから，審決には手続違背の瑕疵があり， この瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって，審決には特許法159条2項が準用する同法50条違反の手続違背 があり，違法である。 ３ 取消事由３（補正却下の判断の誤り） 前記１のとおり，補正発明には進歩性があり，独立特許要件を満たすから，本件 補正を却下した決定の判断は誤りである。 ４ 取消事由４（補正前発明の新規性判断の誤り） 前記１のとおりの補正前発明と引用発明の相違にかんがみれば，補正前発明と引 用発明とは実質的に同一でない。 したがって，両発明が実質的に同一であるとして補正前発明の新規性を否定した 審決の判断は誤りである。 第４ 取消事由に対する被告の反論 １ 取消事由１に対し (1) 引用発明のアンドープＩｎｘＧａ１−ｘＮ／ＩｎｙＧａ１−ｙＮ多重量子井戸構 造の活性層７は補正発明の活性層５に，引用発明のＩｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブ ロック層１１は補正発明のＩｎ含有ｐ型Ｉｎ １−ｘ−ｙ１ＧａｘＡｌｙ１Ｎ層にそれぞれ 相当するところ，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ光導波層８，アンドープＡｌＧ ａＮクラッド層９が，アンドープＩｎｘＧａ１−ｘＮ／ＩｎｙＧａ１−ｙＮ多重量子井戸 構造の活性層７とＩｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１の間にあることは明 らかである。本願明細書では，不純物拡散防止層８を活性層５に接して設けること は好ましくないとされ（段落【００１２】【００１５】【００１９】【００２０】 ， ， ， ， 【００４３】，例えば，実施例（図１）では，ｐ型第１ガイド層６やＧａｘＡｌ１− ） Ｎ層７（オーバーフロー防止層）を活性層５とＩｎｙＧａ１−ｙＮ層８（不純物拡散 ｘ 防止層）との間に設けているが，補正発明は，活性層５とＩｎｙ２ Ｇａ１−ｙ２Ｎ層８ （不純物拡散防止層）の間に他の層が介在することを排除するものではない。 そうすると，引用発明のアンドープ層が３層構造を成しているとしても，うちア ンドープＩｎＧａＮ層１０が補正発明のＩｎｙ２Ｇａ １−ｙ２Ｎ層に相当するとし，両 発明の一致点・相違点を認定した審決の認定・判断に誤りはない。 (2) ア 引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０はｐ側クラッド層の一部を成 すところ（甲１の段落【００２５】，段落【００１２】には，ｐ側クラッド層全体 ） をｐ型としても，アンドープ又はｎ型の層とｐ型の層でｐ側クラッド層を構成して も，さらにこのｐ型層をバンドギャップの大きさに違いがある２つのｐ型層で構成 するようにしてもよい旨が記載されている。ここで，引用発明の半導体発光素子に おいてアンドープＩｎＧａＮ層１０を設けるのは，活性層とＡｌＧａＮ層の間の歪 みを緩和するためであるから（段落【００５６】，ｐ側クラッド層の一部を成すア ） ンドープＩｎＧａＮ層１０をｐ型にしてもかかる目的に反せず，差し支えない。 そして，ｐ側クラッド層全体をｐ型にする場合には，ｐ側クラッド層の一部であ るアンドープＩｎＧａＮ層１０にもＭｇをドープすることになり，かかる場合にお いても，アンドープＩｎＧａＮ層１０は，アンドープＩｎＧａＮ光導波層８及びア ンドープＡｌＧａＮクラッド層９とともに，活性層へのＭｇの拡散を抑制して，活 性層の劣化を防止する機能を果たす。 ところで，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０にドープするＭｇの濃度（含 有量）を，ｐ側クラッド層の他の部分（第２の層）にドープするＭｇの濃度よりも 高くすると，Ｍｇ拡散抑制作用の妨げとなることは明らかであるから（甲１８，１ ９） 前者の濃度を後者の濃度よりも小さくすることは， ， 当業者であれば当然考慮し 得るものである。 そうすると， 「ＩｎＧａＮ層１０は，含有するＭｇの量がｐ型層が含有するＭｇの 量より少なければ，ｐ型層中のＭｇが活性層７に拡散するのを抑制する効果を有す るものと認められる」とした審決の判断に誤りはない。 そして，本願明細書には，ｐ型不純物であるＭｇをＩｎｙＧａ１−ｙＮ層８（不純物 拡散防止層８）の内部に蓄積することと，同層にＭｇが１×１０１７cm−３程度以上 １×１０１９cm−３程度以下ドープされていてもよいことがどのように関係するのか 記載がなく，後者の技術的事項（発明特定事項）による効果は記載されていない。 すなわち，ＩｎｙＧａ１−ｙＮ層のＭｇ取込み，蓄積機能によって，活性層へのＭｇ拡 散の防止効果を奏するとともに，薄膜化によってキャリア密度を高く，素子の動作 電圧を小さくするという原告主張の作用効果は，本願明細書の記載に基づかないも のにすぎない。 引用発明のＩｎＧａＮ層１０と活性層７の間には，アンドープＩｎＧａＮ光導波 層８，アンドープＡｌＧａＮクラッド層９があり，ＩｎＧａＮ層１０は活性層７か ら最も離れた位置にあるし，アンドープＩｎＧａＮ光導波層８及びアンドープＡｌ ＧａＮクラッド層９も，活性層７へのＭｇ拡散抑制作用に寄与しているから，Ｉｎ ＧａＮ層１０に隣接するＩｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層にドープされるＭ ｇの濃度が例えば１×１０ １９ cm −３ないし１×１０ ２１ cm −３であることにかんがみ て，より低濃度である１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm−３として差し支えない。 そうすると， 「引用発明のＩｎＧａＮ層１０に隣接するｐ型層である『Ｉｎ含有ｐ 型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１』にドープされるＭｇの濃度，すなわちＭｇの含 有量が，引用刊行物の【００２８】に記載されるように『例えば１×１０１９／cm３ 〜１×１０２１／cm３，典型的には５×１０１９／cm３〜１×１０２０／cm３』であるこ とからすれば，引用発明の『ＩｎＧａＮ層１０』について，隣接する『Ｉｎ含有ｐ 型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１』のＭｇの含有量より少ない量である『１×１０ １７ cm−３〜１×１０１９cm−３』のＭｇを含有するものとして差し支えないことは当業 者に明らかであり，上記相違点に係る補正発明の発明特定事項とすることに困難性 は認められない」との審決の認定・判断に誤りはなく，補正発明との相違点に係る 構成に想到する動機付けに欠けるものではない。 なお，審決は，アンドープＩｎＧａＮ層１層のみで活性層へのＭｇの拡散抑制作 用を果たすとの技術的事項を導いているわけではないし，また，引用発明のアンド ープＩｎＧａＮ層１０が１×１０ １７ cm −３ ないし１×１０ １９ cm −３ のＭｇを含有す ると認定したわけでもない。 イ 本願明細書には，ＩｎＧａＮによるＭｇ取込みの程度がＧａＮやＧａＡ ｌＮによるそれに比して非常に高いことは記載されていないし，アンドープＩｎＧ ａＮ層１０が１×１０ １７ cm −３ないし１×１０ １９cm −３ のＭｇを含有することと原 告主張の作用効果との関係も記載されていない。原告が主張するメカニズムの相違 は本願明細書の記載に基づかないもので失当である。 ウ よって，審決がした補正発明と引用発明の相違点に係る構成の容易想到 性判断に誤りはない。 (3) 前記(2)のとおり，原告が主張する補正発明の作用効果は本願明細書の記載 に基づかないものであって，審決にかかる作用効果の看過は存しない。 ２ 取消事由２に対し 平成１８年改正法による改正前の特許法では，補正の却下の理由を通知して意見 書の提出の機会を付与する必要はない。審判長において，引用発明のＩｎＧａＮ層 が隣接するＩｎＧａＮ電子ブロック層のＭｇ含有濃度よりも小さい濃度である１× １０ １７ cm −３ 〜１×１０ １９ cm −３のＭｇを含有するものとして差し支えない旨の補 正却下の決定の理由を通知する必要はない。 ３ 取消事由３に対し 前記１のとおり，補正発明は進歩性を欠くから，独立特許要件を満たさないとし て本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。 ４ 取消事由４に対し 前記１と同様に，補正前発明は引用発明と実質的に同一であり，補正前発明の新 規性を否定した審決の判断に誤りはない。 第５ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り並びに相 違点に係る構成の容易想到性判断の誤り）について (1) 審決は，引用刊行物の半導体発光素子において，ＩｎｘＧａ１−ｘＮ／Ｉｎｙ Ｇａ１−ｙＮ多重量子井戸構造の活性層７と，Ｉｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック 層１１との間に，@ｐ側光導波層としてのアンドープＩｎＧａＮ光導波層８，Aｐ 側クラッド層としてのアンドープＡｌＧａＮクラッド層９，B厚さが５nm のアンド ープＩｎＧａＮ層１０が設けられていることを認定した上で，アンドープＩｎＧａ Ｎ層１０（上記B）が補正発明にいうＭｇ含有Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層（０＜ｙ２≦ １）に相当する旨を認定した（審決５〜７頁）。 このとおり，審決は，Ｉｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１等のｐ型層と 活性層との間に配置され，上記@ないしBの３層構造を成す部分のうち，最もｐ型 層寄りに位置するアンドープＩｎＧａＮ層１０に着目して，補正発明との対比を行 ったものであるが，補正発明の特許請求の範囲では，Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層につき， バンドギャップ，格子定数やＩｎ（インジウム）の組成比の大小関係，ｙ２の数値 範囲が特定されているほか，「前記第１半導体層と前記活性層との間に配置され，」 との特定がされているにすぎず，このほかに上記Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層の構造を特 定する記載は存しない。そうすると，補正発明においては，活性層と上記Ｉｎｙ２Ｇ ａ１−ｙ２Ｎ層との間に他の層が介在する構成が排除されていないというべきであり， この結論は本願明細書（甲２〜５）の発明の詳細な説明の記載や添付図面を参酌し ても異なるものではない。 そうすると，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０に着目して補正発明との対 比（一致点・相違点の認定）をした審決の認定に誤りはない。 原告は，引用発明のアンドープ層は３層で一体のものとして取り扱わなければな らないと主張するが，上記のとおりの補正発明の特許請求の範囲の記載に照らせば， かかる原告の主張は採用できない。 (2) 補正発明も引用発明も，半導体発光素子という共通の技術分野に属すると ころ，審決が説示するとおり，引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０は，アンド ープＩｎＧａＮ光導波層８，アンドープＡｌＧａＮクラッド層９と同様に，ｐ型層 にドーピングされたｐ型不純物であるＭｇ（マグネシウム）が同層から活性層７に 向かって拡散するのを，当該アンドープ層中に押しとどめて活性層７に拡散しない ようにする機能（効果）を有するものである。他方，補正発明のＩｎｙ２Ｇａ １−ｙ２ Ｎ層も，Ｍｇがｐ型層から活性層に向かって拡散するのを抑制する機能を有し，果 たすべき機能が共通する。 ところで，補正発明のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層についてはバンドギャップや格子定 数に関する特定がされているほか，厚さ（膜厚）が１ないし１５nm であり，Ｍｇの 含有濃度が１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm−３であるところ，引用発明の半導 体発光素子のアンドープＩｎＧａＮ層１０の厚さも例えば５nm であり（甲１の段落 【００２７】，同層のｐ型層側に隣接するＩｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層 ） １１のＭｇ含有濃度は例えば１×１０１９cm−３ないし１×１０２１cm−３，典型的には ５×１０１９cm−３ないし１×１０２０cm−３である（甲１の段落【００２８】。 ） ここで， 上記のとおり，ｐ型層にドーピングされたＭｇはｐ型層から活性層に向かって拡散 するから，ｐ型層，アンドープ層，活性層の順にＭｇの含有濃度が小さくなってい くこと，引用発明の半導体発光素子においても，アンドープＩｎＧａＮ層１０のＭ ｇ含有濃度が例えば１×１０ １９ cm −３ないし１ ×１０ ２１cm −３ よりも小さいことが 当業者にとって明らかである（甲１の段落【００１４】の記載に着目しても，引用 発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０が一定程度のＭｇを含有することが予定されて いるものといい得る。。そうすると，審決が認定するとおり（８頁） ） ，引用発明の半 導体発光素子においても，アンドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇ含有濃度が，隣接す るＩｎ含有ｐ型ＡｌＧａＮ電子ブロック層１１のそれの１００分の１程度となる， 例えば１×１０ １７cm −３ないし１ ×１０ １９ cm−３となることがあるとしても差し支 えなく，少なくともアンドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇ含有濃度が上記のとおりと なる構成は排除されない。 そして，補正発明のＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ含有濃度を１×１０１７cm−３ない し１×１０１９cm−３と特定することについては，本願明細書（甲２）の発明の詳細 な説明に「不純物拡散防止層は，Ｍｇが１×１０１７cm−３程度以上１×１０１９cm−３ 程度以下ドープされていても良い。（段落【００２７】 」 ）との記載があるのみで，本 願明細書中の他の部分には上記特定事項に係る作用効果に関する記載はない。上記 段落の記載の体裁に照らせば，１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm−３というＭｇ 含有濃度の数値範囲は，原告が適宜選択したものにすぎず，臨界的意義を有しない ものと認定できるところ，本願明細書のすべての記載を参酌しても，あるいは原告 が提出するすべての証拠にかんがみても，この認定は覆るものではない。 したがって，補正発明と引用発明の相違点に係る構成，すなわちＭｇをドープし ないＩｎＧａＮ層において，Ｍｇ含有濃度を１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm −３ とする発明特定事項とすることに格別の技術的意義（臨界的意義）はないという べきである。言い換えれば，ｐ型層からＭｇが拡散してきた結果，Ｍｇを含有する こととなったＩｎＧａＮ不純物拡散防止層においても，所期のＭｇ拡散防止機能を 果たすものとして当業者が適宜調整できる範疇を出るものではない。そうすると， 前記のとおりの技術分野や機能の共通性にも照らせば，当業者において上記相違点 に係る構成を採用する上で困難性は存せず，この旨をいう審決の容易想到性判断に 誤りはない。 (3) 原告は，引用発明の３層構造のアンドープ層の構成から補正発明のＩｎｙ２ Ｇａ１−ｙ２Ｎ層の構成に改める動機付けがないとか，アンドープ層の厚さが異なるな どと主張する。しかしながら，前記(1)のとおり，補正発明の半導体発光素子は，ア ンドープ層が１層のみの構成に限定されるものではなく，複数の層から成るアンド ープ層の構成が包含され得る。また，引用発明の半導体発光素子のアンドープＩｎ ＧａＮ層１０の厚さが補正発明の数値範囲に含まれることは前記 (2)のとおりであ る。そうすると，原告の上記主張は前提を欠き，理由がないし，引用発明のアンド ープＩｎＧａＮ層１０の構成を補正発明のＩｎｙ２Ｇａ １−ｙ２Ｎ層の構成に改める動 機付けに欠けるものではない。 また，原告は，補正発明のＩｎｙ２Ｇａ １−ｙ２Ｎ層と引用発明のアンドープＩｎＧ ａＮ層１０とではＭｇ拡散抑制作用のメカニズムが異なるとか，引用発明ではＭｇ を積極的に導入することは予定されていないなどと主張する。しかしながら，本願 明細書には，不純物拡散防止層のＩｎＧａＮの格子定数（正確にはｃ軸方向の格子 定数）がＧａＮやＧａＡｌＮの格子定数よりも大きく，ＭｇがＩｎＧａＮ膜中に取 り込まれやすい旨の記載があるほか（段落【００１８】，Ｉｎ（インジウム）の組 ） 成比やＭｇの濃度とバンドギャップ（エネルギー）の大小，不純物拡散防止効果の 関係等について言及されているにとどまり（段落【００１３】〜【００１７】【０ ， ０１９】 ，意図的ないし予めＭｇをドーピングしたＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層（不純物 ） 拡散防止層）がさらにＭｇを取り込み，層内に蓄積して，活性層へＭｇが拡散しな いようにする機能（作用）のメカニズムが記載されているわけではない（原告が提 出する証拠によっても，従前の半導体発光素子における不純物拡散防止層のＭｇ拡 散抑制機能と異なるメカニズムが明らかになるか疑問である。。前記のとおり，本 ） 願明細書の段落【００２７】には，１×１０１７cm−３程度以上１×１０１９cm−３程度 以下のＭｇの含有を許容し得る旨が記載されているのみで，本願明細書には，上記 含有濃度のＭｇを意図的ないし予め含有（あるいはドーピング）させると，従前の 不純物拡散防止層に比して活性層へのＭｇ拡散抑制効果（機能）がより大きくなる 旨の記載は存しない。Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ取込み，蓄積機能によって，活 性層へのＭｇ拡散の防止効果を奏するとともに，Ｍｇを含有しながら膜厚を小さく する（薄膜化）ことによって，キャリア密度を高く，素子の動作電圧を小さくする という，原告主張に係る補正発明の作用効果も，本願明細書に記載がないものにす ぎない上，当業者が本願明細書の記載から容易に理解できる作用効果であるとも必 ずしもいえない。そうすると，原告の上記主張は採用することができない。 (4) 本願明細書の段落【００１０】によれば，補正発明の作用効果は，不純物 拡散防止層を設けたことによる活性層への不純物の拡散防止，デバイスの特性向上 にあるところ，段落【０００５】【０００６】では半導体発光素子の寿命の向上， ， 信頼性確保が言及されているに止まるから，上記にいうデバイスの特性向上もかか る趣旨のものであると解される。 他方，前記のとおり，Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ取込み，蓄積機能によって， 活性層へのＭｇ拡散の防止効果を奏するとともに，Ｍｇを含有しながら膜厚を小さ くする（薄膜化）ことによって，キャリア密度を高く，素子の動作電圧を小さくす るという，原告主張に係る補正発明の作用効果は，本願明細書に記載がない。 本願明細書に記載のある上記趣旨の作用効果であれば，当業者が引用発明に基づ いて予測できる範囲を超えず，格別顕著なものとはいえないから，補正発明によっ て奏される作用効果を考慮に入れても，審決がした補正発明の進歩性判断に誤りが あるとはいえない。 (5) 結局，補正発明の進歩性を否定した審決の判断に誤りはなく，原告が主張 する取消事由１は理由がない。 ２ 取消事由２（手続違背）について 引用発明のアンドープＩｎＧａＮ層１０が１×１０１７cm−３ないし１×１０１９cm −３ のＭｇを含有するとして差し支えない旨の審決の認定は，その構成が補正事項に 係るものであっても，引用発明に基づく補正発明の進歩性の有無の判断の前提とな る一事実にすぎず，その一事実のみを新たに拒絶理由として通知することを要する ものではない。本件補正の却下に際し，新たな拒絶理由通知は法律上必要とされて いないところ，Ｉｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇの含有濃度を本件補正によって発明特 定事項の一つとする以上，原告において，必要に応じ，補正発明の進歩性ないし新 規性を有するに至ったことを意見書において明らかにするために，引用発明のアン ドープＩｎＧａＮ層１０のＭｇの含有濃度との関係を，出願人の立場で自ら主張す ることの必要性を見極めなければならないものである。 したがって，審決に手続違背の違法があるとすることはできず，原告が主張する 取消事由２は理由がない。 ３ 取消事由３（補正却下の判断の誤り）について 前記１のとおり，補正発明は進歩性を欠くから，独立特許要件の非充足を理由に 本件補正を却下した決定の判断に誤りはない。 したがって，原告が主張する取消事由３は理由がない。 ４ 取消事由４（補正前発明の新規性判断の誤り）について 前記第２の２のとおり，本件補正は，ｙ１の数値範囲を一部改めるほか，Ｉｎｙ２ Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ含有濃度を特定する趣旨のものである。 原告は，補正発明と引用発明が，引用発明の半導体発光素子にいうアンドープＩ ｎＧａＮ層，補正発明にいうＩｎｙ２Ｇａ１−ｙ２Ｎ層のＭｇ含有濃度の特定の有無に おいて相違すること自体は争っていないし，前記１のとおり，審決がした補正発明 と引用発明の一致点・相違点の認定に誤りはない。 そうすると，本件補正前の請求項１の発明（補正前発明）は引用発明と実質的に 同一であるといってよいから，この旨をいう審決の補正前発明の新規性判断に誤り はない。したがって，原告が主張する取消事由４は理由がない。 第６ 結論 以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから，主文のとお り判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 真 辺 朋 子 裁判官 田 邉 実 |