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| 審判番号（事件番号） | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成23行ケ10445審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成24行ケ10299審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成23行ケ10274審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成23行ケ10275審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 平成24行ケ10321審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
| 元本PDF |
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|---|
| 事件 |
平成
24年
(行ケ)
10037号
審決取消請求事件
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|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2013/03/19 |
| 権利種別 | 特許権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
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判例全文
平成２５年３月１９日判決言渡 平成２４年（行ケ）第１００３７号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成２５年２月２６日 判 決 原 告 メリアル エス アー エス 訴訟代理人弁護士 熊 倉 禎 男 渡 辺 光 相 良 由 里 子 佐 竹 勝 一 弁理士 山 崎 一 夫 田 代 玄 被 告 フジタ製薬株式会社 訴訟代理人弁護士 浜 田 治 雄 弁理士 西 口 克 赤 津 悌 二 復代理人弁理士 田 辺 稜 主 文 特許庁が無効２０１０−８０００６１号事件について平成２３年９月２ １日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告が求めた判決 主文同旨 第２ 事案の概要 本件は，被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴 訟である。争点は，訂正後の請求項１ないし３４に係る発明の特許法29条1項柱 書該当性の有無及び実施可能要件違反の有無である。 １ 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は，名称を「ペット寄生虫の治療・予防用組成物」とする発明に係る 特許第３７６５８９１号の特許権者である（平成８年９月２７日特許出願，優先日 平成７年９月２９日及び平成８年９月１１日，優先権主張国 フランス，登録日平 成１８年２月３日，登録時の請求項の数３５）。 被告は，平成２２年４月６日，特許法29条1項柱書に規定する「産業上利用す ることができる発明」に当たらないこと及び実施可能要件違反（平成１４年法律第 ２４号附則2条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法 36条4項）を理由として，請求項１ないし３５に係る特許につき特許無効審判を 請求した（無効２０１０−８０００６１号）。 上記無効審判の審判長は，同年１１月８日，口頭審理において，原告に対し，請 求項１ないし２４，２７ないし３５に係る発明は，実施可能要件を満たさず，また サポート要件を満たさないから無効とされるべきものであるとの無効理由通知をし た。すると，原告は，同月２６日，特許庁に対し，請求項１，８の特許請求の範囲 の記載の一部を改め，請求項２５を削り，請求項２６以下の請求項を繰り上げる等 の訂正請求をした（本件訂正）。なお，被告は，本件訂正後の請求項１ないし３４に 係る発明についても，弁駁書を提出して，本件訂正前の請求項に係る発明と同様に， 特許法29条1項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に当たらな いこと及び実施可能要件違反を理由に，特許無効を主張している。 特許庁は，平成２３年９月２１日， 「訂正を認める。特許第３７６５８９１号の請 求項１〜３４に係る発明についての特許を無効とする。 との審決をし， 」 その謄本は 同月２９日に原告に送達された。 (2) 原告は，被告等に対し，本件訂正前の請求項１，７，２５，２６に係る特 許権及び本件訂正後の請求項１，７，２５に係る特許権の均等侵害を理由とする差 止請求，損害賠償請求等を求める訴訟を提起し，第一審の東京地裁（平成２１年（ワ） 第４５４３２号）は，平成２４年９月１３日，被告製品の構成は本件訂正前の請求 項１，７，２５，２６の発明の構成と均等なものとしても，上記各発明の技術的範 囲に属するものではないなどと判示して，原告の請求を棄却した。現在，当裁判所 にその控訴審が係属中である（平成２４年（ネ）第１００８５号）。 ２ 訂正発明の要旨 本件の発明は，ペット用の寄生虫抑制・駆除剤に用いる組成物に関する発明で， 本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである（一重下線を付した部分が訂正 部分である。二重下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分（請求項８， ２１においても試験条件は同趣旨。）であり，「構成要件１Ｆ(2)」と称する。。 ） 【請求項１（訂正発明１）】 「下記の(a)〜(d)から成り， 式(I)の化合物は１〜２０％(w/v)の割合で存在し， 結晶化阻害剤は１〜２０％ (w/v)の割合で存在し且つ (c) で定義した溶媒中に式 (I) の化合物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの０．３ml をガラ ススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察 した時に観察可能な結晶の数が１０個以下あり， 有機溶媒(c)は組成物全体を１００％にする比率で加えられ， 有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が１／１５〜１／２となる割合で存在し，有 機共溶媒(d)は水および／または溶媒 c)と混和性がある， 動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する，直ちに使 用可能な溶液の形をした，寄生虫からペットを治療または予防するための組成物： (a) 〔化１〕で表される殺虫活性物質： 【化１】 （ここで， Ｒ１はハロゲン原子，ＣＮまたはメチル基を表し， Ｒ２はＳ(Ｏ)ｎＲ３，４，５-ジシアノイミダゾール−２−イルまたはハロアルキル 基を表し，ここで， Ｒ３はアルキルまたはハロアルキル基を表し， Ｒ４は水素またはハロゲン原子を表すか，ＮＲ５Ｒ６，Ｓ(Ｏ)ｍＲ７，Ｃ(Ｏ)Ｒ７また はＣ(Ｏ)ＯＲ７，アルキル，ハロアルキル，ＯＲ８または−Ｎ＝Ｃ(Ｒ９)(Ｒ１０)を表し， ここで， Ｒ５およびＲ６はそれぞれ独立に水素原子，アルキル，ハロアルキル，Ｃ(Ｏ)アル キル，Ｓ(Ｏ)ｒＣＦ３，アシルまたはアルコキシカルボニル基を表すか，Ｒ５とＲ６と が一緒になって２価のアルキレン基を作り，このアルキレン基は２価のヘテロ原子 を１つまたは２つを含むことができ， Ｒ７はアルキルまたはハロアルキル基を表し， Ｒ８はアルキル，ハロアルキル基または水素原子を表し， Ｒ９はアルキル基または水素原子を表し， Ｒ１０ は単数または複数のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニルまたは ヘテロアリール基を表し， Ｘは炭素，三価の窒素原子またはＣ−Ｒ１２を表し， Ｒ１２は水素原子，ＣＮまたはＮＯ２を表し， ｙはＳＦ５基，ＣＮ，ＮＯ２，Ｓ(Ｏ)ｒＣＦ３，ハロゲン原子，ハロアルキルまたは ハロアルコキシ基を表し， ｍ，ｎおよびｒは互いに独立に０，１または２の整数を表し， ｐは１，２，３，４または５の整数を表し， ただし， １がメチルの場合は， ３がハロアルキルで， ４がＮＨ２で， Ｒ Ｒ Ｒ ｐが２で， ６位にあるｙがＣｌで，４位にあるｙがＣＦ３で，ＸがＮであるか，Ｒ２が ４，５ −ジシアノイミダゾール−２−イルで，Ｒ４がＣｌで，ｐが３で，６位にあるｙが Ｃｌで，４位にあるｙがＣＦ３で，ＸがＣ−Ｃｌである)， (b) ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキ シエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される 結晶化阻害剤， (c) ジプロピレングリコール ｎ−ブチルエーテル，エチレングリコールモノエ チルエーテル，エチレングリコールモノメチルエーテル，ジエチレングリコールモ ノエチルエーテル，ジプロピレングリコールモノメチルエーテルおよびこれらの溶 媒の少なくとも二つの混合物から成る群の中から選択される有機溶媒， (d) エタノール，イソプロパノールおよびメタノールから成る群の中から選択さ れる有機溶媒とは異なる有機共溶媒。」 【請求項２（訂正発明２）】 「動物の身体の１０cm２以下の表面積に局所塗布して用いられる請求項１に記載 の組成物。」 【請求項３（訂正発明３）】 「Ｘが炭素またはＣ−Ｒ１２を表し，ｙがフェニル環の２および６位のＣＮまたは ＮＯ２を表す請求項１または２に記載の組成物。」 【請求項４（訂正発明４）】 「Ｘが炭素またはＣ−Ｒ１２を表し，ｙがフェニル環の４位にあり且つＳ(Ｏ)ｒＣＦ ，ハロアルキル，ハロアルコキシ基およびＳＦ５基から成る群の中から選択され， ３ ｒが０，１または２の整数を表す請求項１または２に記載の組成物。」 【請求項５（訂正発明５）】 「式(I)の化合物のアルキル基が１〜６個の炭素原子を有する請求項１または２に 記載の組成物。」 【請求項６（訂正発明６）】 「Ｒ５とＲ６とが一緒になって２価のアルキレン基を作り， ５とＲ６が結合した窒 Ｒ 素原子と一緒に５−，６−または７員環を形成する請求項１または２に記載の組成 物。」 【請求項７（訂正発明７）】 「式(I)の化合物が １−［４−ＣＦ３ ２，６−Ｃｌ２フェニル］３−シアノ ４ −［ＣＦ ３ −ＳＯ］５−ＮＨ ２ ピラゾールである請求項１または２に記載の組成 物。」 【請求項８（訂正発明８）】 「下記(a)〜(d)から成り， 式(II)の化合物は１〜２０％(w/v)の割合で存在し， 結晶化阻害剤は１〜２０％(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(II) の化合物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの ０．３ml をガラ ススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察 した時に観察可能な結晶の数が１０個以下あり， 有機溶媒(c)は組成物全体を１００％にする比率で加えられ， 有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が１／１５〜１／２となる割合で存在し，有 機共溶媒(d)は水および／または溶媒 c)と混和性がある， 動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する，直ちに使 用可能な溶液の形をした，寄生虫からペットを治療または予防するための組成物： (a) 〔化２〕で表される殺虫活性物質： 【化２】 （ここで， Ｒ１はハロゲン原子，ＣＮまたはメチル基を表し， Ｒ２はＳ(Ｏ)ｎＲ３，４，５−ジシアノイミダゾール−２−イルまたはハロアルキル を表し， Ｒ３はアルキルまたはハロアルキル基を表し， Ｒ４は水素原子，ハロゲン原子を表すか，ＮＲ５Ｒ６， (Ｏ)ｍＲ７， (Ｏ)Ｒ７， (Ｏ) Ｓ Ｃ Ｃ ＯＲ７，アルキル，ハロアルキル，ＯＲ８または−Ｎ＝Ｃ(Ｒ９)(Ｒ１０)を表し，ここで， Ｒ５およびＲ６は独立に水素原子，アルキル，ハロアルキル，Ｃ(Ｏ)アルキル，Ｓ(Ｏ) ＣＦ３またはアルコキシカルボニル基を表すか， ５とＲ６とが一緒になって２価の Ｒ ｒ アルキレン基を形成し，このアルキレン基は２価のヘテロ原子を１つまたは２つ含 むことができ， Ｒ７はアルキルまたはハロアルキル基を表し， Ｒ８はアルキル，ハロアルキル基または水素原子を表し， Ｒ９はアルキル基または水素原子を表し， Ｒ１０は単数または複数のハロゲン原子またはＯＨ，−Ｏ−アルキル，−Ｓ−アル キル，シアノまたはアルキル基によって置換されていてもよいフェニルまたはヘテ ロアリール基を表し， Ｒ１１は水素原子，ハロゲン原子，ＣＮまたはＮＯ２を表し， Ｒ１３はハロゲン原子，ハロアルキル，ハロアルコキシ，Ｓ(Ｏ)ｑＣＦ３またはＳＦ 基を示し， ５ ｍ，ｎ，ｑおよびｒは互いに独立に０，１または２の整数表し， Ｘは３価の窒素原子またはラジカルＣ−Ｒ１２を表し，この場合，炭素原子の残り の３つの原子価は芳香族環の一部を成し， Ｒ１２は水素原子，ハロゲン原子，ＣＮまたはＮＯ２を表し， ただし，Ｒ１がメチルの場合には，Ｒ３がハロアルキルで，Ｒ４がＮＨ２で，Ｒ１１ がＣｌで，Ｒ１３がＣＦ３で，ＸがＮであるか，Ｒ２が４，５−ジシアノイミダゾール −２−イルで，Ｒ４がＣｌで，Ｒ１１がＣｌで，Ｒ１３ がＣＦ３で，Ｘが＝Ｃ−Ｃｌで ある） (b) ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキ シエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される 結晶化阻害剤， (c) ジプロピレングリコール ｎ−ブチルエーテル，エチレングリコールモノエ チルエーテル，エチレングリコールモノメチルエーテル，ジエチレングリコールモ ノエチルエーテル，ジプロピレングリコールモノメチルエーテルおよびこれらの溶 媒の少なくとも二つの混合物から成る群の中から選択される有機溶媒， (d) エタノール，イソプロパノールおよびメタノールから成る群の中から選択さ れる有機溶媒とは異なる有機共溶媒。」 【請求項９（訂正発明９）】 「動物の身体の１０cm２以下の表面積に局所塗布して用いられる請求項８に記載 の組成物。」 【請求項１０（訂正発明１０）】 「Ｘが３価の窒素原子である請求項８または９に記載の組成物。」 【請求項１１（訂正発明１１）】 「Ｒ１がＣＮを表し，Ｒ３がハロアルキル基を表し，Ｒ４がＮＨ２を表し，Ｒ１１と Ｒ１２が互いに独立してハロゲン原子を表し， １３がハロアルキルを表す請求項８ま Ｒ たは９に記載の組成物。」 【請求項１２（訂正発明１２）】 「ＸがＣ−Ｒ１２を表す請求項８または９に記載の組成物。」 【請求項１３（訂正発明１３）】 「式 (II)の化合物のアルキル基が１〜６個の炭素原子を有する請求項８または９ に記載の組成物。」 【請求項１４（訂正発明１４）】 「Ｒ５とＲ６とが一緒になって２価のアルキレン基を作り， ５とＲ６が結合した窒 Ｒ 素原子と一緒に５−，６−または７員環を形成する請求項８または９に記載の組成 物。」 【請求項１５（訂正発明１５）】 「式(II)の化合物が５〜１５％ (w/v)の割合で存在する請求項１〜１４のいずれか 一項に記載の組成物。」 【請求項１６（訂正発明１６）】 「結晶化阻害剤が５〜１５％ (w/v)の割合で存在する請求項１〜１４のいずれか 一項に記載の組成物。」 【請求項１７（訂正発明１７）】 「水を３０％ (v/v)以下の割合でさらに含む請求項１〜１４のいずれか一項に記 載の組成物。」 【請求項１８（訂正発明１８）】 「水を５％(v/v)以下の割合で含む請求項１７に記載の組成物。」 【請求項１９（訂正発明１９）】 「酸化防止剤を０．００５〜１％(w/v)の割合でさらに含む請求項１〜１４のいず れか一項に記載の組成物。」 【請求項２０（訂正発明２０）】 「酸化防止剤を０．０１〜０．０５％(w/v)の割合で含む請求項１９に記載の組成 物。」 【請求項２１（訂正発明２１）】 「(c)で定義した溶媒中に式(II)の化合物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添 加した溶液Ａの０．３ml をガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後に ガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数がゼロである請求項１ 〜１４のいずれか一項に記載の組成物。」 【請求項２２（訂正発明２２）】 「ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルがポリソルベートである請求 項１〜１４のいずれか一項に記載の組成物。」 【請求項２３（訂正発明２３）】 「ポリソルベートがポリソルベート８０である請求項２２に記載の組成物。」 【請求項２４（訂正発明２４）】 「結晶化阻害剤がポリビニルピロリドンとポリソルベートとの混合物である請求 項１〜１４のいずれか一項に記載の組成物。」 【請求項２５（訂正発明２５）】 「グリコールエーテルがジエチレングリコールモノエチルエーテルおよびジプロ ピレングリコールモノメチルエーテルから成る群の中から選択される請求項１〜１ ４のいずれか一項に記載の組成物。」 【請求項２６（訂正発明２６）】 「酸化防止剤がブチル化ヒドロキシアニソール，ブチル化ヒドロキシトルエン， アスコルビン酸，メタ亜硫酸ナトリウム，プロピルガレート，ソジウムチオサルフ ェートおよびこれらの抗酸化剤の２種以下の混合物の中から選択される請求項１９ または２０に記載の組成物。」 【請求項２７（訂正発明２７）】 「結晶化阻害剤が少なくとも一種の酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体と， ポリビニルピロリドンと，ポリソルベートとの混合物である請求項１〜１４のいず れか一項に記載の組成物。」 【請求項２８（訂正発明２８）】 「請求項１〜１４のいずれか一項に記載の組成物の有効量を動物の身体の一部へ 局所塗布し，それを動物の全身へ拡散させることを特徴とする寄生虫からペットを 治療または予防する方法。」 【請求項２９（訂正発明２９）】 「動物がネコまたはイヌであり，寄生虫がノミまたはダニである請求項２８に記 載の方法。」 【請求項３０（訂正発明３０）】 「動物がネコまたはイヌであり，寄生虫がダニである請求項２８に記載の方法。」 【請求項３１（訂正発明３１）】 「動物がネコである請求項２８に記載の方法。」 【請求項３２（訂正発明３２）】 「動物がイヌである請求項２８に記載の方法。」 【請求項３３（訂正発明３３）】 「請求項１〜１４のいずれか一項に記載の組成物の有効量をヒトを除く動物の身 体の皮膚の一部へ局所塗布する方法によって，活性成分をヒトを除く動物の全身へ 拡散させ，それによって寄生虫からヒトを除く動物を治療または予防する方法。」 【請求項３４（訂正発明３４）】 「結晶化阻害剤がポリビニルピロリドンおよびポリソルベート８０である請求項 １に記載の組成物。」 ３ 審判で主張された無効理由（本件訂正後の発明に係るものに限る。） (1) 無効理由１ 訂正発明１ないし８の特許請求の範囲にいう「(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合 物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの０．３ml をガラススラ イドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時 に観察可能な結晶の数が１０個以下であること」との構成要件１Ｆ(2)は，訂正明細 書の記載及び当業者の技術常識に照らしても，上記構成要件に係る試験方法の技術 内容が目的とする技術的効果を上げられるかどうかを確認することができず，相当 な蓋然性をもって当業者が結果を予測できるものとなっていない。このとおり，当 業者において上記試験方法の有用性を確認することができないのであって，訂正発 明１等の本質的要素である，上記構成要件に係る結晶化阻害剤は実現不可能であり， その効果を発揮することができない。したがって，訂正発明１ないし８及びこれら のうちの少なくとも一部を引用する訂正発明９ないし３４は，未完成の発明であり， 特許法29条1項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に当たらない。 (2) 無効理由２ 前記(1)のとおり，訂正発明１ないし３４の所期の作用効果を奏するために必須の 試験条件が記載されておらず，当業者は所期の作用効果を奏する組成物を実施する ために過度の試行錯誤を強いられる。したがって，訂正明細書の発明の詳細な説明 は，少なくともその一部において，当業者がその実施をすることができる程度の記 載を欠いているものである（実施可能要件，改正前の特許法36条4項）。 ４ 審決の理由の要点 (1) 無効理由１について ア 訂正発明１について（５６〜８６頁） 「(1-2-1)(i) 訂正明細書の段落【０００４】， 【００１５】における『結晶』， 『白い付着物』 ・・ ・ に係る記載や，段落【００２０】後段の『・・・この系は毛の表面に結晶を残さず・・・』 ・・・ なる記載からみて，訂正発明１に係る組成物において結晶が生じなくなる（或いは，生じにく くなる）効果，即ち『結晶化阻害』効果は，少なくとも訂正発明１において奏されることを目 的とする，欠くことのできない主要な技術効果の一つであることは明らかである。 そして，成分(b)： 『結晶化阻害剤』が，当該『結晶化阻害』効果に寄与することを目的として 配合される成分であると解されることも，その名称からみて明らかである。 (ii) そうすると，訂正発明１に規定される『構成要件１Ｆ(2)』は，訂正発明１に係る組成物 に『結晶化阻害』性を付与するための必須の要件として規定されているものと認められるから， 訂正発明１において『構成要件１Ｆ(2)』の規定が満たされることは，訂正発明１の目的とする 技術効果を得るために必要な前提条件として規定されているものと解される。 ・・・ (iii) してみると，訂正発明１がその目的とする技術効果を得ることができると言えるには， 上述の『構成要件１Ｆ(2)』の規定により結晶化阻害剤(b)が明確に定義づけられることが必要で あって，訂正発明１の技術内容を以ては当該『構成要件１Ｆ(2)』を得ることができないと判断 される場合，いいかえれば，・・・ 『構成要件１Ｆ(2)』に記載された試験方法を以ては結晶化阻 害剤(b)の結晶化阻害能力を確認し結晶化阻害剤(b)を特定することができない場合には，訂正発 明１はその目的効果を得ることができず発明として未完成であり，特許法29条1項柱書きに いう『発明』に該当しない，ということになる。 (1-2-2) そこで，上の(1-2-1)の観点を踏まえつつ，訂正明細書をより詳細に検討するに，同 明細書には成分(b)について，その化合物選択肢である『ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステル』又はそれらの 混合物，ならびにその結晶化阻害作用に関する一応の記載はあるものの・・・，発明の『実施 例』として記載されているのは，訂正発明１に係る組成物それ自体の実施例として記載された， 段落【００２３】〜【００２８】の実施例１〜２４のみであり・・・，これら実施例１〜２４ のいずれにおいても，成分(b)： 『結晶化阻害剤』として用いられているのは，組成物総量１００ ｃｍ３中，ポリビニルピロリドン（Kollidon１７ＰＦ（登録商標，BASF Germany 社製））５ｇ又 は７．５ｇとポリソルベート８０ Tween （ （登録商標， 社製） ５ｇの混合物のみである・ ・。 ICI ） ・ しかも，これら実施例１〜２４の組成物は，その総量１００ｃｍ３中に成分(d)： 『有機共溶媒』 として規定されるもの（エタノール）を７．５ｇ，１０ｇ又は１５ｇ含むものである（なお， 『構成要件１Ｆ(2)』に規定される『溶液Ａ』には，有機共溶媒(d)は含まれないことに留意。 し， ） また，試験例として当該実施例１〜２４の各組成物をイヌの皮膚に局所投与してノミ個体数の 減少化効果をみたことが概略的に記載されているのみ（特に段落【００２６】〜【００２７】 及び段落【００２８】後段）であって， 『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法に基づいて各実施例１〜 ２４における成分(a)〜(c)のみを構成成分とする各『溶液Ａ』に該当するものを具体的に調製し， それら各『溶液Ａ』を用いて試験を行うことにより『構成要件１Ｆ(2)』の結晶数に係る所望の 試験結果を現実に得たことについては，何ら具体的なデータ結果と共に記載されているわけで はない。 また，当業者が追試するに際し考慮できる， 『構成要件１Ｆ(2)』に記載された試験方法に基づ く試験系を構築するために用いられる機器・用具の具体例や， 『構成要件１Ｆ(2)』を実現するに 好適な温度調節条件，相対湿度（ＲＨ）等の試験条件についての， 『構成要件１Ｆ(2)』の現実の 実施例と同視し得る程度の詳細かつ具体的な記載が，訂正明細書中に見出せるわけでもない。 ・・・ 以上検討したとおり，訂正明細書中には『構成要件１Ｆ(2)』が現実に得られることを示す具 体的な記載は一切存在しないことはもとより，同『構成要件１Ｆ(2)』を得るに適切な試験環境 条件についても，何ら具体的な記載が認められるものではない。 (1-2-3) また，『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法に規定される成分(a)〜(c)の組み合わせに係る 任意の『溶液Ａ』を用いて試験を行えば，採用することが不自然でない如何なる試験環境下で あっても洩れなく『構成要件１Ｆ(2)』が得られ，所望の結晶化阻害剤(b)の機能を確認し同結晶 化阻害剤(b)を特定できることが，本件出願当時当業者にとり技術常識として知られていたとも 認められない。 そもそも， 『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法自体，結晶化阻害剤(b)の結晶化阻害能力を確認し結 晶化阻害剤(b)を特定するための試験方法として本件出願当時当業者にとり技術常識として知ら れていたとは認められない以上，如何なる環境条件を採用して行うことが適切であり，また如 何なる環境条件を採用して行うことが不適切であるのかが，本件出願当時当業者にとり技術常 識として知られていたとすることもできない。 (1-2-4) そして，被告による甲第５，６号証中の追加試験の中には， 『構成要件１Ｆ(2)』の試 験方法に係る文言上の規定を一応満たす試験系であっても，現実に試験を行ったところ， 『溶液 Ａ』が『ガラススライド』から流れ落ちたり・・・，そのような流れ落ちの防止のため十分な 大きさのガラス板を用いた場合でも多数の結晶が生じ，結局，いずれの場合でも『構成要件１ Ｆ(2)』を実現することができなかったことが，具体的に示されている・・・。 ・・・ ・・・，訂正発明１における『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法に基づいて試験を行っても，同 『構成要件１Ｆ(2)』中に規定のない ・ガラススライドの大きさ， ・温湿度調節及びそれに伴う空気の流れの制御方法， ・相対湿度（ＲＨ） といった条件如何では，同じ溶液Ａを用いても， 『構成要件１Ｆ(2)』を得ることができる場合 とできない場合があり，試験結果が一定しないことが，上記甲号証−乙号証間の対応する試験 結果の対比からみて明らかと言える。 してみると，上記三つの条件，或いはその組合せの中で， 『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法に基 づく試験を行った際に『構成要件１Ｆ(2)』を得るに適切な試験条件については，訂正明細書に 記載されていないし，本件特許出願当時の技術常識を踏まえても当業者にとり把握できたとも 言えないから，訂正発明１の技術内容のみを以て， 『構成要件１Ｆ(2)』を得ること，いいかえれ ば，所望の結晶化阻害剤(b)の機能を確認し同結晶化阻害剤(b)を特定できること，が訂正明細書 の記載から明らかであると認めることはできない。 (1-2-5) 以上，(1-2-1)〜(1-2-4)の検討結果をまとめると，訂正発明１の技術内容を以ては， 訂正発明１における『構成要件１Ｆ(2)』を得ることができるとは判断し得ないのであるから， 訂正発明１は，その目的とする技術効果を得ることができない未完成な発明であると判断せざ るを得ず，よって，特許法29条1項柱書きにいう『発明』に該当するものではない。 ・・・ （１−３）まとめ 以上述べたとおり，原告の主張及び証拠方法を参酌しても，訂正発明１に規定される結晶化 阻害剤(b)，式(I)の化合物(a)，及び有機溶媒(c)を組み合わせた作用効果を開示する『構成要件１ Ｆ(2)』に記載された試験方法では，同じ組成の溶液Ａを用いても異なる結果が得られる場合が あり，目的とする技術効果である『・・・結晶の数が１０個以下』であることを得ることがで きるか否かを確認することができないのである・・・から， 『構成要件１Ｆ(2)』に係る規定を以 て結晶化阻害剤(b)の明確な定義付けが実現可能であるとは言えない。 即ち，各訂正発明の『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法に係る規定では，少なくとも『ガラスス ライド』の大きさや，温度（『２０℃』）及び前記相対湿度を適切な範囲内に制御するための系 内の空気の流れ（風）の強さ，試験環境の相対湿度（ＲＨ）といった環境条件について特段の 規定はないことから，それら諸条件のあらゆる組み合わせを採用することを排除するものでは ないと解されるところ，それら諸条件に関し，上記試験方法による試験を行うにあたり採用す べき適切な条件域等については，発明の詳細な説明で何ら具体的な記載はみられない。他方， 甲号証の試験系によれば，乙号証で原告が採用したのと同一組成の『溶液Ａ』を用いた場合で あっても，上記諸条件又はその組み合わせ如何では，実際に試験を行っても， 『ガラススライド』 から試料『溶液Ａ』が流れ落ちたり，そうでなくとも多数の白色結晶が析出し， 『構成要件１Ｆ (2)』が現実に得られないことが明らかである。 してみれば，訂正発明１に規定される試験方法に係る規定のみを以て『構成要件１Ｆ(2)』を 得ること，いいかえれば，結晶化阻害剤(b)の結晶化疎害機能を確認し同結晶化阻害剤(b)を特定 し得ること，が，訂正明細書中で明らかにされていると言えないことはもとより，訂正明細書 の記載及び本件特許出願当時の技術常識を併せて参酌しても，所望の結晶化阻害機能を発揮し 得る適切な結晶化阻害剤(b)を得ることが当業者にとり実現可能である，ということもできない。 結局，訂正発明１においては，その目的効果の達成のための重要な構成成分である結晶化阻 害剤(b)について， (b) 『 ポリビニルピロリドン，酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリ オキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される』との 選択肢に係る規定はあるものの，訂正発明１に規定される試験方法を以ては，前記選択肢の中 で適切な結晶化阻害剤(b)の機能を確認し同結晶化阻害剤(b)を特定することは不可能であり，訂 正発明１に規定される『・・・結晶の数が１０個以下』であることを満たす所望の結晶化阻害 剤(b)を得ることができないと言わざるを得ないのであるから，(1-2-1)(iii)で述べた観点を踏まえ ると，訂正発明１の組成物全体としての目的効果を達成することも不可能であると判断せざる を得ない。 よって，訂正発明１はその技術内容がその目的とする技術的効果を得ることができないもの であり，発明としては未完成のものであって，特許法29条1項柱書に規定する『発明』に該 当しない。」 イ 本件発明２ないし３４について（８６〜８８頁） 「訂正発明１中の成分(b)の選択肢に係る規定，即ち『(b) ポリビニルピロリドン，酢酸ビニ ル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれ らの混合物の中から選択される結晶化阻害剤，，ならびに， 』 『構成要件１Ｆ(2)』或いは『成分(b) による結晶化阻害効果』に係る規定，即ち『結晶化阻害剤は１〜２０％(w/v)の割合で存在し且 つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を１０％(W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの ０．３ml をガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で 観察した時に観察可能な結晶の数が１０個以下あり，』は，独立請求項形式で規定された訂正発 明８においても同様に含まれている。また，訂正発明２〜７，９〜２７，３４は訂正発明１又 は８を直接又は間接的に引用する従属項形式の発明であり，訂正発明２８も訂正発明１〜１４ のいずれか一の組成物を引用して規定されており，訂正発明２９〜３２も訂正発明２８を引用 する従属項形式の発明である。 つまり，訂正発明１について・・・詳述した特許法29条1項柱書の問題は，訂正発明２〜 ３４の発明においても共通するものであることは明らかである。 そして，訂正発明２〜３４における各発明特定事項を勘案し検討しても，前記(1)で示した判 断を左右するものではない。 ・・・ よって，(1)で述べたと同様の理由により，訂正発明２〜３４の発明についても，各訂正発明 に規定される試験方法を以ては適切な結晶化阻害剤(b)を特定できず，当該各訂正発明の技術手 段によってその目的とする技術効果を得ることができるものであるとすることはできないから， いずれも発明として未完成であって，特許法29条 1 項柱書にいう『発明』に該当しない。」 (2) 無効理由２について ア 訂正発明１について（８８〜９０頁） 「・・・訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を検討しても，訂正発明１における結晶化阻 害剤を選択するための『観察可能な結晶の数が１０個以下あり』との重要な特定について， 『結 晶化阻害剤は１〜２０％(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を１０％ (W/V)，結晶化阻害剤を１０％添加した溶液Ａの０．３ml をガラススライドに付け，２０℃で ２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に』との測定条件以外の他の測定 条件（ガラススライドの大きさ，温湿度調節及びそれに伴う空気の流れの制御方法，相対湿度 など）や測定器具について何ら説明がなされていないし，またそれらについて適切に担保し勘 案できる技術常識も見出せないばかりか，そもそも具体的に観察可能な結晶の数を測定したこ とを示す実施例すら記載されていない。しかも，・・・例え結晶化阻害剤(b)，式(I)の化合物(a)， 有機溶媒(c)のそれぞれについて同一のものを採用した同じ『溶液Ａ』であっても， 『・・・溶液 Ａの０．３ｍｌをガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を 肉眼で観察した時に』との条件だけでは，溶液Ａがスライドガラスから漏れる場合や，観察可 能な結晶の数が１０個以下との条件を満たす場合と満たさない場合があることが明らかとなっ ている。 してみると，訂正明細書の発明の詳細な説明は，結晶化阻害剤(b)が『ポリビニルピロリドン， 酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体，ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルお よびこれらの混合物の中から選択される』と選択肢が特定されたものであっても，それら結晶 化阻害剤(b)の中から式(I)の化合物(a)と有機溶媒(c)との関係で前記観察可能な結晶の数が１０個 以下となる結晶化阻害剤(b)を決めることができる説明がされているとも認められないし，別の 言い方をすると，ある着目した化合物の結晶化阻害剤(b)が，式(I)の化合物(a)と有機溶媒(c)との 関係で，訂正発明１の前記観察できる結晶の数が１０個以下となるか否かについて同じ結果が 得られるために必要な測定条件等の説明はない。 ましてや，訂正発明１の『構成要件１Ｆ(2)』の試験方法には，上述の『同じ『溶液Ａ』』に係 る成分(a)〜(c)の組み合わせや，訂正明細書の実施例１〜２４で採用されている成分(a)〜(c)の組 み合わせ以外の，広範な成分(a)〜(c)の種類及び含有割合の組み合わせ方に係る膨大な種類の数 の『溶液Ａ』を用いる態様が含まれるものであるところ，発明の詳細な説明，及び本件出願当 時の技術常識のみに基づいて，それら膨大な種類の数の『溶液Ａ』を用いる試験方法群の中か ら，所望の結晶化疎害機能を発揮する結晶化阻害剤(b)を得るための適切な態様の方法，ならび に，同方法を実施するに際して適切な試験条件を見出すためには，当業者にとり許容される程 度を超える試行錯誤等を課するものと判断せざるを得ない。 したがって，訂正発明１についての訂正明細書の発明の詳細な説明は，その発明の属する技 術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に 記載したものとはいえない。 よって，訂正発明１については，特許法36条4項の規定に違反するものであり，被告の主 張する無効理由２には理由がある。 」 イ 訂正発明２ないし３４について（９１頁） 「上記１．(1)および(2)そして２．(1)（判決注：無効理由１についての判断及び無効理由２の うち訂正発明１についての判断）で検討したのと同様の理由で，訂正発明２〜３４についての 訂正明細書の発明の詳細な説明は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する 者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。 よって，訂正発明２〜３４についても，特許法36条4項の規定に違反する」 第３ 原告主張の審決取消事由 １ 取消事由１（特許法29条1項柱書該当性の判断の誤り） (1) 審決は，訂正発明１等の特許請求の範囲では，@ガラススライドの大きさ， A温度・湿度の調節及びこれに伴う空気の流れの制御方法，B相対湿度が規定され ていないところ，これらの条件いかんで試験結果が一定しないなどとして，訂正発 明１等は未完成の発明であると判断した。 (2) しかしながら，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明に具体的な 記載がなくても，訂正発明１等の結晶化阻害試験（構成要件１Ｆ(2)）の性格を考慮 すれば，ガラススライドから溶液が流れ落ちるのを防止するため，当業者において， その経験及び一般的技術常識に基づき，十分な大きさを有するガラススライドを選 択することができるのは明らかである。 すなわち，訂正発明１等の結晶化阻害試験にガラススライドを用いるのは，ガラ スが溶液と化学反応しなかったり（非反応性） 溶液を吸収しなかったり ， （非吸収性） する特性等を有することにかんがみて，平たいガラス（スライド）の面上で試験を 行うことが適切であるからであり，当業者においてもかかる趣旨を容易に理解する ことができる。確かに，構成要件１Ｆ(2)ではガラススライドの大きさは特定されて いないが，試験溶液がその上から流れ落ちることがない十分な大きさを有していな ければならないことは当業者にとって当然である（一般的技術常識）液体の試料 。 （溶 液）を平面のガラス板に滴下したときに，試料が真円状（平面に沿った各方向に関 し等方向）に広がることが多いことは当業者の常識であり，縦２．５cm，横７．５ cm 程度のいわゆる顕微鏡観察用のスライドガラスでは大きさが十分でないことが 直感的にも明らかである。当業者は，試験に供する溶液の性質に応じてさまざまな 大きさのガラススライドを選択，使用することができ，仮にいったん選択したガラ ススライドが小さすぎて不適切であった場合には，より適切なさらに大きいガラス スライドを選択して容易に試験を繰り返すことができることが明らかである。当業 者が訂正発明１等の結晶化阻害試験にあたり，いわゆる顕微鏡観察用のスライドガ ラスに固執することはあり得ない。したがって，特許請求の範囲及び明細書の発明 の詳細な説明に具体的な記載がなくても，当業者に対し必要以上の試行錯誤を強い るものではない。 よって，ガラススライドの大きさが特定されていないから結晶化阻害剤(b)を特定 できないなどとする審決の判断は誤りである。 (3) 本件の特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明には，温度，湿度の 調節方法や実験系内の空気の流れの調節方法が明示されていないが，当業者は市販 の実験室用恒温槽を入手して，容易に訂正発明１等の結晶化阻害試験を行うことが でき，これらの試験条件は当業者が容易に設定可能なものにすぎない。訂正発明１ 等の結晶化阻害試験については，相対湿度について規定がないから，後記のとおり， 相対湿度を格別に調整することなしに行うべきものであるところ，当業者であれば， 市販されている多数の低温恒温器（加温機能，冷却機能を有する恒温槽）ないしイ ンキュベータ（孵化器，培養器）の中から，調湿機能のない恒温槽（温度調節チャ ンバー）を用いたり，調湿機能を停止することができる恒温槽を用いたりすること により，２０℃，研究室の環境下の湿度（成り行き，at ambient relative humidity） で，容易に試験を行うことができる。日本全薬工業(株)が行ったインキュベータの 調湿機能を停止して行った試験でも，２０％以上の相対湿度が保たれており，当業 者が容易に温度，湿度の調節方法や実験系内の空気の流れの調節方法を設定し得る ことが明らかである。 湿度を一定に保つための飽和塩溶液の入ったデシケータ（密閉容器）内に試料を 置き，このデシケータをさらに温度調節チャンバー内に置いて行う試験（甲１３の ２，５）も，温度調節チャンバー内に試料を置き，試料の上からビーカーを逆さに して被せて行う試験（甲１３の７）も，恒温・恒湿槽内に試料を置き，低発塵性不 織布タイベックを４つの側面に張った囲いで試料の周囲を囲んでする試験（甲５， ６）も，いずれも一定の温度，湿度を維持しつつ，実験系内の風の影響を除去しな がら行う試験であって，訂正発明１等の結晶化阻害試験に当たり得る。これらの試 験の間には，格別優劣はないが，少なくともタイベックの囲みを用いた上記試験方 法が当業者に一般的でないことが明らかである一方，デシケータを用いた上記試験 方法は温度，湿度の調整方法として当業者に広く採用されており，またビーカーを 用いた上記試験方法はかような目的に適う極めて簡便なものである。 しかるに，デシケータを用いた試験でも，ビーカーを用いた試験でも，訂正発明 １等の結晶化阻害試験を行うことができ，構成要件１Ｆ(2)に規定された試験結果が 得られた一方，被告による試験（甲５，６）は構成要件１Ｆ(2)の要件を満たさない 不適切なもので，その試験結果を考慮すべきでないから，温度，湿度の調節方法や 空気の流れの制御方法のいかんによって試験結果が一定せず，訂正発明１等は未完 成の発明であるとする審決の判断は誤りである。 (4) 訂正発明１等の特許請求の範囲においても，訂正明細書の発明の詳細な説 明においても，結晶化阻害試験（構成要件１Ｆ(2)）につき相対湿度が特定されてい ないのは，製剤開発を行う典型的な研究室の環境下の湿度において，格別相対湿度 を制御することなく試験を行う必要があるからであって（なお，デシケータ等を使 用したとしても厳密な相対湿度の管理までは要求されない。，当業者は訂正明細書 ） 等の中に記載がなくてもかかる趣旨を容易に理解することができる。 しかし他方で，訂正発明１等の結晶化阻害試験（構成要件１Ｆ(2)）は，犬や猫が 活動する屋外のように，温度も湿度も管理されていない環境で訂正発明１等が実施 されることを想定してその試験条件が定められているものではないし，構成要件１ Ｆ(2)において２０℃，２４時間という温度条件が規定されていることからすれば， 訂正発明１等の結晶化阻害試験があらゆる相対湿度においてもなされること，すな わち試験条件にすべての相対湿度の範囲が含まれることを意味しない。したがって， 訂正発明１等の結晶化阻害試験において，起こり得るあらゆる相対湿度の範囲を想 定し，この範囲内にある一定の相対湿度，とりわけ極端な環境における相対湿度に 相当する相対湿度で上記結晶化阻害試験を行うことは誤りである。 被告が行った試験（甲５，６）は，いずれも８０％超の相対湿度で結晶化阻害試 験を行うものであるが，かかる相対湿度はＨＶＡＣシステムで管理された通常の研 究室環境では存在し得るものではなく（通常のオフィス環境ですら相対湿度を４０ ないし７０％の範囲内に維持することが定められているし，電気製品の多くは相対 湿度が２０ないし８０％の範囲内で使用することが予定されている。，試験条件が ） 不適切である。しかも，被告が行った試験では，ガラススライドから溶液が大きく 流れ，不自然に広がっており，あえて結晶が析出しやすい不適切な条件で試験を行 ったことが推察される。 他方で，原告が第三者に依頼して行った試験では，６０又は７０％程度の相対湿 度で試験が行われ，訂正発明１等にいう結晶化阻害剤(b)が得られることを確認した。 そうすると，被告による試験は不適切でその試験結果を考慮すべきでないから， 相対湿度のいかんによって試験結果が一定せず，訂正発明１等は未完成の発明であ るとする審決の判断は誤りである。 (5) 以上のとおり，訂正発明１ないし３４が未完成の発明であり特許法29条 １項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に当たらないとする審決の判 断は誤りである。 ２ 取消事由２（実施可能要件違反の判断の誤り） 前記１のとおり，当業者は，訂正発明１等の特許請求の範囲や訂正明細書の記載 及び技術常識に基づいて，訂正発明１等の結晶化阻害試験に適した大きさのガラス スライドを容易に選択することができ，また恒温恒湿槽を用いること等により実験 系内の空気の流れを容易に制御することができ，さらに相対湿度を制御せずに近代 的設備を備えた研究室の環境下で実施することで，上記結晶化阻害試験を行うこと ができるから，当業者の許容限度を超えた試行錯誤を強いるものではない。したが って，訂正発明１ないし３４には実施可能要件違反（改正前の特許法36条4項） はなく，これに反する審決の判断は誤りである。 なお，上記結晶化阻害試験における結晶の個数の算定は肉眼で観察してされれば 足り，原告が依頼した試験を実施した第三者においても，算定に支障があったこと を報告していない。訂正明細書の実施例に係る記載に，観察された結晶の個数が明 記されていないとしても，犬に投与された実施例の記載（段落【００２４】〜【０ ０２７】）があることから，観察方法の意義も，実施例では肉眼で観察された結晶の 数が１０個以下であったことも明らかである。 そして，審決はいかなる測定条件，測定機器では当業者が訂正発明１ないし３４ を実施できないのか明らかにしておらず，理由不備，審理不尽でもある。 第４ 取消事由に対する被告の反論 １ 取消事由１に対し (1) 訂正発明１にいう有機溶媒(c)は，揮発性は低いが吸湿性が高いものが含ま れており，フィプロニルの水に対する溶解性の低さのために，試験環境の湿度の影 響を受けやすく，試験環境の相対湿度のいかんによっては，結晶が析出したりしな かったりする。したがって，訂正発明１等における結晶化阻害試験の要件である構 成要件１Ｆ(2)にいう２０℃，２４時間放置という試験条件だけでは，一定の試験結 果を得られない。また，ガラススライドの大きさを特定していないことにも問題が ある。 このとおり，上記結晶化阻害試験の要件は漠然としたもので，訂正明細書の記載 や無効審判の審理過程に照らしても不十分である。特定の条件下でなければ訂正発 明１等の作用効果は得られないにもかかわらず，原告は，温度と試験時間以外につ いては上記特定の条件を明らかにせず，すべての試験条件で作用効果が得られるか のような漠然と要件を記載したもので，不誠実である。 (2) 原告は，縦３．５インチ，横３．５インチのガラス板を用いて試験したり， 時計皿を用いて試験したりしており，試行錯誤の結果，縦１０cm，横１０cm のガ ラス板を用いるに至ったものと推察される。かかる試行錯誤を要するということか らしても，当業者がガラススライドの大きさを選択することが容易でないといい得 るものである。 (3) 訂正発明１等の結晶化阻害試験については，恒温槽，高温恒湿槽あるいは インキュベータを使用することは訂正明細書に一切記載されていないから，２０± １℃を２４時間維持できる環境であれば，これらの恒温機器を使用しなくてもよい ことになる。試料を逆さにしたビーカーで覆うことも訂正明細書に記載されていな いから，かようにビーカーで遮蔽する必要もない（なお，インキュベータは試料を 乾燥させない目的で使用される恒温器であるし，その内部はほとんど無風状態であ るから（自然対流式） インキュベータを用いる場合にはなおさらビーカーで試料を ， 遮蔽する必要がない。。そうすると，試料を逆さにしたビーカーで遮蔽することが ） 必要であるとする原告の主張は，結晶化阻害試験に係る特許請求の範囲，発明の詳 細な説明の記載に不備があることを自認しているのに等しい。 自然対流式・電子冷熱式恒温槽では，実験室の相対湿度が恒温槽内の相対湿度に 影響し，結晶化阻害試験の試験結果に影響を及ぼしたから（乙１１），試験に用いる 機器の選択，風（空気の流れ）の制御いかんによって試験結果は一定しない。原告 が特定の条件下でのみ作用効果を奏するにすぎない発明を，当該条件を明らかにせ ずに出願したことは明らかである。 (4) 訂正発明１等の結晶化阻害試験において，常温，常湿以外の試験条件で行 われることが必要なのであれば，当該試験条件を訂正明細書に記載すべきであると ころ，訂正明細書には結晶化阻害試験における相対湿度についての特定がない。 本件特許はわが国で出願されたものであるから，湿度の高いわが国の環境におい ても実現される試験条件でなければならないところ，被告が設定した相対湿度８ ５％の試験条件は，結晶化阻害試験の試験条件として問題がない。すなわち，わが 国における通常の研究室の常温の試験条件は，温度２０±１５℃，相対湿度６５± ２０％であり，試験の内容によって許容差を変更することができるところ（日本工 業規格ＪＩＳ Ｚ ８７０３ 試験場所の標準状態，乙４），被告が行った試験は， 常温，常湿の試験条件の範囲内で行った問題のないものである。なお，原告のいう 当業者において理解できる相対湿度の値は変遷しており，一貫性がない。 しかるに，低湿度では結晶が析出しないが高湿度では結晶が析出し，したがって 相対湿度のいかんによって試験結果が一定しないから（甲４，乙１１），原告が特定 の相対湿度の試験条件下でしか作用効果を奏しない発明を，当該条件を明らかにせ ずに出願したことは明らかである。 (5) 以上のとおり，訂正発明１等の結晶化阻害試験では，試験条件次第で結晶 が析出する場合と析出しない場合とがあり，特定の条件でなければ結晶が析出しな いこと及び当該条件は特許請求の範囲及び訂正明細書の発明の詳細な説明に開示さ れていない（しかも，明らかに結晶が一切析出しない，開示されていない条件が存 在する。。したがって，訂正発明１ないし３４では，組成物は開示されているもの ） の，この組成物を生成する方法が具体的，客観的に開示されていないことは明白で あって，課題解決手段が具体的，客観的に開示されていないから，訂正発明１ない し３４が未完成発明であることは明白であり，この旨の審決の判断に誤りはない。 ２ 取消事由２に対し 前記１と同様に，訂正明細書の発明の詳細な説明には，ガラススライドの大きさ や，相対湿度等について記載がなく，当業者が訂正発明１ないし３４を実施できる 程度の十分な記載がないから，実施可能要件に違反するとした審決の判断に誤りは ない。 第５ 当裁判所の判断 １ 取消事由１について (1) 審決が特許法29条1項柱書にいう「産業上利用することができる発明」 に当たらない根拠とする事柄のうちガラススライドの大きさに関しては，本件訂正 後の請求項１，８の特許請求の範囲に「溶液Ａの０． ml をガラススライドに付け， ３ ２０℃で２４時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な 結晶の数が１０個以下あり，との各記載や請求項２１の特許請求の範囲に上記結晶 」 の数がゼロであるとの記載があるほか，訂正明細書（甲１６）の段落【０００９】 に「溶液Ａの０．３ml をガラススライドに付け，２０℃で２４時間放置した後にガ ラススライド上を肉眼で観察した時に，観察可能な結晶の数が１０個以下，好まし くはゼロである。」との記載があるのみで，その大きさを明示する記載は存しない。 しかしながら，構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験は，フィプロニル等の殺虫活性 物質(a)と結晶化阻害剤(b)，有機溶媒(c)，有機共溶媒 (d)から成る組成物を用いた治 療・予防薬が， 「動物の体の一部に投与するだけで体全体に拡散し，乾燥し，しかも 結晶化現象が起きない」ことや，「乾燥後に毛皮の外観に影響を与え」ず，「特に結 晶が残らず，毛皮がべとつかないよう」にすること（訂正明細書の段落【０００４】） ができるように，上記(a)ないし(c)の各所定量の混合物である溶液Ａを面上に少量滴 下して所定時間放置（静置）しても，肉眼でも観察できるような大きな結晶が生じ ないか，又は１０個以下の結晶が生じるにすぎないか否かを確認する趣旨のもので ある。そうすると，上記結晶化阻害試験の目的ないし技術的性格にかんがみれば， 訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許発明の範囲中に「ガラススライド」の大 きさを明示した記載がなくても，当業者が適宜「ガラススライド」の大きさを選択 して試験を実施し得ることは明らかである。 この点，審決は「ガラススライド」といえばまずは顕微鏡観察用の標準サイズの スライドガラスを想起するとし（６６頁），被告は，上記結晶化阻害試験では「ガラ ススライド」の大きさが特定されていないから，適切な大きさの「ガラススライド」 を選択するために試行錯誤を要し，当業者が「ガラススライド」の大きさを選択す るのが容易でないなどと主張するが，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請 求の範囲には，顕微鏡で溶液（試料）を観察することは記載されていないから，上 記結晶化阻害試験における「ガラススライド」をいわゆる顕微鏡観察用のスライド ガラスと同一視する必要はないし，この種の試験を実施する当業者であれば，溶液 の粘度や分量に応じて，適切な大きさを有する「ガラススライド」を適宜選択し得 るとして差し支えない。仮に試験を実施する者が見込みを誤り，溶液が「ガラスス ライド」からはみ出す可能性があるとしても，上記結晶化阻害試験がさほど高度の 手法を要求するものではないことに照らせば，上記のような見通しの悪い試験者が 試験を繰り返す可能性や，試験の失敗に備えて予備試験をすることがあり得ること は，前記結論を左右するものではない。 (2) また，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲でも，構成要 件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験の試験系内の相対湿度（ＲＨ）の範囲や，空気の流れ（風） の有無，強弱についての規定がないが，当業者であれば，上記結晶化阻害試験に関 する記載から，近代的設備を備える実験室（研究室）で，標準的な試験環境の範疇 を超えない限りで，格別相対湿度を指定しなくてもよいと認識できることが明らか である。 そして，一定の温度環境下で試験を実施するのであれば，当業者は通常恒温装置 （恒温槽）を使用するところ，被告自身が提出する試験報告書（甲４〜６）によっ ても，この種の試験を実施する平均的な技量を有する当業者であれば，必要以上の 換気による影響を避ける必要があること，又は試料に直接装置による循環風が当た らないようにする必要があることを容易に理解し得ることが明らかである。そうす ると，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載がなくても，逆 さにしたビーカーで試料を覆って無風状態にしたり，恒温装置内に密閉容器である デシケータを入れ，デシケータ内部に湿度を一定に保つ薬剤とともに試料を放置し たりする程度の事柄は，当業者が技術常識に基づいて採用するものにすぎず，かよ うな具体的な試験手法まで記載されていなくても，当業者が前記結晶化阻害試験を 実施できないものではない。 ここで，Ａ博士が，空気の流れの影響を避け，一定の湿度に保つための密閉容器 であるデシケータ（ただし，容器外との間で空気の流通がある。）を用いて行った試 験においては，相対湿度５９．１４±０．４４％の条件で，肉眼で観察される結晶 の数が最大５個であり，相対湿度６９．９±０．２６％の条件で，肉眼で観察され る結晶の数が最大４個であり，相対湿度７５．４７±０．１４％の条件で，肉眼で 観察される結晶の数が最大５個であった（３．５インチ×３．２５インチのガラス 平板を使用。甲１３の５）。また，同博士が，相対湿度を格別に管理せず（環境の実 測で相対湿度２５〜５８％）逆さにしたビーカーでガラス平板を覆って行った試験 ， においても，結晶化阻害剤にジプロピレングリコールモノメチルエーテルを用いた 場合に，６例中１例で肉眼で観察される１３個の結晶の析出がみられたが，残り５ 例では肉眼で観察される結晶の析出がみられないか（２例） ２ないし５個の結晶の ， 析出がみられた（３例）だけで，結晶化阻害剤にジエチレングリコールモノエチル エーテル，エチレングリコールモノメチルエーテル，エチレングリコールモノエチ ルエーテルを用いた場合には，肉眼で観察される結晶の個数は最大３個であった（４ インチ×３．２５インチのガラス平板を使用。甲１３の７）。そして，日本全薬工業 (株)が，相対湿度を格別に管理せず（後記の不織布タイベックを用いた遮蔽箱を使 用した場合で実測で約２０〜４０％，ビーカーを使用した場合で実測で約３０〜５ ０％） 不織布タイベックを四角い囲いの上方に張った遮蔽箱を使用するか， ， 又は逆 さにしたビーカーでガラス平板を覆って行った試験においても，肉眼で観察される 結晶の個数は最大１０個であった（甲１５）。 なお，Ａ博士が，デシケータを用い，時計皿（直径４インチ凹型）に溶液を滴下 して行った試験においては，相対湿度６９．９±０．２６％の条件で，肉眼で観察 される結晶の数が最大５個であり，相対湿度７５．４７±０．１４％の条件で，肉 眼で観察される結晶の数が最大４個であり，相対湿度５９．１４±０．４４％の条 件で，結晶化阻害剤にコリドンＶＡ６４を用いた場合に６例中１例で肉眼で１０個 超の結晶の析出がみられたが，残りの５例では肉眼で結晶の析出は観察されず，結 晶化阻害剤にコリドン１７ＰＦ又はポリソルベート８０を用いた場合には肉眼で観 察される結晶の数が最大２個であった。また，同博士が，時計皿に溶液を滴下し， 時計皿を逆さにしたビーカーで覆って行った試験においても，相対湿度７０±０． ２６％の条件で，肉眼で観察される結晶の個数が最大３個であった（甲１３の２， ３）。 これらのとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲の記載及 び当業者の技術常識に基づいて，当業者は構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験を現に 実施することができ，その試験結果も肉眼で観察できる結晶の数がいずれも１０個 以下（仮に時計皿に溶液を滴下する試験でもよいとしても，結晶が１０個超となっ たのは，結晶化阻害剤にコリドンＶＡ６４を用いた場合のわずか１例にすぎない。） であるというものであるから，試験結果が一定せず，上記結晶化阻害試験が好適な 結晶化阻害剤を選択する手段として機能しないなどとはいえない。 他方，被告の東京研究所で行われた試験は，タイベックを側面に張った遮蔽箱を 用いて空気の流れによる影響を除去しているが，概ねすべての試験を通じて相対湿 度が８０数％と高いところ（模擬的環境湿度変化を加えた実験でも平均７７％強。 甲５，６），試験環境等の一般的な国際標準（基準）であるＩＳＯ ５５４−１９７ ６では，温度を２０℃に設定する場合に相対湿度を６５±５％（許容誤差を広くと る場合。狭くとる場合には許容誤差を±２％とする。 にするものとされているから ） （甲３１） 被告の上記試験は相対湿度の設定が高すぎて適切とはいい難い。 ， わが国 の同様の標準である日本工業規格ＪＩＳ Ｚ ８７０３（乙４）でも，標準状態の 温度を試験の目的に応じて２０，２３，２５℃のいずれかとし，標準状態の相対湿 度を５０又は６５％のいずれかとするものとされているから，この標準に照らして も，被告の上記試験は相対湿度の設定が高すぎて適切とはいい難い。なお，被告が 本件訴訟で追加提出する乙第１２号証に記載された試験も，上記と同様に相対湿度 の設定が高すぎるか，恒温装置を使用していない（実証試験７，研究室内の空調装 置のみを用いており，空気の流れ（風）の影響を排除しているとはいえない。 から， ） 構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験として考慮することはできない。 この点，被告は，わが国における通常の研究室の常温の試験条件２０±１５℃， 相対湿度６５±２０％に照らし，被告の試験は常温，常湿の試験条件の範囲内で行 った問題のないものである旨を主張する。前記乙第４号証には，５ないし３５℃を 常温といい，相対湿度４５ないし８５％を常湿というとの記載があり，被告はこの 記載を援用するが，標準状態の温度（２０，２３，２５℃のいずれか），標準状態の 湿度（相対湿度５０，６５％のいずれか）の各値や，許容差の等級である温度１５ 級（±１５℃）が標準状態の温度を２０℃とするときだけに用いられ（他の温度を 標準状態の温度として選択する場合には許容差がより小さくなる。， ）湿度２０級（± ２０％）が標準状態の湿度を６５％とするときだけに用いられること（標準状態の 湿度として相対湿度５０％を選択する場合には許容差がより小さくなる。からすれ ） ば，上記の常温，常湿の数値範囲は，例えば試験の対象となる機器，物品が使用さ れる種々の環境を考慮して，相当幅広く設定されていることが明らかである。しか も，訂正明細書の発明の詳細な説明にも，特許請求の範囲にも，結晶化阻害試験を 常温，常湿で行う旨の記載はないし，訂正発明１等において，組成物が使用される 種々の環境（特に亜熱帯のような高湿度の環境）を考慮しても，なお結晶化阻害剤 を含む溶液の選択指標（２０℃，２４時間放置しても，肉眼で観察できる結晶の個 数が１０個以下）をクリアできるような選択指標を設定したことまで窺わせるに足 りる証拠はない。そうすると，被告の上記主張を採用することはできない。なお， Ａ博士が実施した上記試験のうちには，相対湿度が７５％程度の試験条件でされた ものが含まれており，これは前記ＩＳＯ ５５４−１９７６やＪＩＳ Ｚ ８７０ ３の各標準とは必ずしも適合しないが，同博士が実施した試験においては，相対湿 度７５％程度の試験条件以外でした試験で，構成要件１Ｆ(2)に適う結果が出ている ものである。 (3) 結局，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載がなく ても，当業者は構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験の目的，技術的性格に従って，@ ガラススライドの大きさ，A温度・湿度の調節及びこれに伴う空気の流れの制御方 法，B相対湿度を適宜選択することができ，試験条件いかんで試験結果が一定しな いわけではないから，訂正発明１ないし３４が未完成の発明であるとはいえない。 したがって，甲第５，第６号証の試験結果を根拠に，構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻 害試験の試験結果が一定しないなどとして，訂正発明１ないし３４が未完成の発明 であり，特許法29条1項柱書の「産業上利用することができる発明」に当たらな いとした審決の認定・判断には誤りがあり，原告主張の取消事由１は理由がある。 ２ 取消事由２（実施可能要件違反の判断の誤り）について 前記１で認定したとおり，当業者は，訂正明細書の発明の詳細な説明の記載や特 許請求の範囲の記載及び技術常識に基づいて，構成要件１Ｆ(2)の結晶化阻害試験を 実施し，殺虫活性物質(a)，結晶化阻害剤(b)，有機溶媒(c)から成る溶液Ａのうちから 上記構成要件を充足するものを選別することができるから，訂正発明１ないし３４ に係る訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が発明を実施可能な程度に 明確かつ十分なものである。 したがって，これに反する審決の認定・判断には誤りがあり，原告主張の取消事 由２は理由がある。 第６ 結論 以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由があるから，主文のとお り判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 真 辺 朋 子 裁判官 田 邉 実 |